Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

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Cours de droit des marques, janvier 2015 - CELSA Paris Sorbonne.

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Celsa Paris-Sorbonne - Droit des marques - Janvier 2015

  1. 1. 1   Me Céline Bondard, 01-15 1 Maître  Céline  Bondard   cb@bondard.fr       Cabinet  Bondard   www.bondard.fr     Propriété Intellectuelle Droit des Marques 16 Janvier 2015: CELSA Paris - Sorbonne
  2. 2. 2   Me Céline Bondard, 01-15 2 Droit des Marques - Tables des matières     I.  Défini9on    A.  Qu’est-­‐ce  qu’une  marque?    B.  Un  dépôt  de  marque  protège  quoi  et  où?     II.  Critères  de  dépôt        A.  Que  la  marque  soit  dis@nc@ve      B.  Que  la  marque  soit  disponible     III.  L’enregistrement        A.  Le  principe  de  spécialité        B.  L’enregistrement  à  l’INPI     IV.  Et  après?   A.  Le  dépôt  à  l’interna@onal   B.  La  surveillance  de  sa  marque   C.  La  contrefaçon     V.  Conclusion   A.  Conséquences  d’un  dépôt  mal  effectué   B.  Recommanda@ons    
  3. 3. 3   Me Céline Bondard, 01-15 3 La Marque I. Définition A. Qu’est-ce qu’une marque? PROTECTION au titre de la marque? A quoi sert une marque? La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur l’origine du produit ou du service. Déposer une marque, qu’est-ce que cela apporte? La marque donne au titulaire un monopole d’exploitation pour 10 ans, renouvelables indéfiniment. La protection n’est- elle pas automatique comme le droit d’auteur? Il faut enregistrer sa marque (ou un brevet) pour être protégé, contrairement au droit d’auteur en France. è Le propriétaire est celui qui a enregistré, et pas nécessairement l’auteur.
  4. 4. 4   Me Céline Bondard, 01-15 4 La Marque I. Définition A. Qu’est-ce qu’une marque? Qu’est ce qui peut CONSTITUER UNE MARQUE ? Tout ce qui peut faire « signe » (Art. 711-1 al.1er du CPI et art. 15 de l’ADPIC): •  Mot, nom, slogan (marque verbale), ex: « Yoplait » ou « Parce que vous le valez bien » •  Dessins (marque figurative, ou semi figurative si combine élément verbal et visuel ) •  Chiffres, par ex: 307 Peugeot •  Musiques et sons divers (jingle de Dim) •  Lettres  •  Forme du produit ou de son conditionnement
  5. 5. 5   Me Céline Bondard, 01-15 5 La Marque I. Définition B. Un dépôt de marque protège quoi, et où? TERRITOIRE de la protection? •  Il existe des marques nationales (INPI) •  Des marques communautaires (OHMI) => Vous pouvez déposer à l’OHMI ou transiter par l’INPI •  Et des marques internationales (OMPI) => Vous ne pouvez pas déposer à l’OMPI, il faut obligatoirement transiter par l’INPI SUPPORTS d’une marque? Site web / Nom de domaine / Enseigne / Campagne de pub (télé, presse) / Produits / Etc… => Changer de marque en milieu de parcours est difficile!
  6. 6. 6   Me Céline Bondard, 01-15 6 Droit des Marques - Tables des matières     I.  Défini9on    A.  Qu’est-­‐ce  qu’une  marque?    B.  Un  dépôt  de  marque  protège  quoi  et  où?     II.  Critères  de  dépôt        A.  Que  la  marque  soit  dis@nc@ve      B.  Que  la  marque  soit  disponible     III.  L’enregistrement        A.  Le  principe  de  spécialité        B.  L’enregistrement  à  l’INPI     IV.  Et  après?   A.  Le  dépôt  à  l’interna@onal   B.  La  surveillance  de  sa  marque   C.  La  contrefaçon     V.  Conclusion   A.  Conséquences  d’un  dépôt  mal  effectué   B.  Recommanda@ons    
  7. 7. 7   Me Céline Bondard, 01-15 7 La Marque II. Critères du dépôt de votre marque Avant de déposer votre marque, il faudra s’assurer de la: 1.  DISTINCTIVITE… … entre les produits d’une entreprise et ceux d’une autre. 2.  DISPONIBILITE… … de la marque: les recherches d’antériorité.
  8. 8. 8   Me Céline Bondard, 01-15 8 La Marque II. Critères du dépôt de votre marque A.  La distinctivité DEFINITION •  Sert à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise; •  Une marque doit présenter un caractère « arbitraire », c’est-à-dire sans relation évidente avec les produits / services, ou « fantaisiste », c’est-à-dire un mot inventé; •  Permet de laisser disponible les signes descriptifs, génériques, ou imposés par la nature du produit.  
  9. 9. 9   Me Céline Bondard, 01-15 9 La Marque II. Critères du dépôt de votre marque A. La distinctivité   SIGNES NON DISTINCTIFS (= non protégeables) •  Les signes « descriptifs: » qui servent pour désigner l’espèce, la qualité, quantité, destination, valeur, provenance d’un produit, par exemple: « éclair » pour désigner la pâtisserie « éclair »; •  Les signes imposés par la nature même du produit, ou sa fonction, par exemple: «  pur coton  » pour désigner un pull en coton, ou la marque d’SFR « Texto, dites-le en toutes lettres, dites-le texto  »; •  Les signes « génériques »: ceux qui sont devenus usuels dans le langage courant.
  10. 10. 10   Me Céline Bondard, 01-15 10 La Marque TGI, 11 mars 2011, Europcar  AUTOLIBERTE vs. AUTOLIB Déposé par Europcar en 2000 Déposé par la ville de Paris en 2008 ROUND 1: TGI, 11 mars 2011 Est-ce que AUTOLIB est une marque DISTINCTIVE? ROUND 2: Cour d’appel, le 30 juin 2012   •  Sur la distinctivité: Le TGI détermine que la marque AUTOLIBERTE est faiblement distinctive, mais distinctive tout de même, car les termes «  auto  » et «  liberté  »permettent d’identifier immédiatement un service de location de voiture. La combinaison des deux mots rend la marque « arbitraire » et donc protégeable. •  Sur la contrefaçon: pas de contrefaçon car il y a des différences significatives (i) visuelles, (ii) phonétiques et (iii) intellectuelles (AUTOLIB ferait penser à VELIB et pas à AUTOLIBERTE). •  Sur la distinctivité: La Cour d’appel donne raison au TGI; •  Sur la contrefaçon: la Cour d’appel contredit le TGI et détermine que la ville de Paris s’est rendu coupable de contrefaçon! La Ville de Paris doit cesser d’utiliser la marque sous un mois à compter de la décision.
  11. 11. 11   Me Céline Bondard, 01-15 11 La Marque II. Critères du dépôt de votre marque B. La disponibilité DEFINITION (art. L 711-4 du CPI)   Un signe est disponible quand il ne porte pas atteinte à des droits antérieurs, et notamment: •  a une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue; •  une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; •  a un nom commercial / enseigne connue, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; •  aux droits d'auteur ou aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé. © Scott Adams
  12. 12. 12   Me Céline Bondard, 01-15 12 La Marque II. Critères du dépôt de votre marque B. La disponibilité Comment VERIFIER LA DISPONIBILITE d’une marque?   Faire une recherche d’antériorité: •  Recherche par noms phonétiquement identiques ou similaires dans les mêmes produits /services; •  Marques visuellement proches; •  Recherche par dénomination sociale (identique ou proche) ; •  Recherche sur Internet (on peut trouver de tout, chansons avec le même titre, blog, société qui n’a pas enregistré son nom comme marque, etc).
  13. 13. 13   Me Céline Bondard, 01-15 13 Droit des Marques - Tables des matières     I.  Défini9on    A.  Qu’est-­‐ce  qu’une  marque?    B.  Un  dépôt  de  marque  protège  quoi  et  où?     II.  Critères  de  dépôt        A.  Que  la  marque  soit  dis@nc@ve      B.  Que  la  marque  soit  disponible     III.  L’enregistrement        A.  Le  principe  de  spécialité        B.  L’enregistrement  à  l’INPI     IV.  Et  après?   A.  Le  dépôt  à  l’interna@onal   B.  La  surveillance  de  sa  marque   C.  La  contrefaçon     V.  Conclusion   A.  Conséquences  d’un  dépôt  mal  effectué   B.  Recommanda@ons    
  14. 14. 14   Me Céline Bondard, 01-15 14 La Marque III. L’enregistrement de votre marque Avant d’enregistrer votre marque, il faudra: A. DESIGNER les produits et/ ou services concernés: principe de spécialité de la marque. B. ENREGISTER VOTRE MARQUE AUPRES DE L’INPI, l’établissement public qui délivre les brevets, marques, dessins et modèles.
  15. 15. 15   Me Céline Bondard, 01-15 15 La Marque III. L’enregistrement de votre marque A. Le principe de spécialité Le signe choisi n’est approprié que pour les produits ou services désignés à l’acte de dépôt. C’est pourquoi: peut co-exister avec: Attention! La protection est élargie pour les marques renommées, qui bénéficient d’une protection concernant des produits ou services même non similaires à ceux enregistrés en tant que marque (article L 713-5) .
  16. 16. 16   Me Céline Bondard, 01-15 16 La Marque III. L’enregistrement de votre marque A. Le principe de spécialité Une fois que vous avez identifié les produits et/ou services pertinents, vous devez les ordonner et les déposer en fonction de la classification internationale dite « classification de Nice ». Voici quelques exemples de « classes »: Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, etc…. Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement ou d'éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage d'animaux. Production de films sur bandes vidéos. Location de films cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes, etc… Attention : après le dépôt, vous ne pourrez pas en rajouter de nouveaux produits ou services. En cas d’oubli, vous devrez alors procéder à un nouveau dépôt pour ces produits et/ou services manquants.
  17. 17. 17   Me Céline Bondard, 01-15 17 La Marque III. L’enregistrement de votre marque A.  Le principe de spécialité Attention: La notoriété de la marque peut faire obstacle à ce principe de spécialité. Il est possible qu’une marque existe et soit protégée malgré son absence de dépôt s’il y a une grande notoriété de la marque. -> impossible de déposer une marque qui fera penser à un produit ayant une forte notoriété (« Coca Cola », « Facebook », etc).
  18. 18. 18   Me Céline Bondard, 01-15 18 La Marque III. L’enregistrement de votre marque Cas pratique Luc souhaite créer une entreprise dont l’activité sera de créer une boutique qui vendra des produits tels que vêtements, accessoires, articles en cuir, etc. Luc voulait déposer « Cloud Nine » dans les classes 18 (articles en cuir, sacs et valises), et 25 (vêtements). Mais : le nom de domaine cloudnine.fr existe déjà et héberge une société de création de sites Internet depuis 2010, même si le nom de domaine n’a pas fait l’objet d’un enregistrement de marque. Il existe aussi une société « Cloud 10 » depuis 2008 en classe 25 pour les vêtements, mais leurs vêtements sont très différents, le design est différent et la clientèle plus haut de gamme.   Est-ce que Luc peut déposer « Cloud Nine » dans les classes 18 et 25 ?  
  19. 19. 19   Me Céline Bondard, 01-15 19 La Marque III. L’enregistrement de votre marque Cas pratique   Est-ce que « Cloud Nine » semble distinctif ? Pourquoi ?   Est-ce que « Cloud Nine » peut être disponible s’il existe un site Internet du même nom ?   « Cloud Nine » est-il disponible alors que Cloud 10 est déposé dans une classe identique ?   Oui. Nom arbitraire, pas en lien direct avec des vêtements.   Il peut y avoir contrefaçon d’un nom de domaine sans qu’il y ait enregistrement de ce nom de domaine en tant que marque. Vérifier s’il y a une confusion possible : Similarité des signes  + Similarité des services  Si le nom de domaine est inconnu de tout le monde et les services de la société peu connue, cela rend toute confusion peu probable. D’où l’intérêt à déposer son nom de domaine en tant que marque. Vérifier s’il y a une confusion possible : Similarité des signes  + Similarité des produits ou services
  20. 20. 20   Me Céline Bondard, 01-15 20 La Marque III. L’enregistrement de votre marque B. Enregistrement auprès de l’INPI COUTS •  200 euros pour désigner de un à trois produits ou services; •  40 euros pour chaque classe / produit supplémentaire; •  Souvent plusieurs milliers d’euros pour des recherches d’antériorité approfondies. DELAIS •  L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de 10 ans, renouvelables indéfiniment (art. L 712-1 al.2 CPI); •  6 semaines après le dépôt, l’INPI publie le dépôt de votre marque au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI); •  Puis l’INPI examine votre demande et émet d’éventuelles objections, auxquelles il faudra répondre; •  Au moins 5 mois après votre dépôt, l’INPI publie l’enregistrement de votre marque au BOPI, puis vous envoie le certificat d’enregistrement. •  Extensions à l’international : 6 mois pour bénéficier d’extensions en bénéficiant de la date du dépôt français
  21. 21. 21   Me Céline Bondard, 01-15 21 Droit des Marques - Tables des matières     I.  Défini9on    A.  Qu’est-­‐ce  qu’une  marque?    B.  Un  dépôt  de  marque  protège  quoi  et  où?     II.  Critères  de  dépôt        A.  Que  la  marque  soit  dis@nc@ve      B.  Que  la  marque  soit  disponible     III.  L’enregistrement        A.  Le  principe  de  spécialité        B.  L’enregistrement  à  l’INPI     IV.  Et  après?   A.  Le  dépôt  à  l’interna@onal   B.  La  surveillance  de  sa  marque   C.  La  contrefaçon     V.  Conclusion   A.  Conséquences  d’un  dépôt  mal  effectué   B.  Recommanda@ons    
  22. 22. 22   Me Céline Bondard, 01-15 22 La Marque IV. Et Après? Une fois la marque en France déposée, il faudra envisager: A. Le dépôt à l’international de votre marque B. La surveillance de votre marque C. D’éviter de vous faire copier (contrefaçon)
  23. 23. 23   Me Céline Bondard, 01-15 23 La Marque IV. Et Après? A.  Le dépôt à l’international SYSTÈME D’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL •  Communément appelé «  système de Madrid  »: ce système présente l’avantage de remettre un seul dossier, directement auprès de l’INPI, rédigé en français, et de payer une redevance globale au lieu d’une redevance dans chaque pays. •  Attention : la marque internationale n’est pas un titre unitaire. C’est une procédure unique qui permet de donner naissance à une série de marques nationales qui n’auront pas nécessairement les mêmes effets d’un pays à l’autre. Il est possible que votre protection soit refusée pour certains pays et acceptée dans d’autres. •  Le coût du dépôt varie en fonction du nombre de pays pour lesquels vous souhaitez protéger votre marque. DEPOT EN FRANCE ET LE « DROIT DE PRIORITE » •  Vous avez la possibilité, pendant un délai de 6 mois à compter de la date de votre dépôt français, d’étendre votre protection à l’international, tout en bénéficiant de la date de votre dépôt de marque en France. C’est ce que l’on appelle le droit de priorité.
  24. 24. 24   Me Céline Bondard, 01-15 24 La Marque IV. Et Après? A.  Le dépôt à l’international L’ENREGISTREMENT DANS CHAQUE PAYS •  EXAMEN NATIONAL: Chaque office de chaque pays examinera alors votre dossier selon sa législation. Entre le moment de votre dépôt, et le moment ou chaque office examinera votre dossier, il faut compter environ 6 mois. => Si votre marque est acceptée, votre protection prendra effet dans ces États. •  OPPOSITION / REJET: Votre marque internationale peut aussi faire l’objet d’une opposition / d’un rejet dans les pays où cette procédure existe. Vous êtes ensuite informé du refus par l’OMPI . Il vous appartient alors d’utiliser toutes les voies de recours dont vous disposez dans le pays qui refuserait l’enregistrement de la marque. •  OBJECTIONS POTENTIELLES: Vous pouvez recevoir des objections de certains pays, auxquelles vous pourrez alors répondre. => Si vous les surmontez et que votre marque est enregistrée, cet enregistrement est communiqué à l’office de chaque Etat désigné dans votre dépôt pour examen.
  25. 25. 25   Me Céline Bondard, 01-15 25 La Marque IV. Et Après? B. La surveillance de votre marque PRINCIPE DE LA SURVEILLANCE •  Enregistrer une marque est une première étape dans la stratégie de protection de vos actifs de propriété intellectuelle. •  Après le dépôt, il est important de surveiller les activités de vos concurrents, afin d’anticiper les contrefaçons éventuelles de votre marque. •  Le principe de la surveillance consiste à obtenir et analyser toutes les publications des marques déposés  par des tiers, considérés comme étant proches orthographiquement ou phonétiquement de votre marque. •  Un conseil juridique ou l’INPI peuvent se charger de mettre en place une veille juridique périodique (mensuelle, trimestrielle, semestrielle).
  26. 26. 26   Me Céline Bondard, 01-15 26 La Marque IV. Et Après? B. La surveillance de votre marque OBJECTIFS DE LA SURVEILLANCE •  Détecter, dés sa publication, une marque susceptible de prêter à confusion avec sa marque. •  S'opposer à son enregistrement (qui ne pourra ensuite être obtenu qu'à l'issue d'une procédure judiciaire). •  Ainsi, vous protégerez votre marque efficacement, plutôt que de devoir poursuivre ces marques devant les tribunaux, ce qui peut se révéler long et coûteux. •  Connaître son environnement concurrentiel ce qui permet de déterminer une meilleure stratégie marketing.
  27. 27. 27   Me Céline Bondard, 01-15 27 La Marque IV. Et Après? C. La Contrefaçon Qu’est-ce qui constitue la CONTREFACON DE MARQUE ? (CPI art. L 716-10) Le risque de confusion. Mais le risque de confusion peut venir de plusieurs situations très différentes: •  La reproduction à l’identique; •  L’ imitation d’une marque, même si les produits ne sont pas identiques; •  La production industrielle de marchandises contrefaisantes, leur importation, exportation, vente. Reproduction à l’identique (stricto sensu): établir un risque de confusion pour le public Imitation (lato sensu): sanctionnable que produits soient identiques ou similaires + il faut toujours établir un risque de confusion => risque de confusion ici pour ces 2 marques de vêtements
  28. 28. 28   Me Céline Bondard, 01-15 28 La Marque IV. Et Après? C. La Contrefaçon Comment s’examine la SIMILARITÉ entre deux marques? •  Similarité des services; •  Similarité des signes: plan visuel, phonétique et conceptuel / intellectuel (« La Vache qui Rit » vs. « La Vache Sérieuse »)
  29. 29. 29   Me Céline Bondard, 01-15 29 La Marque IV. Et Après? C. La Contrefaçon Quelles sont les sanctions? •  Trois ans d′emprisonnement; et •  300 000 Euros d′amende (CPI, art. L 716 – 10).
  30. 30. 30   Me Céline Bondard, 01-15 30 La Marque MONABANQUE vs. MUNIBANQUE CLASSE 35 - Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
  31. 31. 31   Me Céline Bondard, 01-15 31 La Marque CMP Banque, Cour d’appel de Paris, 22 octobre 2008 Acte I: Décision de l’INPI et du TGI début 2008: risque de confusion entre les marques -  Directeur de l’INPI déclare: risque de confusion entre MONABANQUE et MUNIBANQUE. -  La société CMP-Banque (MUNIBANQUE) demande au TGI l’annulation de cette décision. Le TGI confirme l’existence d’une confusion entre les marques. Acte II: La Cour d’appel annule la décision du TGI Qualifie les services de services similaires. •  Mais sur la comparaison des signes, critère: un « risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen normalement attentif et avisé de la catégorie des services concernés » et « appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en présence eu égard à leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle ». Pour résumer la décision de la Cour d’appel: -  Plan visuel : différences -  Plan phonétique : sonorités dissemblables -  Plan conceptuel : « Mona » peut évoquer le mot monnaie, « Muni » le mot municipalité! Dénouement: pas de risque de confusion Impression d’ensemble différente. Question de point de vue… La Cour d’appel décide d’annuler la décision du directeur de l’INPI et déclare qu’il n’y a pas de risque de confusion.
  32. 32. 32   Me Céline Bondard, 01-15 32 La Marque Swarovski Agatha Marque : (figurative) Classification de Nice : 03 ; 14 ; 18 ; 25 Produits et services Parfumerie, huiles essentielles, savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques. Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peau d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie. Vêtements, chaussures, chapellerie Dessin non enregistré en tant que marque
  33. 33. 33   Me Céline Bondard, 01-15 33 La Marque Agatha c/ Swarovski, Ca Paris, 5ème Ch, 11 avril 2011 Les faits : Agatha est titulaire d’une marque figurative constituée par la représentation stylisée d’un chien de race scottish terrier, debout, vu de profil gauche, avec un collier autour du cou. La marque désigne les produits des classes 3, 14, 18 et 25, dont les bijoux. Swarovski commercialise un pendentif représentant un chien stylisé. Swarovski est condamné par le TGI en contrefaçon de la marque d’Agatha. Swarovski fait appel du jugement.
  34. 34. 34   Me Céline Bondard, 01-15 34 La Marque Agatha c/ Swarovski, Ca Paris, 5ème Ch, 11 avril 2011 Principaux arguments: 1.  Droits antérieurs  : Ils ont commercialisé avant le dépôt de la marque, des bijoux représentants des scottish terriers vus de profils. MAIS : les bijoux ne sont pas identiques à celui déposé à titre de marque. 2.  Distinctivité  : Marque d’Agatha faiblement distinctive car l’image de scottish terrier est utilisée par de nombreuses marques de joailleries ou d’habillement pour des accessoires (Prada, Tiffany, etc). MAIS : Agatha ne cherche pas à empêcher la représentation d’un bijou représentant un scottish terrier, mais celle d’un bijou qui imite sa marque + les différences ne suffisent pas à éviter le risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne. 3.  Fonction de la marque : Dit que Agatha n’exploite pas sa marque comme un signe de ralliement, que sur bijoux MAIS : Agatha montre une exploitation constante et intensive de la marque dans sa fonction de marque. -> Jugement confirmé en ce que Swarovski condamné pour contrefaçon.
  35. 35. 35   Me Céline Bondard, 01-15 35 La Marque  Cour de cassation, Ch Com, 12 juin 2012 Swarovski se pourvoit en cassation. Pour retenir le risque de confusion entre la marque et le pendentif, la Cour d’appel a retenu que leurs dessins présentent une stylisation identique. L’appréciation globale du risque de confusion ne peut être fondée sur un élément dominant qu’à condition que les autres composants soient négligeables. Ici, la Cour d’appel s’est contentée de comparer les « dessins » de la marque et du pendentif sans prendre en compte: •  la couleur (bleu clair), •  le matériau (cristal Swarovski), •  la taille en facettes, •  ainsi que l’aspect d’ensemble tridimensionnel dynamique, naif, étincelant.
  36. 36. 36   Me Céline Bondard, 01-15 36 La Marque  Cour de cassation, Ch Com, 12 juin 2012 Rappel: Pour retenir le risque de confusion entre la marque et le pendentif, la Cour d’appel a retenu que leurs dessins présentent une stylisation identique. En négligeant de préciser en quoi certains éléments de la stylisation n’étaient pas pertinents pour évaluer le risque de confusion, la Ca a privé sa décision de base légale au regard de L 711-1 et L 713-3 => Casse et annule la décision, renvoi devant la Ca autrement composée. Qu’en pensez-vous ? La Cour de cassation a-t-elle jugé en fait ou en droit ? Elle ne dit pas qu’il n’y a pas de contrefaçon, seulement que la Ca n’a pas correctement examiné la question.
  37. 37. 37   Me Céline Bondard, 01-15 37 Droit des Marques - Tables des matières     I.  Défini9on    A.  Qu’est-­‐ce  qu’une  marque?    B.  Un  dépôt  de  marque  protège  quoi  et  où?     II.  Critères  de  dépôt        A.  Que  la  marque  soit  dis@nc@ve      B.  Que  la  marque  soit  disponible     III.  L’enregistrement        A.  Le  principe  de  spécialité        B.  L’enregistrement  à  l’INPI     IV.  Et  après?   A.  Le  dépôt  à  l’interna@onal   B.  La  surveillance  de  sa  marque   C.  La  contrefaçon     V.  Conclusion   A.  Conséquences  d’un  dépôt  mal  effectué   B.  Recommanda@ons    
  38. 38. 38   Me Céline Bondard, 01-15 38 La Marque V. Conclusions A. Conséquences d’un dépôt mal effectué Qu’est-ce qu’un DEPOT MAL EFFECTUÉ •  Dépôt effectué au mauvais moment ou territoire: attention à la stratégie de dépôts et aux extensions à l’international (délais de priorités); •  Sur trop ou pas assez de classes (= produits et services): trop = risque de contrefaçon; pas assez = mauvaise protection de la marque. Quel est le PRIX A PAYER? •  Mauvais niveau de protection de la société et de son image; •  Valorisation plus faible; •  Contentieux en contrefaçon et concurrence déloyale.
  39. 39. 39   Me Céline Bondard, 01-15 39 La Marque V. Conclusions B. Recommandations 1. CHOISIR votre marque ⇒ Distinctivité: penser dépôt de marques dès le début du projet. 2. VERIFIER la disponibilité de votre marque ⇒ Disponibilité: effectuer des recherches d’antériorité. 3. ENREGISTRER votre marque ⇒ Principe de spécialité: enregistrez votre marque, choisir les classes appropriées (fait au stade des recherches d’antériorité), ne pas oublier les extensions à l’international. 3. SURVEILLER votre marque ⇒ Surveiller que des tiers ne commettent pas de contrefaçon.
  40. 40. 40   Me Céline Bondard, 01-15 40 Noms de domaines A. Noms de domaine: définition Qu’est-ce que qu’un NOM DE DOMAINE? •  Forme bien connue: www.nomdedomaine.fr, .com, .org, etc. •  Permet de communiquer sur son activité à l’échelle mondiale et de trouver sa clientèle. •  Peut représenter un enjeu stratégique significatif. •  Le nom de domaine profite à celui qui, le premier arrivé, en demande la réservation.
  41. 41. 41   Me Céline Bondard, 01-15 41 Noms de domaines Comment assurer la PROTECTION de son nom de domaine? •  Le nom peut être utilisé par celui qui le premier en fera la réservation, indépendamment du dépôt de marque. Mais attention: un nom de domaine n’est pas un titre de propriété industrielle. •  La réservation du nom de domaine n’équivaut pas à une protection! •  Il faut donc de préférence choisir un nom de domaine qui puisse être enregistré en tant que marque, et faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur (originalité). •  Comme il n’existe pas de catégorie “noms de domaine”, effectuez ce dépôt de marque dans la catégorie des produits ou services que vous comptez présenter sur votre site. B. La protection du nom de domaine Comment ne pas être attaqué en CONCURRENCE DELOYALE OU CONTREFACON •  Disponibilité du nom: vérifier que le nom de domaine est disponible (au moins dans certaines extensions). •  Disponibilité de la marque: Vérifier la disponibilité de la marque et des noms de sociétés. •  è in à celui qui, le premier arrivé, en demande la réservation.
  42. 42. 42   Me Céline Bondard, 01-15 42 Noms de domaines C. Recommandations •  Déposez votre marque: •  Pour protéger votre nom de domaine, enregistrez le en tant que marque. •  Le cas échéant, vous pourrez entamer une action en contrefaçon plus facilement et/ou en concurrence déloyale. •  Enregistrez votre nom de domaine: •  Vérifiez la disponibilité de votre nom, et enregistrez votre nom de domaine; •  N’empiétez pas sur le terrain d’une autre société en déposant comme nom de domaine la marque déposée par une autre société.
  43. 43. 43   Me Céline Bondard, 01-15 43 Conclusion Pour toute question, contacter: Maître Céline Bondard Avocat aux Barreaux de Paris et New York Bondard and Partners www.bondard.fr cbondard@bondard.fr • 

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