1. La proprietà industriale e
intellettuale nell’era
dell’information
technology
Il ruolo dei diritti di privativa per le aziende del
web 2.0
Avv. Nicolò Ghibellini – www.avvghibellini.com
Titolo della presentazione
2. Di che cosa parleremo
• I diritti di proprietà intellettuale
• Aspetti problematici – casi pratici
• La tutela della proprietà industriale e intellettuale (cenni)
Titolo della presentazione
3. I diritti di proprietà intellettuale
Titolo della presentazione
4. I diritti di proprietà intellettuale
• Brevetto - ricerca e innovazione
• Segni distintivi (marchio, nome a dominio …) – identità
dell’impresa
• Diritto d’autore - creatività
Titolo della presentazione
5. Brevetto
• Protezione del monopolio su invenzioni
• Sono brevettabili tutte quelle invenzioni che hanno ad oggetto
un prodotto commerciale, realizzato con processi meccanici,
fisici, chimici o biologici
• Elementi fondamentali: novità, applicabilità e utilità
dell’invenzione
• Adempimenti formali – procedura di rilascio (deposito
domanda di brevetto)
Titolo della presentazione
6. Marchio
• Segno distintivo che contraddistingue prodotti o servizi
• Differenzia il prodotto da altri simili
• Il titolare ha il diritto esclusivo di vietare a terzi l'uso di segni
identici o simili se ciò può comportare rischio di confusione
• Assenza di impedimenti
• Adempimenti formali – procedura di registrazione (deposito
domanda di registrazione)
Titolo della presentazione
7. Principio di unitarietà segni distintivi (artt. 12 e 22 cpi)
• Chi acquista diritti su un segno distintivo acquisterà diritti di
esclusiva anche in relazione a funzioni proprie degli altri segni;
• il titolare del marchio “X” potrà vietare a terzi l’uso del segno
in questione non solo come marchio, ma anche come ditta,
insegna, domain name, etc.
Titolo della presentazione
8. Diritto d’autore
Protezione delle creazioni intellettuali, ovvero:
• idee creative nel campo della cultura e della tecnica;
• tutelate dall’ordinamento giuridico in quanto espressione
originale della personalità umana;
• beni immateriali
Titolo della presentazione
9. Diritto d’autore (continua)
•
•
•
•
•
•
il diritto d’autore ha ad oggetto opere originali:
letterarie, musicali e lavori artistici
programmi per elaboratore (sw)
disegni di qualsiasi tipo (mappe, grafici e diagrammi)
fotografie, filmati, registrazione sonore, trasmissioni radio e televisive
materiale pubblicitario
siti web (opere multimediali)
il diritto d’autore può essere:
• morale
• patrimoniale
Titolo della presentazione
10. Diritto d’autore (continua)
Caratteristiche:
• Concretezza
L’opera deve avere una forma concreta (prodotto idoneo ad
essere pubblicato e riprodotto)
• Originalità
deve essere l’espressione creativa della personalità dell’autore
• Assenza di adempimenti formali
non è necessaria alcuna formalità costitutiva
Titolo della presentazione
11. Diritto d’autore (continua)
•
•
•
•
Che cosa si protegge
Distinzione tra forma e contenuto
è protetta solo la forma e non il contenuto concettuale dell'opera
il diritto d'autore non è un diritto di proprietà sulle idee ma solo sulla
forma in cui esse si esprimono
Quindi
non è creato un monopolio
la stessa idea può essere utilizzata da altri autori che la possono
esprimere, purché in forma diversa
Titolo della presentazione
12. Aspetti problematici
Nomi a dominio
• nuove pratiche confusorie nella rete
• conflitto con marchi e altri segni distintivi altrui
Il diritto d’autore nell’attività di impresa
• I siti web come opere dell’ingegno
La proprietà intellettuale nella società dell’informazione
• Il ruolo e la responsabilità dei prestatori di servizi (ISP)
Titolo della presentazione
13. Nomi a dominio
Definizione
Segni distintivi che identificano e contraddistinguono il sito web
Duplice funzione
(indirizzo elettronico + segno distintivo)
Regole di registrazione
first come first served
Riferimenti normativi
art. 12 cpi: nomi a dominio rappresentano anteriorità invalidanti per la
registrazione del marchio;
art. 22 cpi: divieto di adottare come nome a dominio segni identici o simili
all’altrui marchio, laddove tale adozione possa determinare rischio di
confusione tra due segni o indebito sfruttamento rinomanza marchio altrui
Titolo della presentazione
14. Nuove pratiche confusorie nella rete
•
•
•
•
Domain grabbing
Linkink
Metatag
Conflitti con marchi e altri segni distintivi altrui
Titolo della presentazione
15. Domain grabbing
• registrazione come nome a dominio di segni distintivi o nomi altrui,
generalmente celebri o rinomati, al fine di appropriarsi della notorietà del
segno e di ottenere un ingiusto profitto;
• L’avente diritto, non potrà registrare il nome a dominio in applicazione del
principio first come first served
• Casi pratici:
- Tribunale di Milano, 09.02.2009
- Tribunale di Parma , 26.02.2001
- Tribunale di Torino, 23.12.2000
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16. Linking
• Trasferimento dell’utente da una pagina di un sito web alla pagina di un
altro sito di un soggetto diverso
• Si distingue tra:
- deep linking
- surface linking
- framing
• Casi pratici:
- Trib. Napoli, 07.07.2007
- Trib. Crema, 24.07.2000
- Trib. Genova, 22.12.2000
Titolo della presentazione
17. Metatag
• codici alfanumerici utilizzati in fase di programmazione di un sito internet
e contenenti precise parole chiave (keyword) idonee a fornire informazioni
sul contenuto del sito
• consentono ai motori di ricerca la selezione di pagine web mediante tutte
le parole chiave utilizzate
• uso ingannevole come metatag di un marchio altrui può provocare
contraffazione o concorrenza sleale
• Casi pratici:
- Trib. Monza, 15.07.2008
- Trib. Milano, 09.02.2002
Titolo della presentazione
18. Il caso Adwords di Google
• Servizio di posizionamento a pagamento Adwords di Google
• Possibilità di fare apparire un link pubblicitario verso il proprio
sito mediante la selezione di una o più parole chiave, qualora
queste coincidano con la richiesta dell’utente al motore di
ricerca (il link appare come link sponsorizzato)
• Forzatura della ricerca in quanto il link sponsorizzato appare
tra i risultati in posizione privilegiata
Titolo della presentazione
19. (segue) Profili di criticità
1) Utilizzo del marchio altrui come parola chiave
2) Responsabilità dell’ISP per l’inserimento di un Adwords
corrispondente ad un segno distintivo altrui
Titolo della presentazione
20. Utilizzo del marchio altrui come parola chiave
Per la giurisprudenza italiana e comunitaria rappresenta atto
di concorrenza sleale e contrafattorio
- Trib. Milano, 11.03.2009
- Corte Giust. Ue, 23.03.2010, C. 236-238 del 2008
- Corte Giust. UE, 22.09.2011, C. 323/2009 (Caso Interflora)
Titolo della presentazione
21. Responsabilità dell’ISP per inserimento Adwords
corrispondente a segno distintivo altrui
• Non sussiste quando l’ISP non abbia svolto un ruolo attivo (ISP ha
semplicemente memorizzato dati, senza averne conoscenza o controllo);
• Sussiste quando l’ISP ha svolto un ruolo nella redazione del messaggio
commerciale che accompagna il link pubblicitario (l’ISP ha conoscenza e
controllo dei dati)
- Corte Giust. Ue, 23.03.2010, C. 236-238 del 2008
- Corte Giust. UE, 22.09.2011, C. 323/2009
• Sussiste anche quando l’ISP, a prescindere dall’effettivo ruolo attivo, venga
ad essere soltanto effettivamente al corrente di fatti o circostanze che
rendono manifesta l’illegalità dell’attività di informazione
- Corte Giust. UE, 12.07.2011, C. 324/2009
Titolo della presentazione
22. Conflitti con marchi o altri segni distintivi altrui
• I nomi a dominio possono interferire con marchi o segni distintivi anteriori
• Il sistema di assegnazione dei nomi a dominio (first come first served) non
rispetta i due principi fondamentali della tutela giuridica dei segni
distintivi:
a) principio di territorialità
b) principio di specialità o relatività merceologica
• Casi pratici
- Trib. Milano, 20.02.2009
- Trib. Bologna, 14.11.2008
- Trib. Roma, 29.04.2008
- Trib. Firenze 16.05.2006
- Trib. Roma, 28.04.2004
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23. Conflitti con i marchi di rinomanza
• La registrazione di nomi a dominio per siti che offrono
prodotti/servizi merceologicamente differenti rispetto a quelli
relativi al marchio rinomato è illegittima in ragione della
protezione ultramerceologica del marchio rinomato (art. 22,
co. 2, cpi)
• Casi pratici
- Trib. Torino, 26.10.2007
- Trib. Bologna, 29.08.2007 (caso Unipol)
- Trib. Bergamo, 06.03.2003 (caso Armani)
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24. Il diritto d’autore nell’attività di impresa
siti web
Creatività
Il sito internet è tutelabile dalla legge del diritto d’autore quando possegga
il requisito della creatività
- Tribunale di Milano, 04.11.2008
- Tribunale di Bologna, 08.03.2004
Contenuti
L’utilizzo di opere altrui, tutelate dalla legge sul diritto d’autore, può
implicare il compimento di una attività illecita che, come tale, potrebbe
costringere il soggetto responsabile del sito web a risarcire i danni per la
lesione dei diritti d’autore altrui
Titolo della presentazione
25. (segue) Contenuti
è illecita
• L’utilizzazione, non autorizzata, di una riproduzione di opera figurativa
concretizzatasi nell’appropriazione del fulcro dell’opera stessa e nella
successiva rielaborazione ed inserimento nei contenuti di un sito internet
(Trib. Napoli 16.07.2007)
• La riproduzione e la diffusione on line, a fini commerciali e senza il
consenso degli autori, di immagini contenenti opere dell’arte figurativa
tutelate dal diritto d’autore, potendo la loro pubblicazione senza il
consenso dei titolari del diritto ritenersi consentita solo per periodi di
tempo limitati, nel contesto di un resoconto di una mostra o esposizione di
opere d’arte in corso, e per scopi meramente informativi (Trib. Roma
22.04.08)
Titolo della presentazione
26. (segue) Contenuti
l’inserimento nel proprio sito internet
• del catalogo del concorrente configura, oltre che una
violazione del diritto d’autore qualora il catalogo possa essere
qualificato quale opera dell’ingegno, anche un’ipotesi di
concorrenza sleale per imitazione servile, trattandosi di
comportamento idoneo a creare nel consumatore una
confusione con i prodotti del concorrente medesimo (Trib.
Torino, 18.01.2008)
• di materiale video tratto dai programmi di una emittente
televisiva costituisce violazione dei diritti di esclusiva attribuiti
a quest’ultima dalla legge sul diritto d’autore (Trib. Roma,
13.10.2004)
Titolo della presentazione
27. La proprietà intellettuale nella società dell’informazione
Provider
Prestatore di servizi della società dell’informazione
(connessione, trasmissione e immagazzinamento dati)
direttiva 2000/31/Ce
(direttiva commercio elettronico recepita in Italia con il d.lgs. n.
70/2003)
Individuazione di 4 tipologie di provider
Titolo della presentazione
28. Tipologie provider
• Access: fornisce la connessione alla rete
• Service : fornisce ulteriori servizi (e-mail, newsgroup, motori
di ricerca …)
• Content : veicola tramite il suo sito propri contenuti (notizie di
cronaca, foto )
• Host : ospita sul server i siti creati da altri soggetti
Titolo della presentazione
29. Responsabilità degli ISP
Il Codice del Commercio Elettronico disciplina la
responsabilità degli ISP in base all’attività in concreto da essi
svolta:
• Attività di semplice trasporto
• Attività di memorizzazione temporanea
• Attività di memorizzazione
Titolo della presentazione
30. Attività di semplice trasporto
Il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione
che:
• Non dia origine alla trasmissione;
• Non selezioni il destinatario della trasmissione;
• Non selezioni o modifichi le informazioni trasmesse
Casi pratici
- Trib. Roma 11.07.2011
- Trib. Roma 14.04.2010 (caso Fapav / Telecom)
Titolo della presentazione
31. Attività di memorizzazione temporanea
•
•
•
•
Il prestatore non è responsabile della memorizzazione -automatica, intermedia e
temporanea- di informazioni, se effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo
inoltro ad altri destinatari, purché:
Non modifichi le informazioni
Si conformi alle condizioni di accesso delle informazioni
Non interferisca con l’uso lecito della tecnologia utilizzata per ottenere dati sull’impiego delle
informazioni
Rimuova/disabiliti prontamente le informazioni memorizzate qualora venga a conoscenza del
fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo in cui si trovavano inizialmente sulla
rete, o che l’accesso è stato disabilitato, anche da una autorità amministrativa o giudiziaria
Casi pratici:
- Trib. Firenze, 25.05.2012
- Trib. Roma, 20.03.2011 (caso PFA Films srl / Google Itallia / Microsoft srl / Yahoo! Italia srl)
Titolo della presentazione
32. Attività di memorizzazione (hosting)
Il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta
del destinatario a condizione che:
• Non sia a conoscenza che l’attività o l’informazione sia illecita
• Non appena a conoscenza dell’illecito su comunicazione delle autorità
competenti, si attivi immediatamente per rimuovere informazioni o
disabilitarne l’accesso
casi pratici:
- Trib. Pinerolo, 02.05.12
- Trib. Roma, 20.10.2011
- Trib. Roma, 16.12.2009 (Caso RTI / Youtube)
Titolo della presentazione
33. Esenzioni di responsabilità
Non esiste in capo al prestatore
•
•
•
•
un generale obbligo di sorveglianza sulle informazioni che trasmette e memorizza
un generale obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di
attività illecite
Il prestatore è, in ogni caso, tenuto a:
informare le autorità qualora venga a conoscenza di attività o informazioni illecite relative ad
un suo destinatario del servizio
fornire alle autorità le informazioni necessarie per identificare il destinatario del servizio, per
individuare o prevenire attività illecite
Casi pratici
- Trib. Milano 09.09.2011 (Caso RTI / Yahoo)
- Trib. Roma, 30.03.2011
- Trib. Milano, 25.01.2011
- Corte UE, 12.07.2012, C-324/09 (Caso L’Oreal / E-Bay)
Titolo della presentazione
34. La tutela della proprietà industriale e intellettuale (cenni)
Strumenti per la protezione e la valorizzazione dei titoli di
proprietà industriale e intellettuale
1) Tutela giudiziaria
2) Tutela contrattuale
Titolo della presentazione
35. Tutela giudiziaria
• Azioni di cognizione
- azioni di accertamento (positivo/negativo)
- azioni di condanna
- azioni costitutive
• Azione cautelari
- tipiche (inibitoria, sequestro, descrizione, etc.)
- provvedimenti d’urgenza ex art. 700 cpc
• Azioni esecutive
- esecuzione forzata mobiliare, immobiliare o presso terzi
- esecuzione mediante consegna e rilascio
-esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare
Titolo della presentazione
36. Azioni di accertamento
• Azioni di nullità e decadenza di un diritto di IP
• Azioni di accertamento di paternità e rivendica
• Azioni di accertamento di contraffazione/violazione/
concorrenza sleale
Titolo della presentazione
37. Azioni di nullità e decadenza
• Si chiede di accertare e dichiarare la non tutelabilità di un
diritto di proprietà industriale/intellettuale per carenza
originaria dei requisiti previsti dalla legge o per il sopravvenire
di circostanze che provocano il venir meno di un diritto
originariamente valido (per es. mancato pagamento annualità
rinnovo, non uso, sopravvenuta decettività del marchio, etc.)
• Esperibili nei confronti di diritti titolati e anche non titolati
Titolo della presentazione
38. Azioni di accertamento di paternità e rivendica
Paternità
• Si chiede di accertare il diritto morale di essere designati come autore o
inventore dell’oggetto del titolo di proprietà industriale
• Si prescinde dalla titolarità dei diritti di sfruttamento economico
Rivendica
• Si chiede di accertare che i diritti morali o di sfruttamento economico
relativi ad un certo diritto di IP spettano ad un soggetto anziché ad un
altro
• Esperibile dal vero titolare nei confronti dell’usurpatore
• Esperibile solo in relazione a diritti titolati
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39. Azioni di accertamento di contraffazione/violazione/
concorrenza sleale
• si chiede di verificare se un determinato comportamento costituisce o
meno violazione dei diritti di IP
• Di solito l’azione non è di mero accertamento ma si chiede anche la
condanna ad una sanzioni previste (inibitoria, risarcimento del danno, etc.)
casistica relativa alla contraffazione su internet
- Trib. Milano, 15.12.2011
- App. Milano, 07.09.2011
- Trib. Firenze 29.09.2010
- Trib. Roma, 23.04.2008
Titolo della presentazione
40. Contratti e proprietà intellettuale (cenni)
La circolazione dei diritti di IP
• Clausola di riservatezza
• Clausola di esclusiva
Il trasferimento dei segno distintivi
• Cessione del marchio
La licenza dei segni distintivi
• Licenza di marchio
• Contratto di franchising
Titolo della presentazione
41. Contratti e proprietà intellettuale (cenni)
Trasferimento di tecnologia
• Cessione di brevetto
• Licenza di brevetto
• Trasferimento di know how
Trasferimento e licenza di diritti d’autore
• Contratto di licenza software, banche dati e opere multimediali
• Contratto di sviluppo software
Titolo della presentazione
