LA PROCEDURE D’OPPOSITION        EN ITALIE: Introduction et comparaisonavec la Marque Communautaire                       ...
THEMES• Présentation de la procédure d’opposition  italienne et différences avec la Marque  Communautaire• Recommandations...
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Présentation de la procédure d’opposition italienne   Différences avec la Marque Communautaire 2. Les délais:    (i) 3 moi...
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Présentation de la procédure d’opposition italienne   Différences avec la Marque Communautaire    5. Frais (montant- paiem...
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Présentation de la procédure d’opposition italienne   Différences avec la Marque Communautaire6. Procédure:the good, the b...
Présentation de la procédure d’opposition italienne   Différences avec la Marque Communautaire    6. Procédure:    the goo...
Présentation de la procédure d’opposition italienne   Différences avec la Marque Communautaire    6. Procédure:    the goo...
Conseils et Recommandations à l’attention des                 entreprises  • Service de surveillance des marques  • L’impo...
Autres observations• Observations par les tiers• San Marino• Indications Géographiques Protégées• Sigles et dénominations ...
Quelques remarques pour conclure • Un ajout bienvenu au système juridique italien • Moyen d’exercer une pression, d’éviter...
Edith Van den EedeConseil Italien en Propriété Industrielle       E-mail: edith.vandeneede@sib.it          Tel: +39 05.52....
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  1. 1. LA PROCEDURE D’OPPOSITION EN ITALIE: Introduction et comparaisonavec la Marque Communautaire Edith Van den Eede Conseil Italien en Propriété Industrielle Società Italiana Brevetti (“SIB”) www.sib.it
  2. 2. THEMES• Présentation de la procédure d’opposition italienne et différences avec la Marque Communautaire• Recommandations à l’attention des professionnels• Autres observations• Quelques remarques pour conclure
  3. 3. Présentation de la procédure d’opposition italienneDifférences avec le système communautaire 1. Les marques soumises à la procédure d’opposition 2. Les délais 3. Les fondements juridiques 4. Qui a l’initiative de l’action? 5. Les frais (montant– paiement– remboursement) 6. Procédure
  4. 4. Présentation de la procédure d’opposition italienne Différences avec la Marque Communautaire 1. Les marques soumises à opposition: (i) Les demandes de marques italiennes déposées dès le 1er mai 2011 (ii) Les marques internationales désignant l’Italie publiées dans la Gazette de l’OMPI à partir de juillet 2011: Quelle que soit la date de leur enregistrement (ou des désignations ultérieures). PS: la procédure d’opposition est immédiatement ouverte à toutes les classes.
  5. 5. Présentation de la procédure d’opposition italienne Différences avec la Marque Communautaire 2. Les délais: (i) 3 mois à compter de la date de publication dans le Bulletin National, ou (ii) 3 mois, à compter du premier jour du mois suivant la publication dans la Gazette de l’OMPI (dès juillet 2011)
  6. 6. Présentation de la procédure d’opposition italienne Différences avec la Marque Communautaire 3. Fondements: (i) marques identiques ou similaires pour des produits ou services identiques ou similaires. (ii) Certains droits non-enregistrés, en l’absence d’autorisation préalable à leur enregistrement en tant que marques.
  7. 7. Présentation de la procédure d’opposition italienne Différences avec la Marque Communautaire3. Fondements:(i) marques identiques ou similaires* pour des produits ou services identiques ou similaires : ex.- Double identité: signes identiques et produits ou services identiques; ou- Confusion: signes identiques ou similaires pour des produits ou services identiques ou similaires créant un risque de confusion dans l’esprit du public (incluant un risque d’association).* marques antérieures Italiennes, Communautaires ou Internationales désignant l’Italie (demandes de marques ou marques enregistrées )
  8. 8. Présentation de la procédure d’opposition italienne Différences avec la Marque Communautaire 3. Fondements: (ii) Certains droits non-enregistrés en l’absence d’autorisation préalable à leur enregistrement en tant que marques.: ex. - droits à l’image, - nom patronymique autre que celui du déposant si l’utilisation à titre de marque est susceptible de porter atteinte à la réputation de la personne qui porte le nom, - noms patronymiques notoirement connus, - signes notoires utilisés dans les domaines artistique, littéraire, scientifique, politique ou dans le sport, - s’ils sont notoirement connus: les noms, initiales ou emblèmes caractéristiques d’évènements et d’organismes à but non lucratif.
  9. 9. Présentation de la procédure d’opposition italienne Différences avec la Marque Communautaire 3. Fondements: ⇒ AUCUNE opposition ne peut être fondée sur : des droits non enregistrés ou des droits d’auteur (sauf dans le cas spécifique indiqué au point (ii)), des noms commerciaux, des noms de domaines, la réputation d’une marque antérieurement enregistrée ou d’une demande de marque pour des produits ou services différents ⇒ Il n’est PAS possible de faire opposition à la demande de marque effectuée par l’agent ou le représentant en son propre nom et sans le consentement du titulaire.En l’absence d’annulation volontaire, le seul moyen d’attaquer une marque sur ces fondements est de déposer une action en nullité devant la juridiction italienne compétente.De même pour obtenir la déchéance (cf extinction des droits par le non-usage)
  10. 10. Présentation de la procédure d’opposition italienne Différences avec la Marque Communautaire 4. Qui peut agir?: (i) Le titulaire (quand bien même le changement de titulaire ne serait pas inscrit au registre) (ii) Le licencié exclusif (à moins que le contrat de licence ne l’exclue)
  11. 11. Présentation de la procédure d’opposition italienne Différences avec la Marque Communautaire 5. Frais (montant- paiement - remboursement) & leur répartition: (i) Montant officiel des frais: 250 € (+ 34 € en l’absence de procuration générale ou de procuration incluant le dépôt de procédure d’opposition) (ii) Paiement: avant le dépôt de la demande d’opposition (l’absence de preuve de paiement est sanctionnée par le retrait de la demande) (iii) Remboursement: si, avant le début de la phase contradictoire de la procédure, les parties conviennent d’un accord et l’office en est informé : les frais officiels sont restitués. (iv) Frais: dans la décision rejetant ou recevant l’opposition, l’Office peut attribuer à la partie vainqueur un maximum de 300 € pour les frais professionnels et 250 € pour les frais officiels.
  12. 12. Présentation de la procédure d’opposition italienne Différences avec la Marque Communautaire 6. Procédure: the good, the bad and the ugly sides
  13. 13. Présentation de la procédure d’opposition italienne Différences avec la Marque Communautaire6. Procédure:the good, the bad and the ugly sides(i) Cooling-off : expire 2 mois à compter de la notification de l’admission – peut être prolongé sur requête conjointe des parties pour une durée maximum de 12 mois(ii) La remise de documents justificatifs (certificats d’enregistrement, traductions,…) doit être effectuée dans les 2 mois (pas de prolongation possible de ce délai) à compter de la date d’expiration du cooling-off(iii) La preuve d’usage: le déposant peut introduire une requête tendant à obtenir des preuves d’usage d’une marque enregistrée depuis plus de 5 ans – une telle requête doit être déposée dans les 60 jours de la notification de la requête (sous peine du retrait de l’opposition) – délai prolongeable sur requête, jusqu’à 6 mois max(iv) Une décision doit être rendue dans un délai de 24 mois à compter de la date de dépôt de la demande d’opposition (sans prendre en compte la période de cooling-off ou la période de suspension, notamment pour les oppositions fondées sur des dépôts de marques ou pour les procédures d’annulation de marque en cours, lorsque la suspension est réclamée par le titulaire)
  14. 14. Présentation de la procédure d’opposition italienne Différences avec la Marque Communautaire 6. Procédure: the good, the bad and the ugly sides (i) Des fondements d’opposition limités (ii) Manque d’expérience de l’office
  15. 15. Présentation de la procédure d’opposition italienne Différences avec la Marque Communautaire 6. Procédure: the good, the bad and the ugly sides (i) Arguments d’opposition: Le texte ne permet pas de déterminer s’ils doivent être déposés : immédiatement avec la demande d’opposition (dans un tel cas les parties n’auraient pas la possibilité de s’entendre sur un accord amiable sans engager les frais relatifs à la rédaction et l’explication des fondements), ou après l’expiration de la phase de cooling-off.
  16. 16. Conseils et Recommandations à l’attention des entreprises • Service de surveillance des marques • L’importance accrue de l’enregistrement pour les classes présentant un intérêt actuel et futur • Les licenciés exclusifs doivent vérifier qu’ils bénéficient du consentement écrit pour éviter des possibles problèmes d’interprétation du contrat. En revanche, les titulaires qui ne souhaitent pas laisser cette option à leurs licenciés doivent s’assurer que le contrat de licence l’interdit explicitement. • Les titulaires d’une marque antérieure qui déposent un acte d’opposition fondé sur une marque qui est sous obligation d’usage doivent disposer de suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer l’usage sérieux de leur marque.
  17. 17. Autres observations• Observations par les tiers• San Marino• Indications Géographiques Protégées• Sigles et dénominations des organisations internationales intergouvernementales• IR
  18. 18. Quelques remarques pour conclure • Un ajout bienvenu au système juridique italien • Moyen d’exercer une pression, d’éviter parfois des procédures judiciaires couteuses • Un outil idéal et économique pour contrôler et maintenir (futur) les concurrents à distance • Importance de l’appréciation au cas par cas de l’opportunité d’avoir recours à la procédure d’opposition
  19. 19. Edith Van den EedeConseil Italien en Propriété Industrielle E-mail: edith.vandeneede@sib.it Tel: +39 05.52.63.22.1

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