Aproximación a la normativa relevante en caso de conflictos entre las principales herramientas de propiedad industrial. Determinación de la normativa internacional relevante - Eficacia directa de dicha normativa - Aplicación a conflictos en España: casos prácticos

1. NORMATIVA INTERNACIONAL Y SU
APLICACIÓN A CONFLICTOS DE
MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS
Montserrat García – Moncó Fuente
Abogada
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2. PUNTOS A TRATAR
1. Determinación de la normativa internacional
relevante.
2. Eficacia directa de dicha normativa.
3. Aplicación a conflictos en España – casos
prácticos.
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3. 1. Determinación de la
normativa
internacional relevante
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4. DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA
INTERNACIONAL RELEVANTE
 Hay que distingir dos tipos de textos:
1. Textos de ámbito general – distintas
modalidades de DPI.
2. Textos de ámbito sectorial – una única
modalidad de DPI.
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5. DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA
INTERNACIONAL RELEVANTE
 Textos de ámbito general:
1. Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial (CUP) firmado el 20 de
marzo de 1883.
2. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual vinculados con el Comercio
(Acuerdo ADPIC) firmado el 15 de abril de 1994.
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6. DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA
INTERNACIONAL RELEVANTE
 CUP:
 174 miembros
 Acuerdo administrado por la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI).
 Contiene normas generales o comunes a todas las
modalidades de DPI y también normas específicas
de marcas, patentes y diseños.
 Principios fundamentales:
I. Trato nacional (art. 2 y 3 CUP)
II. Prioridad unionista (art. 4 CUP)
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7. DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA
INTERNACIONAL RELEVANTE
 CUP
 Reglas comunes de derecho sustantivo:
 Patentes
 Independencia de las patentes (art. 4bis CUP)
 Derecho del inventor a constar como tal en la patente
(art. 4 ter CUP)
 Marcas
 Uso obligatorio de las marcas (art. 5 c CUP)
 Independencia de las marcas (art. 6 CUP)
 Protección de las marcas notorias no registradas (art.
6bis CUP)
 Protección de los nombres comerciales sin obligación
de registro (art. 8 CUP)
 Diseños
 Obligación de los estados de proteger los diseños (art.
5 quinquies CUP)
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8. DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA
INTERNACIONAL RELEVANTE
 Acuerdo ADPIC
 158 miembros
 Acuerdo de mínimos que comprende todas las
modalidades de derechos de propiedad industrial e
intelectual.
 Extiende las obligaciones previstas en los art. 1-12 y
19 CUP a todos los miembros OMC (art. 2 Acuerdo
ADPIC).
 Principios fundamentales
I. Trato nacional (art. 3 Acuerdo ADPIC).
II. Trato de nación más favorecida (art. 4 Acuerdo
ADPIC).
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9. DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA
INTERNACIONAL RELEVANTE
 Acuerdo ADPIC
 Reglas de derecho sustantivo:
 Marcas:
 Introducción de causas justificativas de la falta de uso
de la marca (art. 19 Acuerdo ADPIC).
 Se refuerza la protección de las marcas notorias (art.
16 Acuerdo ADPIC).
 Diseños:
 Obligación de proteger los diseños nuevos o originales
(art. 25 Acuerdo ADPIC).
 Patentes:
 Principio de no discriminación (art. 27 Acuerdo ADPIC).
 Protección de la materia existente (art. 70.2 ADPIC) –
eficacia de reivindicaciones de productos químicos o
farmacéuticos en patentes solicitadas antes del 7 de
octubre de 1992 y concedidas antes de la fecha de
info@inmentor.net aplicación del ADPIC en España.
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10. DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA
INTERNACIONAL RELEVANTE
 Textos de ámbito sectorial:
 Marcas:
 Sistema de Madrid de registro de Marcas
 Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de
marcas de 14 de abril de 1891.
 Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al
registro internacional de marcas de 27 de junio de
1989.
 Tratados paralelos e independientes.
 88 miembros: 56 adheridos al Arreglo y 88 adheridos al
Protocolo.
 1 Sol. Internacional – procedimientos nacionales de
concesión- conjunto de registros nacionales de marca
info@inmentor.net en los países designados.
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11. DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA
INTERNACIONAL RELEVANTE
 Patentes
 Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
firmado el 19 de junio de 1970 (PCT)
 146 miembros
 1 Sol. Internacional – procedimientos nacionales de
concesión – conjunto de patentes nacionales.
 Relación con el Convenio de la Patente Europea de 5
de octubre de 1973:
 1 Sol. Europea– procedimiento uniforme de
concesión – conjunto de patentes nacionales.
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12. DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA
INTERNACIONAL RELEVANTE
 Diseños
 Sistema de la Haya de registro internacional
 Arreglo de La Haya sobre el depósito internacional de
dibujos y modelos industriales de 6 de noviembre de
1925.
 60 miembros.
 ACTA DE LONDRES 1934
 Depósito meramente declarativo.
 Duración máxima de los derechos: 15 años.
 En suspenso desde el 1 de enero de 2010.
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13. DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA
INTERNACIONAL RELEVANTE
 Diseños
 ACTA DE LA HAYA 1960
 Efectos de registro en cada uno de los países
designados.
 Plazo de 6 meses para denegar la protección.
 Duración máxima de los derechos: 10 años.
 España no lo ha firmado.
 ACTA DE GINEBRA 1999
 Efectos de registro en cada uno de los países
designados.
 Plazo de 12 meses para denegar la protección.
 Duración de los derechos: 5 (renovables en períodos
info@inmentor.net succesivos de 5 años hasta un mínimo de 15 años).
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14. 2. Eficacia directa de
dicha normativa
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15. EFICACIA DIRECTA
Requisitos para la eficacia directa de tratados
internacionales (STS de 10 marzo de 1998):
1. Entrada en vigor internacional.
2. Publicación oficial de la norma.
3. Naturaleza auto-ejecutiva de sus disposiciones
(redacción clara y precisa, sin necesidad de
desarrollo reglamentario).
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16. EFICACIA DIRECTA
Eficacia y aplicabilidad del CUP
 Norma en vigor y publicada oficialmente en España
(asimilación casi plena de su contenido por la
normativa nacional).
 Disposiciones auto-ejecutivas y no auto-ejecutivas
(ej: disposiciones sobre diseños).
 Invocación puntual en litigios (normalmente como
complemento de la normativa nacional o
comunitaria de propiedad industrial).
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17. EFICACIA DIRECTA
Eficacia y aplicabilitat del acuerdo ADPIC
 Norma en vigor y publicada oficialmente en España
(incidencia menor en la legislación española de
marcas, patentes y diseños).
 Disposiciones auto-ejecutivas y no auto-ejecutivas.
 En los últimos años ha augmentado su invocación
en litigios (normalmente como complemento de la
normativa nacional o comunitaria de propiedad
industrial).
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18. EFICACIA DIRECTA
Eficacia y aplicabilidad de los demás tratados
internacionales
 Normas en vigor.
 Publicación oficial de dichas normas en España.
 Disposiciones auto-ejecutivas (ej: efectos de la
solicitud internacional).
 Aplicabilidad casi nula.
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19. 3. Aplicación a
conflictos en España –
casos prácticos
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20. APLICACIÓN A CONFLICTOS DE
MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS
Aplicación en España del CUP - Nombres
comerciales
 STS de 16 de julio 2009 (Azdi. 2009/5493)
 Hechos: CORPORACIÓN CHURRO MANÍA C.A.
interpuso demanda contra CHURROMANÍA, S.L. por
infracción de nombre comercial venezolano.
 Juzgado de 1ª Instancia: estimación de la demanda.
 AP: desestimación del recurso de apelación.
 TS:
 Estimación del recurso de casación.
 Se invocan como infringidos, entre otros, los art. 2 y 8 CUP.
 El art. 8 CUP tan sólo señala que no debe exigirse el
registro para proteger el nombre comercial.
 Del art. 2 CUP resulta que debe darse igual trato al nombre
comercial extranjero que al nombre comercial nacional.
 El nombre comercial extranjero cuenta con la protección
que le confiere el CUP, siempre que se haya usado el
nombre en el país en que se pretende la protección (no es
suficiente el uso en otro país).
 Supone un importante cambio jurisprudencial sobre este
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21. APLICACIÓN A CONFLICTOS DE
MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS
Aplicación en España del CUP - Marcas
 STS de 26 de febrero 2009 (Azdi. 2009/1518)
 Hechos: TEQUILA SAUZA, S.A interpuso demanda
contra SALAS Y SIRVENT, S.L. por infracción de la
marca HORNITOS, al mismo tiempo que se solicitaba
su anulación.
 Juzgado de 1ª Instancia: desestimación de la
demanda.
 AP: desestimación del recurso de apelación.
 TS:
 Desestimación del recurso de casación.
 Aplicación directa del art. 6bis CUP - norma auto-
ejecutiva al establecer un supuesto de hecho y vincular
al mismo consecuencias jurídicas.
 No concurre uno de los requisitos del art. 6bis CUP
relativo a la acción de nulidad y es la notoriedad de la
marca en el país del registro que se pretende anular.
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22. APLICACIÓN A CONFLICTOS DE
MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS
Aplicación en Espanya del CUP - Modelos de
utilidad
 STS de 3 de julio 1986 (Azdi. 1986/4405)
 Hechos: S. RESEARCH CO. INC. Interpuso
demanda contra INSTITUTO DE M.A., S.A.
solicitando la anulación de su modelo de utilidad por
falta de novedad.
 Juzgado de 1ª Instancia: desestimación de la
demanda.
 TS:
 Estima la demanda y declara la nulidad del modelo de
utilidad.
 Art. 3 CUP: asimilados como nacionales de los países
de la Unión los nacionales de otros países que tengan
domicilio o establecimiento en algún país de la Unión.
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23. APLICACIÓN A CONFLICTOS DE
MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS
Aplicación en España del acuerdo ADPIC –
Marcas
 STS de 20 de diciembre 2005 (Azdi. 2006/288)
 Hechos: REEBOOK INT. LTED. Interpuso demanda
contra D. Diego por la importación desde México de
productos auténticos de la marca Reebook.
 Juzgado de 1ª Instancia: desestimación de la
demanda.
 AP: estimación del recurso de apelación.
 TS:
 Desestimación del recurso de casación.
 Se alegan como infringidos los art. 3 y 4 ADPIC.
 El TS establece que la admisión del agotamiento de
derechos dentro del Espacio Económico Europeo
impide que resulten infringidos los principios de trato
nacional y de nación más favorecida.
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24. APLICACIÓN A CONFLICTOS DE
MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS
Aplicación en España del acuerdo ADPIC –
Patentes
 Problemática relativa a la reserva formulada por
España al Instrumento de Adhesión del CPE por lo
que se refiere a la protección de productos
químicos y farmacéuticos.
 En el Instrumento de 10 de julio de 1986 de Adhesión al
CPE, España dispuso que las patentes europeas, en la
medida que confiriesen protección a productos químicos
y farmacéuticos como tales, no tendrían efecto en
España (esta reserva tuvo efectos hasta el 7 de octubre
de 1992).
 Dicho contexto normativo se vio alterado por el Acuerdo
ADPIC, vigente en España desde el 1 de enero 1996.
 Aplicabilidad directa de los art. 27.1 (obligación de
proteger toda la materia patentable) y 70.2 (materia
existente) del Acuerdo ADPIC.
 Problemas con patentes (con reivindicaciones de
producto farmacéutico) solicitadas antes que finalizara la
reserva al CPE y concedidas antes de la entrada en
info@inmentor.net vigor del Acuerdo ADPIC.
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25. APLICACIÓN A CONFLICTOS DE
MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS
Aplicación en España del acuerdo ADPIC –Patentes
 STS de 10 de mayo 2011 (Azdi. 2011/3853)
 Hechos: Los laboratorios CINFA, ALTER y KERN
PHARMA interpusieron demanda contra ELI LILLY de
declaración de no violación y de nulidad parcial de su
patente sobre la olanzapina.
 Juzgado de 1ª Instancia: desestimación de la
demanda.
 AP: desestimación del recurso de apelación.
 TS:
 Desestimación del recurso de casación.
 Reconoce la eficacia directa de arts. 27.1 y 70.2 ADPIC.
 El art. 70.2 ADPIC recoge un supuesto de retroactividad
media o limitada que distingue las situaciones consumadas
de las realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de
la segunda norma.
 El Acuerdo ADPIC es de aplicación preferente a la reserva
– eficacia desde el 1 de enero 1996 de las reivindicaciones
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de producto farmacéutico.
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26. APLICACIÓN A CONFLICTOS DE
MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS
Aplicación en España del acuerdo ADPIC –
Diseños
 SAP Barcelona de 24 abril 2003 (Azdi.
2004/14234)
 Hechos: OAKLEY INC. Interpuso demanda contra R.
G. GARI S.L. por infracción de varios modelos de
gafas deportivas.
 Juzgado de 1ª Instancia: estimación de la demanda.
 AP:
 Estimación parcial del recurso de apelación.
 La AP utiliza la definició contenida en el art. 25 Acuerdo
ADPIC (los diseños no son nuevos ni originales si no
difieren de forma significativa de dibujos o modelos
conocidos o de combinaciones de características de
dibujos o modelos conecidos).
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27. APLICACIÓN A CONFLICTOS DE
MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS
Aplicación en España de otros tratados
internacionales
 Sistema de Madrid de registro de marcas
 STS de 6 abril 1984 (Azdi. 1984/1932):
 Hace referencia al Arreglo de Madrid y al CUP.
 Más que invocarse el Arreglo lo que se hace es
constatar que su firma no alteró el sistema de registro
imperante en España.
 ATS de 6 julio 2010 (Azdi. 2010/264152):
 Se alega infracción del art. 4.1.a) Protocolo de Madrid
relativo a la inscripción de marcas en el registro
internacional.
 Tratado de Cooperación en materia de Patentes
 SAP Barcelona de 20 julio 2006 (Azdi. 2007/1092):
 Se hace referència al art. 11.3 PCT, conforme a la cual
una solicitud internacional produce los efectos de una
solicitud nacional en cada uno de los estados
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28. APLICACIÓN A CONFLICTOS DE
MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS
Aplicación en Espanya de otros tratados
internacionales
 Sistema de La Haya de Registro Internacional
 SAP Barcelona 30 diciembre 2000 (Azdi.
2004/54709):
 Se aplica el art. 4.2 del Arreglo de La Haya (revisión de
Londres) que establece que el depósito internacional es
meramente declarativo y que tiene los mismos efectos que
un depósito nacional.
 También se hace referencia al art. 4.4 del Acta de La Haya
conforme al cual la fecha determinante para anterioridades
es la de solicitud o, en su caso, la de prioridad.
 SAP Burgos de 28 abril de 2008 (Azdi.
2008/295650):
 Modelo internacional registrado conforme al Arreglo de La
Haya.
 El depósito produce efectos en todos los estados
adheridos al convenio siempre y cuando el estado de
origen y el de destino estén unidos por una Acta común.
 España y Francia están vinculados por el Acta de Londres.
 Art. 4 Acta de Londres, conforme a la cual la persona que
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haga el depósito internacional se considerará, excepto
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prueba en contrario, propietaria de la obra.

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