Quick Overview on Inter Partes Review (IPR)

1. Inter Partes Review ‐ AIA 특허 무효절차
이기석 미국 변호사, 한국 변리사
2015년 3월

2. AIA 특허무효제도 - Post Grant Proceedings
Inter Partes Review
(IPR)
모든 특허
누구나
무효소송일로부터 1년
이내
• 신규성 (102조)
• 진보성 (103조)
• 단, 특허 또는
공지문헌만 사용
가능
Post Grant Review
(PGR)
AIA 개정법 (2013.3.16)
이후 출원 특허
누구나
무효소송일로부터 1년
이내
• 특허적격 (101조)
• 신규성 (102조)
• 진보성 (103조)
• 기재불비 (112조),
best mode 제외
Covered Business
Method (CBM)
모든 Covered Business
Method 특허
누구나
신청인은 특허침해로
피소되었을 것
• 특허적격 (101조)
• 신규성 (102조)
• 진보성 (103조)
• 기재불비 (112조),
best mode 제외
무효대상
신청인
제척기간
무효사유

3. IPR 통계자료
분야별 IPR 현황:
전자/컴퓨터 분야가 가장 활발함
IPR 최다 신청인중
삼성, LG가 포함

4. Inter Partes Review Ex Parte Reexamination
판단주체 특허심판부의 행정판사 3인 패널 Central reexamination unit 소속 심사관
리뷰기간 절차개시 결정일부터 1년 이내 절차개시로부터 약 18‐24개월
무효사유 공지문헌에 기초한 신규성 및 진보성 공지문헌에 기초한 신규성 및 진보성
절차개시 기준 적어도 1개의 청구항을 무효시킬
것이라는 “Reasonable likelihood”
실질적 새로운 무효사유 (Substantial
new question of patentability)
금반언
(Estoppel)
IPR 결정문을 받은 후, IPR 에서
신청인이 제기했거나 제기할 수
있었을 사유에 대해 금반언 효과
금반언 없음
증거개시
(discovery)
제한적 discovery 가능 Discovery 없음
IPR v. Ex Parte Reexamination

5. IPR 장단점
장 점
소송보다 신속
소송보다 저비용
높은 무효 확률:
• 넓은 범위로 청구범위 해석
– BRI standard (broadest reasonable
interpretation)
• 낮은 입증요건 – Preponderance of
evidence 요건
높은 Settlement 가능성
제한된 범위의 discovery (비용절약)
단 점
제한적 무효사유 (신규성/진보성)
PTAB의 개시결정에 대한 불복
불가능
분쟁의 일부만 해결가능
청구범위 보정 제한
– 당사자에 따라 장점이자 단점
광범위한 Estoppel (금반언) 효과

6. 미특허청 관납료 IPR PGR/CBM
Request fee
(20항 이하)
$9,000 $12,000
Post‐institution fee
(15항 이하)
$14,000 $18,000
20항 초과 1항당
Request fee
$200 $250
15항 초과 1항당
Post‐institution fee
$400 $550
관납료 총비용
$23,000 + 가산료
(약 2,500만원)
$30,000 + 가산료
(약 3,300만원)
IPR/PGR/CBM 특허청 관납료

7. Source: USPTOPOST‐GRANT.COM
IPR/PGR/CBM v. 1심 무효소송 – 총비용
IPR PGR/CBM 1심 소송
신청서 비용 $73 K
(특허권자 답변서 $34 K)
신청서 비용 $97 K
(특허권자 답변서 $34 K)
디스커버리 $1.5 M
소송비용 $193 K 소송비용 $242 K 소송비용 $1.0 M
신청인 총비용 $266 K
(특허권자 총비용 $227 K)
신청인 총비용 $339 K
(특허권자 총비용 $276 K)
총비용 $2.5 M
한화: 약 3억원/약2.5억원 한화: 약 3.7억원/약 3억원 한화: 약 28억원

8. Source: LegalMetric www.legalmetric.com
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 81
63
53
Percentage
Top 20 Districts and Nationwide
Overall Win Rates (Includes
Consent and Default Judgments)
IPR v. 무효소송 – 승소율
무효소송
특허권자의 전체 승률 (합의 및 궐석 판결
포함): 63%
탑 20개 지법의 특허권자 평균 승소율:
53‐81%
IPR
IPR 신청 후 특허권자의 승률 (합의 및 IPR
개시 기각 포함): 37%
최종 결정의 무효율: 화학/바이오 86%,
전기/전자 82%, 기계 74%

9. Petition
제출
특허권자
사전
답변서
IPR
개시결정
특허권자
답변서 및
보정서
신청인 답변서
및 보정사항
이의제기
보정서 이의에
대한 특허권자
답변서
구술
심리
IPR
최종
결정서
특허권자
Discovery
기간
신청인
Discovery
기간
특허권자
Discovery
기간
관찰 및
증거배척
기간
3 개월
3 개월
이내
3 개월 3 개월 1 개월
신청이 있으면
구술심리
12 개월 미만
Petition 제출

10. 바람직한 Petition 작성 실무
• 60 페이지 제한 준수
• 당업자의 기술수준: 신청서의 31.1 %가 “당업자 기술수준”을 정의
• Claim construction: 신청서의 70%가 청구범위 확정에 대한 상세한 주장
포함
• Expert declaration: IPR 신청서의 79%가 Expert Testimony를 포함
• Claim Chart: 청구항의 각 구성요소마다 인용참증 개시 내용 비교 차트
• Statement of Material Facts: 구체적인 법률 분석 및 명확한 증거 인용
Petition 제출

11. • 특허권자 v. 무효신청인중 81%는 소송을 동시 진행
• 32%의 특허는 복수의 IPR을 진행
• IPR 무효대상 특허중 13%는 re‐examination 절차를 이미 진행한 특허
Petition 제출

12. • 동시 진행중인 Reexamination에 대해서는 100% 중지
• 약 77% 의 IPR이 1심 소송과 동시에 진행이며, 무효소송의 중지는
평균 60% 정도 허여
• 지역별 법원마다 중지 경향이 다르므로, 각 지법의 성향 파악 필요
소송 중지 (Stays Pending IPR)

13. Petition
제출
특허권자
사전
답변서
IPR
개시결정
특허권자
답변서 및
보정서
신청인 답변서
및 보정사항
이의제기
보정서 이의에
대한 특허권자
답변서
구술
심리
IPR
최종
결정서
특허권자
Discovery
기간
신청인
Discovery
기간
특허권자
Discovery
기간
관찰 및
증거배척
기간
3 개월
3 개월
이내
3 개월 3 개월 1 개월
신청이 있으면
구술심리
12 개월 미만
특허권자 사전 답변서 (Preliminary Response)
특허권자의 25.5%는 신속한 진행을 위해 사전 답변서를 제출하지 않음.

14. 특허권자 사전 답변서는 다음 사항을 포함:
(1) IPR 신청이 법정 제척기간 도과로 기각되어야 한다.
(2) 인용된 참증이 공지문헌이 아니다.
(3) 인용참증이 독립항의 모든 구성요소를 개시하지 않는다.
(4) 인용참증이 신청인이 주장하는 문헌 결합과는 반대의 내용을 교시
또는 암시한다.
(5) 신청인의 청구범위 확정 (claim construction)에 대한 주장은
부당하다.
특허권자 사전 답변서 (Preliminary Response)

15. • Focus on no IPR‐initiation: 답변서는 특허가 유효인 이유보다 절차가
개시되지 않아야 하는 이유를 설명해야 함.
• No testimony: 진술 증거는 허용되지 않음.
• Statutory disclaimer: 절차 간소화를 위해, 특허권자는 특정 청구항
포기 가능.
• Election to waive response: 절차의 신속한 진행을 위해, 특허권자는
사전 답변서 제출을 포기하는 것이 가능. 이러한 선택에 대한 불리한
추정은 없음.
특허권자 사전 답변서 (Preliminary Response)

16. Petition
제출
특허권자
사전
답변서
IPR
개시결정
특허권자
답변서 및
보정서
신청인 답변서
및 보정사항
이의제기
보정서 이의에
대한 특허권자
답변서
구술
심리
IPR
최종
결정서
특허권자
Discovery
기간
신청인
Discovery
기간
특허권자
Discovery
기간
관찰 및
증거배척
기간
3 개월
3 개월
이내
3 개월 3 개월 1 개월
신청이 있으면
구술심리
개시일로부터 12 개월내 최종 결정
IPR 개시 결정 (Decision on Petition)

17. • IPR 개시결정은 최종처분 (즉, 불복불가).
• 개시 비율은 약 80% 내외 – 대략 5건중 한 건은 개시불가 결정을 받음.
• 신청인은 기각되지 않도록 최초 신청서 준비를 철저히 해야 함.
• IPR 개시결정과 함께 세부 기일을 설정하는 Scheduling Order가 내려짐.
IPR 개시 결정

18. 디스커버리 (Discovery)
• 의무적 (mandatory) 디스커버리 – 당사자들이 동의하는
디스커버리
• 통상적 (routine) 디스커버리 – 당사자 주장에 부합하지 않는
정보에 대한 것으로서, 다음을 포함:
i. 제출 서면 및 증언에 인용된 증거자료 (exhibits) 제출;
ii. Affidavits/declarations 을 제출한 사람에 대한 반대심문;
iii. 절차중 당사자가 제기한 주장에 불합치하는 내용에 대한 정보.
IPR - Discovery

19. 추가 디스커버리 (Additional discovery)
• 추가 디스커버리: “정의 구현 (the interest of justice)을 위해” 필요한 경우
재판부가 허가
• 추가 디스커버리 허락 여부를 결정하기 위해 다음 다섯가지 요건을 고려:
1. “More Than A Possibility And Mere Allegation”
2. “Litigation Positions and Underlying Basis”
3. “Ability to Generate Equivalent Information by Other Means”
4. “Easily Understandable Instructions”
5. “Requests Not Overly Burdensome To Answer”
Garmin International, Inc. et al. v. Cuozzo Speed Technologies LLC., IPR2012‐00001, Paper 26 (March 5, 2013).
IPR - Discovery

20. Petition
제출
특허권자
사전
답변서
IPR
개시결정
특허권자
답변서 및
보정서
신청인 답변서
및 보정사항
이의제기
보정서 이의에
대한 특허권자
답변서
구술
심리
IPR
최종
결정서
특허권자
Discovery
기간
신청인
Discovery
기간
특허권자
Discovery
기간
관찰 및
증거배척
기간
3 개월
3 개월
이내
3 개월 3 개월 1 개월
신청이 있으면
구술심리
개시일로부터 12 개월내 최종 결정
특허권자 답변서 및 보정 신청서
(Patent Owner Response/ Motion to Amend)

21. • 특허권자 답변서: IPR 개시 3개월내 제출
• 신청인의 fact 반박: 신청서에 진술된 fact에 대한 이의를
제기해야 하며, 그렇지 않으면 자인으로 간주된다.
• 보정 신청서: 특허권자는 청구범위를 보정하기 위한 motion
(신청서) 제출 가능.
– 추가/보정될 청구항은 원명세서 뒷받침 필요
– 청구항별 삭제 및 대체, 대체 청구항은 범위 확장 불가
– 청구항 리스트 포함 필요
– 특허권자는 공지기술과 대비되는 특허성을 설명해야 함
특허권자 답변서 및 보정 신청서

22. Petition
제출
특허권자
사전
답변서
IPR
개시결정
특허권자
답변서 및
보정서
신청인 답변서
및 보정사항
이의제기
보정서 이의에
대한 특허권자
답변서
구술
심리
IPR
최종
결정서
특허권자
Discovery
기간
신청인
Discovery
기간
특허권자
Discovery
기간
관찰 및
증거배척
기간
3 개월
3 개월
이내
3 개월 3 개월 1 개월
신청이 있으면
구술심리
신청인 답변서 및 보정사항 이의제기
개시일로부터 12 개월내 최종 결정
• 신청인은 5일내 특허권자의 증거에 대한 이의제기 가능.
• 신청인은 특허권자의 Opposition 및 Motion to Amend Claims에 대한 답변 제기 가능.

23. Petition
제출
특허권자
사전
답변서
IPR
개시결정
특허권자
답변서 및
보정서
신청인 답변서
및 보정사항
이의제기
보정서 이의에
대한 특허권자
답변서
구술
심리
IPR
최종
결정서
특허권자
Discovery
기간
신청인
Discovery
기간
특허권자
Discovery
기간
관찰 및
증거배척
기간
3 개월
3 개월
이내
3 개월 3 개월 1 개월
신청이 있으면
구술심리
보정서 이의에 대한 특허권자 답변서
개시일로부터 12 개월내 최종 결정

24. Petition
제출
특허권자
사전
답변서
IPR
개시결정
특허권자
답변서 및
보정서
신청인 답변서
및 보정사항
이의제기
보정서 이의에
대한 특허권자
답변서
구술
심리
IPR
최종
결정서
특허권자
Discovery
기간
신청인
Discovery
기간
특허권자
Discovery
기간
관찰 및
증거배척
기간
3 개월
3 개월
이내
3 개월 3 개월 1 개월 신청이 있으면
구술심리
구술 심리
개시일로부터 12 개월내 최종 결정
• 양 당사자가 3인 재판부에게 자신의 주장을 구술로 제시.
• 일반적으로, 신청인이 먼저 시작, 특허권자가 후술, 그리고 신청인 반박 기회 부여.

25. Petition
제출
특허권자
사전
답변서
IPR
개시결정
특허권자
답변서 및
보정서
신청인 답변서
및 보정사항
이의제기
보정서 이의에
대한 특허권자
답변서
구술
심리
IPR
최종
결정서
특허권자
Discovery
기간
신청인
Discovery
기간
특허권자
Discovery
기간
관찰 및
증거배척
기간
3 개월
3 개월
이내
3 개월 3 개월 1 개월
신청이 있으면
구술심리
IPR 최종 결정서
(Final Written Decision)
개시일로부터 12 개월내 최종 결정
• Estoppel: 최종 서면 결정서가 발행되면 estoppel 효과가 발생하게 됨.

26. Settlement Final Written Decision
323 Cases 2524 Claims
597 Claims
confirmed
IPR 진행 결과
통계: 2014년 12월 누적 현황

27. 연 락 처
Kisuk Lee (이기석)
Attorney at law, Partner
Harness, Dickey & Pierce
7700 Bonhomme, Suite 400
St. Louis, MO 63105
+1‐314‐446‐7670 – 직통
+1‐324‐775‐8771 – 휴대폰
klee@hdp.com – 이메일
www.facebook.com/ksluspat – 개인 블로그