1. Laboratorio Start-up just do it
INTRODUZIONE ALLA
TUTELA DELLA PROPRIETA’
INTELLETTUALE
Lecce 19-20 settembre 2013
Ing. Gabriele Conversano
2. Presentazioni
Ing. Gabriele Conversano
• Ingegnere Meccanico, laureato presso l’Università del
Salento
• Consulente in Proprietà Industriale – Sezione Brevetti
abilitato presso l’UIBM
• European Patent Attorney abilitato presso l’EPO
• Riferimenti: conversano@laforgiabruni.it
3. L’INNOVAZIONE
L'Enciclopedia Treccani adotta la seguente definizione
di innovazione tecnologica
« L'attività deliberata delle imprese e delle istituzioni
tesa a introdurre nuovi prodotti e nuovi servizi,
nonché nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli.»
":
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5. LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Con il termine “Proprietà Intellettuale”
si intende un insieme di beni
immateriali frutto dell’inventiva e
dell’ingegno umano che possono
essere oggetto di tutela secondo una o
più delle forme previste dalla legge
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6. LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
• La legge attribuisce a creatori ed
inventori l’esclusività dello sfruttamento
delle loro creazioni/invenzioni e fornisce
loro gli strumenti legali per tutelarsi da
eventuali abusi da parte di soggetti non
autorizzati.
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7. IL VALORE LEGATO ALLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
L’innovazione conferisce un primo vantaggio competitivo, ma
poi …
• apre la strada all’inseguimento dei concorrenti
• spesso può essere facilmente copiata
• se può essere copiata, probabilmente può anche essere
migliorata dai concorrenti in tempi più brevi e con costi
inferiori
Per questi motivi
“Per un imprenditore non è importante soltanto realizzare
un’innovazione, o essere il primo a realizzarla; è altrettanto
importante essere l’unico”
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9. • BREVETTO
• SEGRETO
AZIENDALE
• DISEGNI E
MODELLI
FUNZIONE
IDENTIFICAZIONE
• MARCHI ED
ALTRI SEGNI
DISTINTIVI
ASPETTO
ESTETICO
ESPRESSIONE
ARTISTICA
• DIRITTO
D’AUTORE
10. COME SI TUTELA L’INNOVAZIONE
- INNOVAZIONE TECNICA -
BREVETTO
PER INVENZIONE
INDUSTRIALE O PER
MODELLO DI UTILITA’
L’INVENZIONE VIENE
DIVULGATA, MA IN CAMBIO
SI OTTIENE UN’ESCLUSIVA
PER UN PERIODO LIMITATO
NEL TEMPO
SEGRETO INDUSTRIALE
L’INVENZIONE RIMANE
SEGRETA, MA SE SCOPERTA
DIVIENE DI LIBERA
ATTUAZIONE
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11. COME SI TUTELA L’INNOVAZIONE
- INNOVAZIONE ESTETICA MODELLO DI DESIGN
Garantisce l’esclusiva su tutte le forme
«identiche» o «simili» alla forma oggetto del
modello
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12. COME SI TUTELA L’INNOVAZIONE
- CREAZIONE ARTISTICA E’ tutelata dalle norme sul Diritto d’Autore
opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,
musicali,
opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno,
opere dell'architettura;
opere dell'arte cinematografica
programmi per elaboratore
banche di dati
opere del disegno industriale che presentino di per sé
carattere creativo e valore artistico.
NOTA: Per le opere del Disegno Industriale la tutela
derivante dal diritto d’autore è cumulabile con la tutela
derivante dalla registrazione di un modello.
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17. Overview of intellectual property
Legal right
What for?
How?
Patents
New inventions
Application and
examination
Copyright
Original creative or
artistic forms
Exists automatically
Trade marks
Distinctive identification
of products or services
Use and/or
registration
Registered
designs
External appearance
Registration*
Trade secrets
Valuable information not
known to the public
Reasonable efforts
to keep secret
19. Innovazione e invenzione
L’innovazione è un arma per fare
concorrenza non sul prezzo.
Ovviamente affinché l’innovazione
sia un fattore distintivo rispetto alla
concorrenza, è necessario che
l’applicazione dell’invenzione sia
preclusa agli altri imprenditori
20. Innovazione e invenzione
Affinché una innovazione di carattere
tecnico sia preclusa alla concorrenza
- Deve rimanere segreta
Oppure
- Deve essere pubblica e godere di una
tutela legale
23. Il segreto industriale –Tutela
Art. 98 CPI
Costituiscono oggetto di tutela le informazioni
aziendali e le esperienze tecnico-industriali […]ove
tali informazioni:
a) siano segrete […];
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui
legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
25. IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE
Il brevetto per invenzione industriale
è un accordo tra la società ed il
richiedente:
Il richiedente descrive e spiega la propria
invenzione, con ciò contribuendo al progresso
tecnico.
La società, in cambio, gli concede un monopolio
temporaneo (eccezione al libero mercato) sullo
sfruttamento dell’invenzione.
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26. IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE
Il brevetto per invenzione industriale
garantisce l’inventore contro il
rischio di distruzione del segreto
La presenza del brevetto in un sistema di libero
mercato costituisce un apparente paradosso,
perché il brevetto crea una situazione di
monopolio, che è il contrario della concorrenza.
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27. IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE
(cfr Vanzetti – Di Cataldo – MANUALE DI DIRITTO INDUSTRIALE)
L’idea che il brevetto favorisca il
progresso tecnico si basa sui
seguenti presupposti:
1)
2)
3)
La presenza del sistema brevettuale, promettendo il diritto di
esclusiva, è stimolo e incentivo all’attività inventiva
La presenza del sistema brevettuale è stimolo alla divulgazione
delle invenzioni
La presenza del sistema brevettuale è stimolo alla diffusione delle
invenzioni, consentendo una circolazione dietro compenso del
diritto sulle invenzioni
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28. IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE
(cfr Vanzetti – Di Cataldo – MANUALE DI DIRITTO INDUSTRIALE)
Per contro chi obietta l’utilità del
sistema brevettuale sostiene che:
1)
2)
3)
Lo stimolo all’innovazione è insito nel regime concorrenziale
(l’imprenditore è costretto ad innovare)
Le invenzioni gestibili in regime di segreto sarebbero, comunque,
assai poche
La diffusione delle innovazioni sarebbe ancora più rapida e
completa in assenza del sistema brevettuale
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28
30. DIRITTI CONFERITI DA UN BREVETTO – Art. 66 C.P.I.
a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di
vietare ai terzi, […], di produrre, usare, mettere in
commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto
in questione;
b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto
di vietare ai terzi[…], di applicare il procedimento,
nonchè di usare, […] il prodotto direttamente ottenuto
con il procedimento in questione.
L’ottenimento del brevetto NON IMPLICA il diritto di
commercializzare il prodotto.
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31. Il problema dei brevetti dipendenti
A ciascuna invenzione descritta in un brevetto
corrisponde una certa regione G di possibili modi
di realizzazione.
Se consideriamo la regione G come una porzione
limitata di spazio all’interno del piano delle
possibili soluzioni di un problema tecnico, il
contenuto dell’invenzione può essere associato
ai punti all’interno della regione G.
Se l’inventore del brevetto che copre la regione
G avesse una completa conoscenza di tutti i
possibili modi di realizzazione contenuti in
questa regione, egli ne sarebbe senza dubbio il
proprietario.
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32. Il problema dei brevetti dipendenti
Nella vita reale però l’inventore non ha mai una
completa conoscenza di tutti i modi di realizzazione
della propria invenzione. In altre parole egli non
conosce tutti i punti che ricadono all’interno della
regione G, ma solo un sottoinsieme limitato.
Potrebbero tuttavia esserci modi di realizzazione
cui l’inventore stesso non ha pensato, che sono
nuovi ed hanno carattere inventivo. In questo caso
si può parlare di invenzione dipendente
Riadattata da: The collected papers of Albert Einstein, Volume 7, The Berlin Years:
Writings, 1918-1921, doc. 21
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33. DIRITTI CONFERITI DA UNA DOMANDA DI BREVETTO – Art. 53 C.P.I.
2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le
rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.
4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione, le
rivendicazioni e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli
effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.
DOMANDA
CONCESSIONE
PUBBLICAZIONE
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44. Il modello di utilità – art. 82 C.P.I.
Possono costituire oggetto di brevetto
per modello di utilità i nuovi modelli atti
a conferire particolare efficacia o
comodità di applicazione o di impiego a
macchine, o parti di esse, strumenti,
utensili od oggetti di uso in genere, quali i
nuovi modelli consistenti in particolari
conformazioni, disposizioni,
configurazioni o combinazioni di parti..
47. Quando un'invenzione presenta il requisito dell'originalità?
Un'invenzione presenta il requisito
dell'originalità ("attività inventiva")
quando non risulta in modo evidente
dallo stato della tecnica;
La soluzione che l’invenzione presenta
non deve cioè apparire ovvia ad una
persona esperta del ramo cui
l'invenzione attiene.
50. LO STATO DELLA TECNICA
Una questione fondamentale nella valutazione dei requisiti di
brevettabilità è l’istante temporale in cui si valuta lo stato della
tecnica.
Fanno parte dello stato della tecnica i documenti pubblici
prima del deposito della domanda originaria.
PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE
D1
D2
DEPOSITO
D1 FA PARTE DELLO
STATO DELLA
TECNICA
D2 NO
51. LO STATO DELLA TECNICA
E’ evidente quindi che, una volta che si sia conseguita
un’invenzione per la quale si intende depositare domanda di
brevetto, è opportuno farlo il prima possibile
PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE
D1
D2
DEPOSITO
D1 FA PARTE DELLO
STATO DELLA
TECNICA
D2 NO
52. IL CONCETTO DI PRIORITA’
Una domanda di brevetto successiva per la stessa invenzione
può ereditare la data di deposito della prima domanda se
- è depositata entro 12 mesi dalla prima;
- ne rivendica correttamente la priorità
PUBBLICAZIONE
D1
PUBBLICAZIONE
D2
PRIMO
DEPOSITO
SECONDO
DEPOSITO
(ad esempio
Italiano…)
(ad esempio
Europeo…)
53. IL CONCETTO DI PRIORITA’
La pubblicazione D2 non fa parte dello Stato dell’arte per il
secondo deposito se rivendica correttamente la priorità del
primo deposito
PUBBLICAZIONE
D1
PUBBLICAZIONE
D2
PRIMO
DEPOSITO
SECONDO
DEPOSITO
(ad esempio
Italiano…)
(ad esempio
Europeo…)
54. VALIDITA’ TERRITORIALE
Gli effetti derivanti da un brevetto sono limitati allo
Stato nel quale il brevetto è concesso
Esiste la possibilità di ottenere la protezione in diversi Stati:
- Presentando più domande, una per ciascuno stato
- Estendendo, a determinate condizioni, una domanda di brevetto
nazionale
- Presentando una domanda in accordo ad una Convenzione
Internazionale
(CBE, PCT…)
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55. POSSIBILI PERCORSI BREVETTUALI PER UN DEPOSITANTE ITALIANO
Brevetto NAZIONALE
Brevetto EUROPEO
(In Italia disciplinato
dal CPI)
Disciplinato dalla
CBE
Domanda di
Brevetto
Internazionale PCT
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57. BREVETTO ITALIANO
BASE LEGALE
Codice Proprietà Industriale (dLgs 30/2005)
ESTENSIONE
TERRITORIALE
ITALIA
DURATA
20 ANNI DALLA DATA DI DEPOSITO
LINGUA
DELLA
DOMANDA
Italiano, ma almeno le rivendicazioni devono essere
tradotte in inglese per permettere all’EPO (European
Patent Office) di effettuare la ricerca di anteriorità
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58. BREVETTO ITALIANO - ITER
REDAZIONE DI
RAPPORTO DI RICERCA
DA PARTE DELL’EPO (6-9
MESI)
DEPOSITO
L’UIBM invia la domanda
all’EPO
CONCESSIONE
(24-30 MESI)
PUBBLICAZIONE (18
MESI)
TIME LIMIT PER
RISPONDERE AL
RAPPORTO DI RICERCA
(21 MESI)
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59. ITER BREVETTUALE TIPO – BREVETTO ITALIANO
ESAME
FORMALE
RICERCA
ANTERIORITA’
E PRIMA
OPINIONE
ESAME
SOSTANZIALE
CONCESSIONE
60. BREVETTO EUROPEO
BASE LEGALE
Convenzione Europea sul Brevetto (CBE)
- Non è un brevetto della Comunità Europea -
ESTENSIONE
TERRITORIALE
Stati aderenti alla CBE (vedi slide successiva)
DURATA
20 ANNI DALLA DATA DI DEPOSITO
LINGUA
DELLA
DOMANDA
Inglese, Francese o Tedesco
(Ma si può depositare inizialmente in italiano, a
condizione di mandare successivamente una traduzione)
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60
61. Albania
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
Yugoslav Republic of
Macedonia
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Liechtenstein
EPC CONTRACTING STATES Lithuania
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Serbia
San Marino
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
In grassetto gli stati non
membri UE al 15/09/2013
63. BREVETTO EUROPEO
Il Brevetto Europeo NON è un brevetto unico con valenza
in tutti gli Stati.
E’ un titolo che può essere convalidato, senza ulteriori
esami o verifiche, negli Stati di interesse.
Per convalidare il titolo è necessario:
- pagare la relativa tassa
- Depositare una traduzione (totale o parziale) nella lingua
dello Stato
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63
64. Convalida del brevetto Europeo - OGGI
Convalida IT
Convalida DE
Ricerca, esame e
concessione
(presso EPO)
Convalida FR
Convalida …..
65. Arrivo del Brevetto Unitario - Cosa cambia per il depositante
Ricerca, esame e
concessione
(presso EPO)
Iscrizione nel registro
dei Brevetti Unitari
(25 Stati aderenti)
Convalida in Italia
e/o Spagna?
Il richiedente, con un’unica operazione ottiene tutela in 25 Stati.
I Brevetti Unitari garantiranno una tutela uniforme su tutto il territorio europeo
(Ad eccezione di Italia e Spagna).
66. DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE - PCT
BASE LEGALE
PATENT COOPERATION TREATY(CBE)
ESTENSIONE
TERRITORIALE
144 Stati aderenti al PCT (vedi slide successiva)
DURATA
30 MESI DALLA PRIORITA’
LINGUA
DELLA
DOMANDA
Arabic, Chinese, English, French, German, Japanese,
Korean, Portuguese, Russian or Spanish
(Ma si può depositare inizialmente in italiano, a condizione di
mandare successivamente una traduzione)
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67. PAESI ADERENTI AL PCT
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67
68. PAESI NON ADERENTI AL PCT
Argentina
Libano
Pakistan
Taiwan
Myanmar
Bangladesh
Iran
Afghanistan
Arabia Saudita
Somalia
South Sudan
Yemen
Iraq
Eritrea
Etiopia
Congo
Burundi
Nepal
Suriname
Guyana
Venezuela
Paraguay
Bolivia
Uruguay
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68
69. PROCEDURA PCT
EUROPA
DEPOSITO
RICEZIONE DEL
RAPPORTO DI
RICERCA
INGRESSO NELLE
FASI NAZIONALI
ENTRO 30 MESI
DALLA PRIORITA’
USA
CINA
…
La procedura PCT non consente di ottenere un
«brevetto internazionale», ma di posticipare a 30 mesi
la maggior parte delle spese
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69
70. ITER BREVETTUALE TIPO – DOMANDA PCT
ESAME
FORMALE
RICERCA
ANTERIORITA’
E PRIMA
OPINIONE
ESAME
SOSTANZIALE
CONCESSIONE
Nella Procedura PCT sono unificate le fasi di deposito e
ricerca.
La fase di esame si effettua in ciascuno Stato o Regione
di interesse
72. IPOTESI DI STRATEGIA BREVETTUALE
COMPLETAMENT
E NEGATIVO? ->
FINE
DEPOSITO
ITALIANO
RAPPORTO
DI RICERCA
ESTENSIONE
INTERNAZIONAL
E PCT CON
PRIORITA’
(ENTRO 12 MESI
DAL PRIMO
DEPOSITO)
INGRESSO
NELLE FASI
NAZIONALI
EUROPA
ENTRO 30 MESI
DALLA
PRIORITA’
USA
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CONVALIDA
SINGOLI STATI
72
73. TASSE DI DEPOSITO (circa)
3500
3000
2500
€
2000
1500
1000
500
0
ITALIANO
EUROPEO
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PCT
73
74. TASSE FINO ALLA CONCESSIONE DI UN BREVETTO EUROPEO
Le tasse da pagare per l’ottenimento di un Brevetto Europeo sono
(nel migliore dei casi…)
Filing Fee
Search Fee
Examination Fee
Designation Fee
Fee for Grant and Publishing
Renewal Fee (3rd year)
Renewal Fee (4th year)
TOTALE
200,00
1.165,00
1.555,00
555,00
875,00
445,00
555,00
-----------------5.350,00
(Nell’arco di 3-4 anni)
77. Funzioni del brevetto
Tutela e sfruttamento Fonte di informazioni
economico
tecniche, scientifiche,
commerciali
delle invenzioni
accessibili al pubblico
78. L’utilità dell’informazione brevettuale
Pianificazione
di un
progetto di
R&D
PRODOTTO
FINITO
RISULTATI
R&D
SVILUPPO
Qualcuno ha già sviluppato ciò che io sto per
sviluppare?
Posso evitare di duplicare gli sforzi di ricerca?
Chi sono i soggetti potenzialmente interessati al mio
business?
Chi sono i miei futuri concorrenti?
79. L’utilità dell’informazione brevettuale
Pianificazione
di un
progetto di
R&D
PRODOTTO
FINITO
RISULTATI
R&D
SVILUPPO
A questo stadio della ricerca in generale ho interesse
ad avere un ventaglio di risultati piuttosto ampio
(poche decine), organizzati in modo da essere
utilizzabili come riferimento durante lo sviluppo della
ricerca.
Sono di interesse sia i brevetti che le domande di
brevetto.
80. Pianificazione
di un
progetto di
R&D
L’utilità dell’informazione brevettuale
PRODOTTO
FINITO
RISULTATI
R&D
SVILUPPO
• Posso tutelare ciò che ho sviluppato?
- NOVITA’
- ATTIVITA’ INVENTIVA
Rispetto allo Stato dell’arte
81. Pianificazione
di un
progetto di
R&D
L’utilità dell’informazione brevettuale
PRODOTTO
FINITO
RISULTATI
R&D
SVILUPPO
A questo stadio dello sviluppo si ha interesse ad ottenere
un ristretto numero di risultati (minore di 5, idealmente
circa di 3) che sono di particolare rilevanza in quanto
molto simili ai risultati della mia ricerca.
Sono di interesse sia i brevetti che le domande di brevetto
82. L’utilità dell’informazione brevettuale
Pianificazione
di un progetto
di R&D
PRODOTTO
FINITO
RISULTATI
R&D
SVILUPPO
• Posso commercializzare liberamente il mio
prodotto?
- Diritti di terzi e loro estensione territoriale
- Il problema dei brevetti dipendenti
83. L’utilità dell’informazione brevettuale
Pianificazione
di un progetto
di R&D
PRODOTTO
FINITO
RISULTATI
R&D
SVILUPPO
In questo caso ho interesse a conoscere solo:
- i brevetti concessi e validi nello Stato in cui voglio
commercializzare
- le domande di brevetto ancora in fase di esame che
hanno validità per lo Stato di interesse
84. NOTA SULL’ESTENSIONE TERRITORIALE
Qualunque documento inerente lo specifico settore
tecnico, pubblicato in qualsiasi lingua ed in qualsiasi
parte del mondo toglie novità e/o attività inventiva ad
una invenzione.
(Lo stato dell’arte è un concetto assoluto)
86. IL REGIME DI SEGRETEZZA
Sono pubbliche tutte le domande di brevetto aventi data di
priorità più vecchia di 18 mesi ed i brevetti concessi
BREVETTI E
DOMANDE PUBBLICI
DOMANDE IN
REGIME DI
SEGRETEZZA
T = -18 mesi
T=0
RICERCA DI
ANTERIORITA’
87. Informazione brevettuale – In che lingua
La «lingua di pubblicazione» è:
DOMANDE PCT: una tra cinese, francese,
arabo, giapponese, inglese, russo, spagnolo e
tedesco
BE: inglese, francese o tedesco
BREVETTI NAZIONALI: lingua ufficiale dello
Stato
88. Informazione brevettuale: DOVE
Le banche dati in generale sono liberamente
accessibili.
Alcuni servizi di ricerca sono a pagamento
(Es. PISE dell’EPO, Delphion.com….)
94. www.uibm.gov.it
-> UIBM
(solo riferimenti bibliografici dei brevetti e delle domande di brevetto italiane,
testi completi scaricabili solo per le ultime annate solo a pagamento)
95. Pubblicazione delle domande di brevetto
Dati bibliografici
Titolo
Date (Deposito, Pubblicazione, Priorità, Concessione)
Titolare, Inventore
Classificazione
Stati designati
Tipo di pubblicazione
A1 – Prima pubblicazione senza rapporto di ricerca
A2 – Prima pubblicazione con rapporto di ricerca
A3 – Pubblicazione del solo rapporto di ricerca
B1 – Brevetto concesso
Contenuto tecnico
Descrizione
Rivendicazioni
Disegni
Riassunto
110. Classificazioni
• Tutti i documenti brevettuali sono classificati mediante
uno o più simboli che indicano l’appartenenza ad un
determinato settore tecnologico.
• La classificazione dei brevetti è uno strumento di ricerca
ed accesso ai documenti brevettuali indispensabile.
111. IPC – International Patent Classification
STRUTTURA
sezioni, classi, sotto-classi, gruppi
SCHEMA
8 sezioni
Es. A
120 classi
Es. A23
700 sotto-classi
70000 gruppi
Es. A23L1
Es. A23L1/16
112. IPC - SEZIONI
A
B
C
D
E
F
Human necessities
Performing operations; Transporting
Chemistry; Metallurgy
Textiles; Paper
Fixed constructions
Mechanical engineering; Lighting; Heating
Weapons; Blasting
G Physics
H Electricity
113. IPC – ESEMPIO – Motore 4 cilindri in linea
SECTION F — MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING;
HEATING; WEAPONS; BLASTING
F01 - MACHINES OR ENGINES IN GENERAL;
ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
F01B - MACHINES OR ENGINES, IN GENERAL OR OF
POSITIVE-DISPLACEMENT TYPE, egSTEAM ENGINES
F01B1 Reciprocating-piston machines or engines
characterised by number or relative disposition of cylinders or by
being built-up from separate cylinder-crankcase elements
F01B1/02 with cylinders all in one line
114. Altri esempi…
Ferro da stiro
Penna a sfera
…
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114
115. Classificazioni principali
IPC: International Patent Classification
– E’ un sistema gerarchico in cui tutte le tecnologie sono suddivise
in sezioni, classi, sottoclassi e gruppi. Contiene circa 70000 gruppi.
http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/
ECLA: European Classification
– E’ utilizzata dagli esaminatori dell’Ufficio Europeo Brevetti. E’
costruita sulla base della IPC e contiene circa 132200 gruppi.
http://v3.espacenet.com/eclasrch
116. Classificazioni
USPCL: United States Patent Classification
– E’ utilizzata dagli esaminatori dell’Ufficio Statunitense Brevetti.
Contiene circa 450 classi e 150000 sottoclassi.
– “function-oriented”
http://www.uspto.gov/go/classification/
FI/FTERMS: Japanese Patent Classification
– Due sistemi indipendenti
– FI: basata sulla IPC. Contiene circa 190.000 suddivisioni,
particolarmente nelle sezioni G e H
– Fterms: sviluppati dal JPO dal 1980; coprono tuttI i campi tecnici;
340.000 suddivisioni
http://search.p4.patolis.co.jp/search_en.html
117. Ricerche di anteriorità – SINOTTICO
Riceche di stato
dell'arte o
bibliografiche
QUANDO
SCOPO
BANCHE DATI
RISULTATI
Ricerche di
brevettabilità
RICERCHE PER LIBERA
ATTUAZIONE
Ricerche per validità ed
opposizione
PRIMA di un progetto
R&D
DURANTE o DOPO un
progetto di R&D
PRIMA della
commercializzazione
OPPOSIZIONE ad un
brevetto o CONTENZIOSO
Valutare la
brevettabilità dei
risultati della ricerca
Domande di brevetto o
brevetti non scaduti in
un determinato Stato,
in un determinato
settore tecnilogico
Trovare arte nota non
considerata dagli
esaminatori
Informazioni generali
su un settore
tecnologico e sullo
stato dell'arte relativo
ad uno scpecifico
problema
BREVETTUALE + TECNICOBREVETTUALE +
BREVETTUALE +
SCIENTIFICA…MEGLIO SE
BREVETTUALE
TECNICO-SCIENTIFICA TECNICO-SCIENTIFICA
TESTI SCIENTIFICI E
MANUALI
AMPI (POCHE DECINE)
AMPI ED ESAUSTIVI
SPECIFICI (rilevanti
SPECIFICI (MENO DI 10
EVIDENZA DELLE PARTI
(TITOLO E RIASSUNTO
quelli che rivendicano
DOCUMENTI, TESTO
DEL TESTO RILEVANTI PER
DI QUALCHE DECINA DI
il prodotto o processo
INTEGRALE)
INVALIDARE LE
DOCUMENTI)
di interesse)
RIVENDICAZIONI
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117
118. Esercitazione pratica
Si vuole verificare se è brevettabile la seguente
invenzione:
Bicicletta elettrica a pedalata assistita, configurata
in modo da ricaricare le batterie in frenata
Nel caso in cui l’invenzione non sia brevettabile,
valutare se è liberamente attuabile in Europa
119. Esercitazione pratica - scaletta
Organizzare le informazioni di base
NON sono noti depositanti, inventori o
documenti, ma solo la descrizione del trovato
Scegliere le banche dati
La ricerca verrà condotta sulla banca dati libera
ESPACENET.com
NOTA: si sarebbe potuto scegliere di condurre la
ricerca su altre banche dati (Wipo, JP office,
USPTO, Google…)
120. Esercitazione pratica - scaletta
Individuare: parole chiave, sinonimi e codici
di classificazione
Le parole chiave ed i sinonimi sono:
Parola chiave
Bicicletta
Bicicletta elettrica
ricarica
frenata
Traduzione e sinonimi
bike, bicycle, cycle
electric bike
charge, recharge
brake, braking
121. Codici di classificazione
Su espacenet è possibile effettuare una ricerca per parole chiave all’interno della
classificazione europea
123. Ci aspettiamo che i documenti saranno trovati nel
gruppo B62M6/40 – 45 - 50.
Al fine di non omettere risultati interessanti possiamo
effettuare la ricerca in B62M6 o anche in B62M
124. Il primo risultato non contiene
esplicitamente la caratteristica
da noi cercata…
126. Evidentemente la nostra «invenzione» non è
brevettabile.
Può però essere liberamente attuata?
Per rispondere a questa domanda è opportuno notare
che l’invenzione è descritta, secondo le nostre
conoscenze, in un documento pubblicato nel 1975 (oltre
20 anni fa).
Per questo motivo nessuna domanda di brevetto
depositata dopo quella data può essere stata
validamente concessa per questa invenzione, a meno
che non contenesse del contenuto tecnico ulteriore
L’invenzione pertanto è, in linea di principio,
liberamente attuabile.
127. Il parere di brevettabilità
Al termine di una ricerca di
anteriorità si ha in genere a
disposizione un ristretto
numero di documenti
considerati rilevanti rispetto
alla propria invenzione
128. Il parere di brevettabilità
Sulla base di questi documenti
è quindi necessario verificare
la presenza dei requisiti di
brevettabilità
130. Il parere di brevettabilità
E’ una invenzione?
NO scoperte (es. nuovo minerale o
microorganismo presente in natura),
NO teoria scientifica
NO metodo matematico.
131. Il parere di brevettabilità
E’ applicabile industrialmente?
NO moto perpetuo, macchine a
rendimento > 1….
132. Il parere di brevettabilità
E’ contraria all’ordine pubblico ed alla
morale?
Rilevante per alcune invenzioni
BIO-TECH (clonazione umana,
sofferenza su animali, utilizzo di
embrioni…)
133. Il parere di brevettabilità
E’ NUOVA?
Una invenzione è considerata nuova se
non forma parte dello «stato dell’arte».
Lo stato dell’arte rilevante per
l’invenzione è stato definito dalla ricerca
di anteriorità.
134. Il parere di brevettabilità
Nel considerare la novità, il contenuto di un
documento dovrebbe essere considerato in
maniera isolata dal contenuto degli altri
documenti rilevati
135. Il parere di brevettabilità
Un documento è rilevante ai fini di novità rispetto alla mia
invenzione se descrive la totalità degli elementi tecnici
contenuti nel trovato, nella medesima combinazione
136. Il parere di brevettabilità
Se gli elementi dell’invenzione sono presenti nel
documento, ma non nella combinazione rivendicata,
quella combinazione è nuova.
137. Il parere di brevettabilità
Un’invenzione manca di novità se e solo se
c’è una completa conformità di
caratteristiche tra l’invenzione e il
documento anteriore.
L’utilizzo di caratteristiche tecniche
equivalenti ma non identiche non toglie
novità all’invenzione.
L’equivalenza andrà valutata con
riferimento all’attività inventiva
138. Il parere di brevettabilità - Esempio
Esempio di possibile invenzione
Gli impianti ad aria compressa sono dotati di valvole di sfiato.
Queste spesso sono provviste di dispositivi di silenziamento in materiale poroso
che possono essere otturati polvere e sporco provenienti dall’esterno
139. Il parere di brevettabilità - Esempio
Soluzione del problema
Dispositivo silenziatore comprendente
- un involucro (1) collegabile alla valvola da proteggere,
- un elemento silenziatore (2) interno all’involucro (1),
- un otturatore (3) vincolato ad un elemento elastico (5)
140. Requisiti di brevettabilità
NUOVA
INVENTIVA (ORIGINALE)
?
?
INVENZIONE
BREVETTABILE
NON CONTRARIA
ALL’ORDINE PUBBLICO
ED ALLA MORALE
(LICEITA’)
APPLICABILE
INDUSTRIALMENTE
141. Il parere di brevettabilità - Esempio
Closest prior art individuata
Dispositivo silenziatore comprendente
- un involucro (11) collegabile alla valvola da proteggere,
- un elemento silenziatore (35) esterno rispetto all’involucro (1),
- un otturatore (36) vincolato ad un elemento elastico (51)
142. CONFRONTO INVENZIONE ARTE NOTA
INVENZIONE
.
D1
.
Involucro collegabile alla valvola da
proteggere
OK
un elemento silenziatore
OK
interno all’involucro
L’elemento silenziatore è esterno
un otturatore vincolato ad un elemento
elastico e ad un mezzo di contrasto
ok
Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano
142
143. CONFRONTO INVENZIONE ARTE NOTA
Sebbene in D1 siano contenuti tutti gli elementi che
definiscono l’invenzione, la loro combinazione è
differente, pertanto la valvola descritta è nuova
rispetto a D1.
Se un’invenzione non è inequivocabilmente
ricavabile dagli insegnamenti contenuti in un unico
documento, allora l’invenzione è nuova.
Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano
143
144. Requisiti di brevettabilità
INVENTIVA (ORIGINALE)
NUOVA
?
INVENZIONE
BREVETTABILE
NON CONTRARIA
ALL’ORDINE PUBBLICO
ED ALLA MORALE
(LICEITA’)
APPLICABILE
INDUSTRIALMENTE
145. Il test di Attività inventiva
Una volta che si sia appurato che l’invenzione è nuova, è necessario verificare se la
stessa è «originale» o «inventiva»
Un’invenzione presenta il requisito dell’originalità quando non risulta in modo
evidente dallo stato della tecnica, ovvero non è ovvia a una persona esperta del
ramo a cui l’invenzione appartiene (tecnico medio del settore).
Ha senso verificare la presenza di attività inventiva solo in presenza di novità
146. Il test di Attività inventiva
Sorgono pertanto almeno due domande:
- Chi è il tecnico medio del settore?
- Cosa significa, nella pratica, «risulta in modo evidente dallo stato della
tecnica»?
147. Il test di Attività inventiva
L’attività inventiva è un requisito più difficile da verificare della novità.
L’approccio codificato dall’EPO è quello di utilizzare il
«problem and solution approach»,
che è un test in tre passi utile a determinare,
in maniera oggettiva, la presenza o meno di attività inventiva.
148. Problem and solution approach
Identificare l’ARTE NOTA
PIU’ VICINA
Definire il PROBLEMA
TECNICO OGGETTIVO
verificare se la soluzione
fornita dall’invenzione è
INDICATA O SUGGERITA
nell’arte nota
149. Problem and solution approach
1.
Identificare l’arte nota più vicina
L’arte nota più vicina è la combinazione di caratteristiche, contenute in un solo
documento, che costituisce il punto di partenza più promettente per uno sviluppo
ovvio in direzione dell’invenzione.
L’arte nota più vicina dovrebbe essere indirizzata alla soluzione dello stesso
problema tecnico o per lo meno appartenere allo stesso campo tecnico
dell’invenzione
150. Problem and solution approach
2.
Definire il PROBLEMA TECNICO OGGETTIVO
Il problema tecnico oggettivo è il compito del tecnico medio del settore che deve
modificare la closest prior art per ottenere l’invenzione
Il problema tecnico oggettivo è definito dagli effetti tecnici causati dalle differenze
tra l’invenzione e l’arte nota
151. CONFRONTO INVENZIONE ARTE NOTA
INVENZIONE
.
D1
.
Involucro collegabile alla valvola da
proteggere
OK
un elemento silenziatore
OK
interno all’involucro
L’elemento silenziatore è esterno
un otturatore vincolato ad un elemento
elastico e ad un mezzo di contrasto
ok
l’otturatore in condizioni di riposo
protegge dallo sporco il silenziatore
L’otturatore non può proteggere dallo
sporco il silenziatore
Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano
151
152. Problem and solution approach
2.
Definire il PROBLEMA TECNICO OGGETTIVO
Il problema tecnico oggettivo in questo caso può essere definito come:
Fornire un silenziatore per una valvola di scarico che sia protetto dalla
polvere quando l’otturatore è nella sua posizione di riposo
153. Problem and solution approach
3.
Partendo dall’arte nota più vicina e dal problema tecnico oggettivo verificare
se la soluzione fornita dall’invenzione sarebbe stata ovvia per il tecnico del
settore
Uno sviluppo ovvio generalmente si può trovare in un secondo documento di arte
nota nello specifico campo dell’invenzione.
L’invenzione è ovvia se l’insegnamento ottenuto dal secondo documento di arte
nota avrebbe indirizzato il tecnico medio del settore a modificare o adattare la
«closest prior art» per ottenere l’invenzione
154. Problem and solution approach
L’invenzione è ovvia se l’insegnamento ottenuto dal secondo documento di arte
nota avrebbe indirizzato il tecnico medio del settore a modificare o adattare la
«closest prior art» per ottenere l’invenzione
D1
D2
155. Problem and solution approach
Nel caso di esempio la modifica proposta non è suggerita né indicata dagli ulteriori
documenti di anteriorità rilevati
D1
D2
D3
158. DOCUMENTI NECESSARI PER UNA DOMDANDA DI BREVETTO
DOMANDA
Contiene le informazioni necessarie ad indentificare il
richiedente, il mandatario e la domanda
DESIGNAZIONE Contiene le informazioni necessarie ad indentificare gli
DI INVENTORE inventori
DESCRIZIONE
RIVENDICAZIONI
DISEGNI
RIASSUNTO
Deve descrivere in maniera compiuta l’invenzione
permettendo al tecnico del settore che la legga di replicare
l’invenzione (enabling disclosure)
Definiscono precisamente l’ambito di tutela richiesto
Se necessari (in genere si…)
Utile a fini bibliografici e di ricerca
Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano
158
159. Structure of the description
• Prior art
– Teapot with one spout
• Drawback of prior art
– Time-consuming
• Problem to solve
– Reduce filling time
• Solution
– Provide a second spout
• Advantage of the invention
– The time needed to fill multiple
cups is reduced
160. La Descrizione costituisce una «dichiarazione di scienza»
del richiedente il brevetto.
• In essa deve essere descritta compiutamente
l’invenzione in relazione al problema risolto, e
dovrebbero essere discussi uno o più modi di
realizzazione della stessa.
• Nella descrizione deve essere contenuto e spiegato
tutto quanto rivendicato
(Le rivendicazioni devono essere «supportate dalla
descrizione»)
161. • Le rivendicazioni costituiscono una
«dichiarazione di volontà».
• In esse deve essere chiaramente definito
l’ambito di tutela richiesto per il proprio
brevetto.
• Dal momento che il brevetto concede un
monopolio (seppure temporaneo) i limiti di
estensione di questo monopolio devono essere
chiaramente definiti
162. STRUTTURA DI UNA RIVENDICAZIONE - Rule 43 EPC
The claims shall define the matter for which protection is sought
in terms of the technical features of the invention. Wherever
appropriate, claims shall contain:
• (a) a statement indicating the designation of the
subject-matter of the invention and those technical features
which are necessary for the definition of the claimed
subject-matter but which, in combination, form part of the
prior art;
• (b) a characterising portion, beginning with the expression
"characterised in that" or "characterised by" and specifying
the technical features for which, in combination with the
features stated under sub-paragraph (a), protection is sought.
163. Struttura delle rivendicazioni
Le rivendicazioni contengono quindi
- un preambolo che definisce l’ambito della
tecnica in cui si inserisce l’invenzione
- una parte caratterizzante, che definisce il
contributo alla tecnica fornito dall’invenzione
e per il quale si chiede protezione
164. "A double pipe comprising:
an outer pipe; and
an inner pipe having a spiral or wavy shape configured to be held by an
inner circumferential face of the outer pipe,
PREAMBOLO
Struttura di una rivendicazione
the diameter of the spiral or an amplitude of the wavy shape of the
inner pipe is equal to or less than an inner diameter of the undeformed
outer pipe; and
the outer pipe has locally crushed parts extending inwardly in a
diametrical direction to hold the inner pipe at each crushed part."
Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano
CARATTERIZZANTE
characterised in that
164
165. • La protezione è conferita per la parte
caratterizzante in abbinamento a tutte le
caratteristiche contenute nel preambolo.
• E’ evidente quindi che è opportuno inserire nel
preambolo «tutte e sole le caratteristiche
tecniche strettamente necessarie a realizzare
un modo di realizzazione funzionante secondo
lo stato dell’arte»
166. Nella parte caratterizzante devono essere
inserite le caratteristiche tecniche che:
• differenziano l’invenzione dallo stato dell’arte
e
• producono un effetto utile a risolvere in
maniera non ovvia un problema tecnico.
167. RIVENDICAZIONI DIPENDENTI
• Il richiedente ha l’interesse di ottenere la
protezione più ampia possibile per la propria
invenzione.
• Per questo motivo si deposita in generale una
prima rivendicazione il più ampia possibile
168. Il rischio nel depositare rivendicazioni molto ampie è che durante
la fase di esame (o, peggio, in giudizio) venga trovata arte nota
non conosciuta all’inventore.
In quel caso, se il brevetto ha una sola rivendicazione molto
ampia che viene distrutta dall’arte nota trovata, potrebbe non
rimanere alcuna protezione.
169. La funzione delle rivendicazioni dipendenti
1
2
3
Arte
nota
In questo caso l’arte
nota è sicuramente
invalidante per le
rivendicazioni 1 e 2, ma
non per la 3 e la 4
4
169
170. Le rivendicazioni indipendenti descrivono l‘invenzione in termini
molto generali, in modo da consentire una interpretazione ampia
nei procedimenti giudiziari.
Le rivendicazioni dipendenti invece descrivono specifici modi di
realizzazione dell’invenzione che l’inventore considera
economicamente attrattivi.
171. Processo di stesura di una rivendicazione
1
• Identificare l’invenzione e le
anteriorità rilevanti
2
• Scomporre l’invenzione in elementi, ed
evidenziare le relazioni tra gli elementi
3
• Identificare la funzione svolta da
ciascun elemento
171
172. Processo di stesura di una rivendicazione
4
5
6
• Verificare la presenza di ciascun elemento in ciascun
documento di arte nota
• Identificare l’arte nota più vicina (quella che ha in comune
il maggior numero di elementi con l’invenzione)
• Scrivere una prima volta il preambolo della
rivendicazione, inserendo tutti gli elementi in comune tra
l’invenzione e l’arte nota
172
173. Processo di stesura di una rivendicazione
7
• Scrivere una prima volta la parte caratterizzante della
rivendicazione inserendo tutti gli elementi/caratteristiche
presenti nell’invenzione ma non nell’arte nota
173
