3. JORNADA 12 NOVIEMBRE 2013
COMO PROTEGER TU IDEA TECNOLÓGICA
¿QUÉ PAPEL JUEGA EL REGISTRO DE PATENTES
Y MARCAS EN LA PROTECCIÓN DE LA
INNOVACIÓN?
PONENTES:
DIVISIÓN LEGAL
JAUME CASANOVAS
Asesor / Consultor
ALFONS FEMENIA
Agente Europeo de Patentes
JORDI LORENZO
Abogado especializado en IP
4. CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
La Propiedad Industrial se constituye en una de las ramas del
derecho a través de la cual se protege el desarrollo intelectual e
industrial de los autores o inventores, al cual se le atribuye un
derecho exclusivo de carácter inmaterial.
5. OBJETOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
* INVENCIONES
o Patentes
o Modelos de Utilidad
* CREACIONES DE FORMA
o Diseño Industrial
* SIGNOS DISTINTIVOS
o Marcas
o Nombres comerciales
3
6. PROTECCIÓN EN EL EXTRANJERO DE UNA MARCA
TRES VIAS POSIBLES:
- Marca
Internacional
- Marca Comunitaria
- Vía Directa
10. DISEÑOS INDUSTRIALES
Tipos de solicitud:
-Diseños nacionales
- Diseño comunitario: Toda la Unión Europea
20 AÑOS
- Diseño internacional (Acuerdo de La Haya): Excepto la Unión
Europea son países poco interesantes (por ejemplo, no se puede
designar Estados Unidos o China).
http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf
11. INVENCIONES
CONCEPTO
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, invención
es la acción y efecto de inventar, que consiste en hallar o descubrir una
cosa nueva o no conocida; es decir, es un concepto general que recoge
todo aquel descubrimiento de cosas o efectos nuevos cualesquiera que sea
su naturaleza.
9
12. DEFINICIÓN DE PATENTE
La Patente es un “título de propiedad
industrial” que es otorgado por el Estado a
una determinada persona (física o jurídica) –
“el solicitante” – en virtud del cual se le
concede el derecho de exclusiva para la
explotación de dicha invención como
“contraprestación” por haber hecho
pública la invención.
El derecho de explotación en exclusiva tiene
un límite geográfico (el Estado/s para el que
la Patente ha sido concedida) y temporal.
10
13. INVENCIONES NO PATENTABLES
La Ley de Patentes española no dice qué invenciones son patentables sino,
sólo aquéllas que no lo son.
Así, no se considera invención (art. 4 LP):
a)
Los descubrimientos científicos, las
teorías científicas y los métodos
matemáticos.
b)
Las obras literarias o artísticas o
cualquier otra creación estética, así
como las obras científicas. [Estas obras
son objeto de la Propiedad Intelectual].
c)
Los planes, reglas y métodos para el
ejercicio de actividades intelectuales,
para juegos o para actividades
económico-comerciales, así como los
programas de ordenador.
d)
La forma de presentar informaciones.
11
14. INVENCIONES NO PATENTABLES II
Además, no podrán ser objeto de patente (art. 5 LP):
* Los procedimientos de clonación de
seres humanos.
* Los procedimientos de modificación
de la identidad genética germinal del
ser humano.
*
La utilización de embriones
humanos con fines industriales o
comerciales.
* Las invenciones cuya publicación o
explotación sea contraria al orden
público o a las buenas costumbres.
* Las variedades vegetales.
* Las razas animales.
12
15. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD
1.
NOVEDAD. La invención debe ser nueva, no puede estar comprendida en el estado de la
técnica. (Importante: no divulgación previa: solicitud de patente – publicación técnica/científica).
2.
ACTIVIDAD INVENTIVA. La invención no puede ser obvia a partir del estado de la técnica.
3.
APLICACIÓN INDUSTRIAL. La invención debe ser susceptible de aplicación y no
puramente teórica.
+ SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN. La memoria de la Patente debe describir de manera
suficiente tanto el problema técnico existente como la solución aportada por el invento, para
que una persona con los conocimientos adecuados pueda reproducirla.
13
16. DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE
Un principio básico del Derecho de Patentes es que
confiere un derecho llamado NEGATIVO: un derecho a
impedir que otros utilicen lo que es objeto de la patente
(o modelo de utilidad), no dando, sin embargo, un
derecho positivo, es decir, un derecho a usar, derecho
positivo que sí se contempla para los signos distintivos
(marcas/nombres comerciales).
Lo que permite realmente la patente es impedir que un
tercero fabrique o explote la invención o haga un uso
comercial de su objeto.
Es decir, una persona puede tener un título de patente y
NO poder poner en práctica su contenido por infringir
derechos ajenos.
Ej: Patente de nuevo medicamento no puede ser
comercializado si no se ha obtenido la autorización de la
Agencia Española del Medicamento.
14
17. DURACIÓN DEL REGISTRO
DE LAS INVENCIONES
Las invenciones tienen una vida legal limitada en el tiempo; este plazo
varía algo según los países, pero en la mayoría de los casos, se establece la
duración del registro en:
- PATENTES: 20 años desde la fecha de solicitud.
- MODELOS DE UTILIDAD: 10 años desde la fecha de solicitud.
A diferencia de los signos distintivos, en las invenciones NO es posible
efectuar renovaciones para ampliar este plazo, de tal modo que cuando éste
se ha cumplido, o antes si es que la patente ha sido abandonada por su
titular, el objeto de la invención pasa a ser de DOMINIO PÚBLICO.
15
18. ¿PATENTAR/NO PATENTAR?
Hay varios factores determinantes
decisión. Lo primero que habría que
que solicitar una patente es una
estratégica y no estrictamente una
técnica.
en esta
decir es
decisión
decisión
Si el resultado de la I+R+i es susceptible de
protección vía Patentes las posibilidades son
dos:
* Patentar
* Secreto Industrial - Know-How
A nivel estadístico se refleja que de los
resultados de I+D susceptibles de ser
patentados, el 75% es objeto de patente
mientras que el 25% se decide mantener como
secreto industrial.
16
19. ¿PATENTAR/NO PATENTAR?
Si el resultado de la I+R+i no fuera susceptible de protección vía Patentes
las posibilidades pueden ser:
-
Plantearse la protección vía Propiedad Intelectual.
Mantener los resultados de la I+R+i como secreto industrial al objeto de “comercializar” el
conocimiento en “servicios de consultoría” de la entidad.
Identificación del proyecto/resultado mediante marca comercial.
Idea básica:
- en algún momento de la I+R+i el investigador debe plantearse si los resultados de su
trabajo pueden ser protegidos.
17
20. PATENTAR
VENTAJAS
•
•
•
•
•
•
Se puede considerar como un activo
(intangible) de la empresa,
representando un incremento del valor
de la empresa.
Aumenta la imagen de la empresa
(posicionamiento en ránkings
solicitantes de patente).
Visibilidad del “inventor”.
Permite acceder a determinadas
subvenciones y fondos de la UE.
Al ser un derecho de exclusiva facilita
la transferencia de tecnología (licencia
o cesión).
Otorga una protección más sólida ante
copias e infracciones.
INCONVENIENTES
•
•
•
•
Se debe hacer público el
contenido y objeto de la tecnología
patentada.
Tiene una duración limitada en el
tiempo.
Tiene un coste económico.
Tiene un ámbito territorial limitado.
21. LAS PATENTES COMO FUENTE
DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA
Las solicitudes de patentes publicadas son una fuente de
información tecnológica:
- Sirven para saber qué hace la competencia;
- Sirven para saber el riesgo de infracción de patentes de la
competencia;
- Sirven para saber si mi invención es patentable;
- Permiten presentar oposiciones a otras patentes, con patentes o
documentos propios o de terceros divulgados previamente.
20 AÑOS
22. TRAMITACIÓN
DE UNA PATENTE
Solicitud inicial:
- Patente o modelo de utilidad español
Extensión a otros países:
- Patente internacional PCT
Vía PCT, patente europea
- Patente europea
Mes 0
o directamente
Misma fecha efectiva
Mes 12
20 AÑOS
Derecho de Prioridad (12 meses)
Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de
invención (o modelo de utilidad) en alguno de los países de la Unión,
o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros
países, de un derecho de prioridad, durante un plazo de doce meses.
Convenio de París (1883)
23. SOLICITUD PCT
20 AÑOS
Ventajas principales:
- Protección durante 30 meses en casi todos los países del mundo
- Sistema de presentación unificado (idioma, formatos, etc.)
- Obtención de una opinión escrita sobre la patentabilidad de la solicitud realizada por una
oficina de búsqueda internacional antes de decidir en qué países se continúa la tramitación
24. SOLICITUD PCT
TRAMITACIÓN
Fecha de presentación
o de prioridad
Publicación de la solicitud
(mes 0)
Entrada en fases
nacionales
(mes 18)
(mes 30)
Informe de búsqueda
Petición examen preliminar
(mes 8-9 si es solicitud
directa)
opcional
(mes 16-18 si se reivindica
prioridad)
(mes 22)
20 AÑOS
25. PATENTE EUROPEA
20 AÑOS
Ventajas principales:
- Una única tramitación hasta la concesión (un agente, un idioma, un examinador, un
solo criterio de actividad inventiva).
26. SOLICITUD PATENTE EUROPEA
TRAMITACIÓN
Fecha de presentación
o de prioridad
Publicación de la solicitud
(mes 0)
(mes 18)
Concesión
Informe de búsqueda
Petición de examen
(mes 8-9 si es solicitud
directa)
(mes 24)
(mes 16-18 si se reivindica
prioridad)
Validaciones
20 AÑOS
27. SOLICITUD PATENTE ESPAÑOLA
TRAMITACIÓN
Fecha de presentación
(mes 0)
Publicación de la solicitud
(a partir del mes 18)
Concesión
Petición Informe de
búsqueda (IET)
Traslado IET
Petición de examen
(opcional)
20 AÑOS
28. SOLICITUD MODELO DE UTILIDAD
TRAMITACIÓN
Fecha de presentación
Publicación de la solicitud
(mes 0)
(mes 4-6)
Concesión
Posibles oposiciones
de terceros
Ley de Patentes: Artículo 143
1. Serán protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el presente
título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten
en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna
ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.
2. En particular, podrán protegerse como modelos de utilidad los utensilios, instrumentos,
herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos, que reúnan los requisitos
enunciados en el apartado anterior.
3. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y
las variedades vegetales.
20 AÑOS
32. PATENTES DE SOFTWARE
SLIDE TO UNLOCK
1.
A method of controlling an electronic device with a touch-sensitive display,
comprising:
- detecting contact with the touch-sensitive display while the device is in a userinterface lock state;
- moving an image corresponding to a user-interface unlock state of the device
in accordance with the contact;
- transitioning the device to the user-interface unlock state if the detected
contact corresponds to a predefined gesture; and
- maintaining the device in the user-interface lock state if the detected contact
does not correspond to the predefined gesture.
20 AÑOS
33. EJEMPLOS DE EMPRENDEDORES
Sant Cugat del Vallés
71 familias de patentes
Primera solicitud: 20-9-1999 (WO200122528)
20 AÑOS
38. LA PATENTE COMO DERECHO DE PROPIEDAD
Tanto la Patente como la solicitud de Patente son derechos de propiedad.
Pueden ser objeto de toda clase de negocios jurídicos:
- Cesión.
- Licencias.
- Garantías de cumplimento de obligaciones (hipoteca mobiliaria).
Tanto la Patente como la solicitud de Patente pueden pertenecer a una sola
persona (física o jurídica) o pertenecer “proindiviso” a varias personas.
(Situaciones de “cotitularidad).
La Patente es indivisible (Art. 74.3 LP). No es posible transmitir la
propiedad de unas reivindicaciones a una persona y, otra parte de las
reivindicaciones a otra persona
39. CONTRATOS (I)
Formas contractuales habituales en transferencia de tecnología:
•
Compraventa de Patente (o de solicitud de Patente, adquisición del
derecho de prioridad).
•
Licencia de Patente.
•
Opción de compra sobre la Patente.
•
Acuerdos de Confidencialidad (Non Disclosure Agreement - NDA).
•
Contratos de desarrollo conjunto (Material Transfer Agreements –
MTA).
37
40. CONTRATOS (II)
La Licencia es el contrato en virtud del cual una de las partes (el titular)
autoriza a un tercero (el licenciatario) la explotación de todos o algunos
de sus derechos exclusivos a cambio de una contraprestación.
El titular (o licenciante) conserva la propiedad de la Patente.
El licenciatario obtiene la autorización para explotar la Patente.
38
41. CONTRATOS (III)
Tipos de Licencia:
a)
b)
c)
Licencias contractuales (o voluntarias).
Licencias de Pleno Derecho: el titular declara a la OEPM que está
dispuesto a autorizar a un tercero la explotación de la invención a
cambio de una contraprestación económica (son licencias no
exclusivas).
Licencias Obligatorias: relacionadas con la obligación de explotar la
invención. En este caso el titular de la patente se ve obligado a otorgar
una licencia sobre su patente.
En la práctica la mayoría de las licencias sobre patentes son “contractuales”.
39
42. CONTRATOS (IV)
LICENCIAS CONTRACTUALES
Quien transmita una Patente o una solicitud de patente, o conceda una
licencia, está obligado a poner en disposición de la otra parte los
conocimientos técnicos que posea y sean necesarios para una
adecuada explotación de la invención (Art. 76 LP).
Quien transmita una Patente o una solicitud de patente, o conceda una
licencia, responde ante la otra parte si se deniega la solicitud, se retira
la solicitud o la patente o, posteriormente, es declarara nula (Art. 77. 1
LP).
Quien transmita una Patente o una solicitud de patente u otorgue una
licencia sobre las mismas responde solidariamente con el adquirente de
las indemnizaciones que tengan lugar como consecuencia de los daños
y perjuicios causados a terceras personas por defectos inherentes a la
invención objeto de la solicitud o de la patente (Art. 78.1 LP)
40
43. CONTRATOS (V)
LICENCIAS CONTRACTUALES
a)
b)
c)
d)
e)
La licencia puede referirse a todas o a algunas de facultades que
integran el derecho de exclusiva (la fabricación, la comercialización, la
utilización, la importación, …).
Pueden concederse para todo o parte del territorio en el que la Patente
está concedida.
Por su contenido la licencia puede ser EXCLUSIVA o NO EXCLUSIVA.
Salvo que se indique lo contrario en el contrato se entiende que la
licencia es no exclusiva (Art. 75.5 LP)
La Licencia no puede cederse a un tercero, salvo pacto en contrario
(Art. 75.4 LP).
Salvo pacto en contrario el licenciatario tiene derecho a realizar todos
los actos que integran la explotación de la patente, en todas sus
aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la vida legal de
la patente.
41
44. CONTRATOS (VI)
LICENCIAS CONTRACTUALES: FORMALIDADES
-
El contrato de licencia debe ser escrito (contrato privado o escritura
pública).
Para que el contrato de licencia tenga eficacia ante terceros debe
inscribirse en la OEPM (Art. 79.1).
Para que el contrato tenga acceso a la OEPM debe estar otorgado en
Escritura Pública o bien utilizar los Modelos Normalizados que la OEPM
pone a disposición del público.
-
-
No confundir:
-
Contrato de Licencia (acuerdo valido entre las Partes, crea obligaciones
jurídicas entre ambas Partes).
Inscripción de la Licencia en la OEPM (instrumento para dar publicidad
formal a las condiciones básicas del acuerdo ante terceros de buena fe que
consultan la base de datos de la OEPM).
42
45. CONTRATOS (VII): RECOMENDACIONES
No tomar decisiones sin información.
Antes de divulgar unos resultados: REGISTRAR.
Antes de compartir información: CONTRATO.
43
46. Conclusiones
• Cualquier empresa tiene activos intangibles protegibles.
• Son activos con valor que permiten la diferenciación.
• La inteligencia competitiva pasa por la PI.
• Hay que informarse antes de decidir.
• Hay que proteger antes de que sea tarde.
• Hay que ASESORARSE antes, durante y después.
• Nuestra imagen, nuestra inversión no se puede dejar a la improvisación.
• Para la transmisión de tecnología es preciso haberla protegido.
• La PI es una inversión no un coste
PI= Inversión, diferenciación e inteligencia, el verdadero I+D+I
47. Autodiagnóstico
INVENTARIO.- AUTODIAGNÓSTICO I
Marcas
• Usamos o pensamos usar una marca (nombre, gráfico, etc.)?
• La marca que he decidido puede ser registrada?
• He registrado mi marca en España?
• Uso mi marca en el extranjero?
• He registrado mi marca en el extranjero?
• He comprobado si un tercero o un competidor tiene la marca registrada o usa
una similar?
• Conozco el valor de mi marca?
• Dejaríamos que un tercero usara sin nuestro consentimiento mi marca?
• Negociaríamos con nuestra marca? Licencia, cesión, etc.
48. Autodiagnóstico
INVENTARIO.- AUTODIAGNOSTICO II
Invenciones
• He desarrollado un producto o procedimiento novedoso?
• Antes de invertir en I+D he comprobado lo que ya está patentado?
• Me he asesorado de cómo proteger los resultados?
• He tomado medidas de prevención para que la información no se divulgue?
• He verificado dónde quiero registrar mi patente?
• Donde hay probabilidades de comercializar el producto o el proceso?
• Donde están los principales competidores?
• Conozco los costes de patentar?
• Conoce el valor de su inversión?
• Permitiríamos que la innovación pasara al dominio público y cualquiera lo
pudiera utilizar?
49. Autodiagnóstico
INVENTARIO.- AUTODIAGNOSTICO III
Diseños
•
•
•
•
•
•
•
•
Mis productos llevan “packaging”?
Continente/Contenido.
Tengo productos con formas originales?
He encargado la creación a un tercero?
Quiero usar los diseños en el extranjero?
Donde están los principales competidores?
Conozco los costes de registrar un diseño?
Permitiríamos que un competidor usara una presentación similar a la
mía?
50. Autodiagnóstico
INVENTARIO.- AUTODIAGNOSTICO IV
Propiedad Intelectual
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Estoy en las redes sociales?
Tengo página web?
He encargado el desarrollo a un tercero?
Utilizo contenidos, fotos, textos, etc. ajenos?
Tengo pruebas de que soy el autor?
Los autores materiales son trabajadores o no?
Me han cedido los derechos?
Utilizo símbolos que advierten de mis derechos?
Otras normativas; LOPD, comercio electrónico, etc.
51. Autodiagnóstico
CONCLUSIONES AUTODIAGNÓSTICO
•
Todos tenemos intangibles
•
Una vez identificado nuestros intangibles debemos priorizar que
proteger
•
Valorar que supondría no proteger los distintos elementos para la
propia empresa y que ventaja damos a la competencia
•
Hay que registrarlo todo? No
•
Hay que proteger todo lo que sea importante? Si
•
Proteger NO es un coste ES una INVERSION
52. •
Herrero & Asociados es una empresa líder de servicios plenos en Propiedad Industrial y en
materias afines como Propiedad Intelectual, Competencia Desleal, Publicidad y Nuevas
Tecnologías.
•
Asesoramos y defendemos los derechos de Propiedad Industrial en todo el mundo.
Madrid • Bilbao
Sevilla • Barcelona
Valencia • Reus
Gijón • Alicante
Murcia • Santiago
Portugal (Lisboa)
México (México D.F.)
Brasil (Río de Janeiro)
Estados Unidos (Nueva York)
China (Pekín)
