Depuis 2014, il est possible de déposer des noms de domaine dans plus de 500 nouvelles extensions internet (NewgTLDs) correspondants à des territoires géographiques ou à des secteurs d'activités (.BOUTIQUE, .CLUB, .IMMO, .PARIS, .VIN...) . Ces territoires numériques vierges offrent de multiples possibilités d'écriture disponibles pour les adresses internet (ex : choisir.restaurant, legume.bio, location.immo...).
Ces nouvelles extensions internet constituent également un risque supplémentaire de cybersquatting, soit l'enregistrement par un tiers malintentionné d'un nom de domaine reprenant votre marque. Les personnes morales doivent s'approprier ce nouveaux contexte de nommage afin d'adapter une stratégie cohérente pour leur identité digitale!
Worldcast systems - Club Industrie "Performance Énergétique et Hydrique" - 23...
omment protéger vos marques sur internet face aux nouvelles extensions internet ?
1. SÉCURISER LA PRÉSENCE DE VOTRE MARQUE SUR INTERNET
Jeudi 19 mars 2015
10h30 -12h00
Philippe RODHAIN
Conseil en propriété industrielle
Chargé d’enseignement - Université Bordeaux IV
IP SPHERE
8 Cours Maréchal Juin - 33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 96 50 11 - Fax : 05 56 79 72 28
courriel : bordeaux@ipsphere.fr
2. ENVISAGER de déposer une Marque
pour tout signe distinctif exploité
Savoir identifier les signes distinctifs d’un projet
3. Pourquoi déposer ?
Pour se créer un droit (En France, usage ≠ droit)
Pour agir en contrefaçon (contre les marques identiques et similaires)
Pour agir à l’encontre des cybersquatteurs via les voies
extrajudiciaires (plaintes UDRP...)
Pour accéder à la Trademark Clearing House (TMCH) et bénéficier des
« sunrise period » des nouvelles extensions de noms de domaine
Pour étendre sa protection à l’étranger
Pour enrichir ses actifs immatériels
5. C’est quoi, une marque valable ?
Un signe distinctif
Attention aux noms de domaine génériques
Condition examinée par l’INPI (durcissement des pratiques
d’examen)
Etudier la forme du dépôt : nom ou logo ?
Attention aux marques fortement évocatrices : « argus » TGI Paris 17
avr. 2013 – « vente-privee.com » TGI Paris 6 déc. 2013
« seloger.com » CA Paris 14 oct. 2014
Un signe licite (ordre public, bonnes mœurs, tromperie)
ex : « Notaires 37 » (contraire à l'ordre public - Cass. com., 16 avr.
2013)
Un signe disponible
(un nom de domaine libre n’est pas nécessairement une marque
disponible, et inversement)
Pas de recherches de disponibilité par l’INPI
6. VERIFIER la disponibilité du signe
pour votre activité et dans tous les
pays d’intérêt
7. Comment ? La Recherche d’antériorités
1er niveau : constatation et premiers sondages à
l’identique (recherches sur les principaux moteurs de
recherche et sur les bases de données gratuites (INPI/TMView,
RCS, noms de domaine)
Permettent de détecter les obstacles incontournables
Mais pas de déceler les signes antérieurs similaires, source
de conflits majeure
2ème niveau : recherches approfondies par
similitude parmi les marques protégées en France, les
identifiants commerciaux inscrits au RCS et les noms de
domaine
8. Faire les dépôts et réservations le plus rapidement possible
après les recherches de disponibilité
La recherche n’est exploitable qu’à l’instant où elle est effectuée
Déposer la/les marques et réserver le/les noms correspondants
dans les extensions libres en même temps ou à peu d’intervalle
Permet d’éviter des réservations frauduleuses de tiers mal
intentionnés qui opèreraient une veille concurrentielle
La réservation du nom de domaine sans exploitation ne crée pas
de droit et ne génère pas d’atteinte
9. Pourquoi ?
Règle du « 1er arrivé, 1er servi »
Nom de domaine exploité constitue une antériorité à certaines
conditions (ex: CA Paris, 25 janv. 2012, « TRABAR »)
10. PROCEDER au dépôt de marque et à
la réservations de noms de domaine
de façon harmonisée
11. Comment ?
Procéder au dépôt auprès de l’INPI pour les marques françaises
dépôt électronique sur le site internet : 200 € de taxes officielles
pour 3 classes
pour 10 ans renouvelables indéfiniment
Classification de Nice (45 classes)
Déposer les noms de domaine dans les extensions stratégiques
Registrars ex. Prodomaines
CPI pour choix de(s) la(les) marque(s)/noms de domaine à
déposer/réserver
12. DEFINIR les territoires d’exploitation
pour déterminer l’étendue de la
protection de la Marque
15. Pourquoi ?
Pour repérer rapidement les dépôts de marque/réservations de noms
de domaine contrefaisants ou les usages litigieux
Pour réagir rapidement à l’encontre d’un usage contrefaisant par la
procédure la mieux adaptée
Comment ?
Les veilles classiques (parmi les marques, dénominations
commerciales inscrites au RCS et noms de domaine dans les principales
extensions)
Les veilles particulières (parmi les noms de domaine dans les
extensions sensibles, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur les
sites web, dans les codes sources …)
Les veilles concurrentielles
16. SURVEILLER les échéances
des Marques et Noms de
domaine pour les renouveler en
temps utile