Esta semana vamos a analizar la reciente sentencia n.º 11/2024, de 11 de enero de 2024 del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona, que resolvió un interesante caso sobre el uso de obras de arte plásticas para crear obras digitales basadas en tokens no fungibles (NFT) y su exposición pública en distintos entornos (físico, digital y virtual). Esta sentencia es una de las primeras que aborda la cuestión de la transformación de obras de arte en NFT y su posterior difusión en plataformas digitales y metaversos, y sienta un precedente para futuros casos similares, poniendo de manifiesto la necesidad de adaptar la normativa de propiedad intelectual a los nuevos entornos digitales y virtuales, y de equilibrar los derechos de los autores con los de los usuarios y los propietarios de las obras. Esta ya es la segunda vez que nuestros tribunales se aventuran a emplear una suerte de “fair use a la española”. Esta tendencia parece implacable, impulsada por la creciente ola de casos que involucran nuevas tecnologías. Cada uno de estos casos demanda soluciones únicas y adaptadas, y no es de extrañar que a conflictos caso a caso se busquen herramientas que consideren las particularidades de cada caso de una forma individualizada y no tengan a “one-size-fits-all solution”, que es inflexible y no nos prepara para los nuevos retos de la sociedad de la información. Nos encontramos en un punto de inflexión, donde la necesidad de equilibrio entre la protección de los derechos de los creadores y la adaptabilidad a las demandas de la industria se vuelve cada vez más evidente. En este mundo digital, la protección de los creadores es de vital importancia. Sin embargo, una protección excesivamente rígida puede resultar ineficiente, obstaculizando las soluciones que la industria tecnológica requiere. Lo que se busca son herramientas jurídicas que permitan soluciones a medida para cada caso, evitando tribunales que sobreprotejan a los creadores y que, en su mayoría, carecen de conocimientos sobre la tecnología en cuestión.

1. SENTENCIA MANGO NFT
Isaac Y. Sandiumenge Torres

2. La
transformación
de obras de
arte en NFT:
¿infracción o
uso inocuo?
Sentencia N.º
11/2024, de 11
de enero de
2024

3. Hechos del
caso
• La entidad Punta Na, S.A
• "Oiseau volant vers le soleil"
de D
• "Tète et Oiseau" de D
• "Ulls i Creu" de D
• "Esgrafiats" de D
• "Dilatation" de D

4. Hechos del
caso
Durante la inauguración de la tienda se expusieron las
obras originales junto con las obras digitales y se realizó
de manera simultánea en las tres dimensiones:
física (Quinta Avenida de Nueva York), digital
(Plataforma OpenSeas) y virtual (Decentraland)
La actora, VEGAP demandó a la parte acusada por
infracción de DPI sobre cinco obras, y pidiendo cesación,
indemnización (875.000€ por daños patrimoniales,
500.000€ por daños morales y 380’21€ por gastos de
investigación) y publicidad de la sentencia.
La demandada se opone a la demanda y alega que no está
vulnerando DPI y se encubre en el uso inocuo de las
obras, que no requiere autorización y que no causó
perjuicio a sus autores.

5. Fundamentos
de derecho
1. En primer lugar, examina la legitimación activa de la
actora para ejercitar las acciones de propiedad intelectual
En segundo lugar, aborda la cuestión principal del litigio,
que es determinar si el uso de las obras por la demandada
ha sido un uso legítimo, que no requiere autorización, o si,
por el contrario, la demandada infringió los derechos de
propiedad intelectual de los autores de las obras originales
por el hecho de transformarlas y exponerlas públicamente
sin autorización de dichos autores

6. 1. LEGITIMACIÓN ACTIVA:
ESTIMACIÓN PARCIAL
La actora, VEGAP, se basa en el art. 150 LPI y en unos contratos de cesión firmados con los autores de las
obras
La demandada, Punto Fa, impugna la legitimación de VEGAP alegando que no ha acreditado
suficientemente la representación de los titulares de las obras y que la acción de cesación carece
de objeto
El juzgado estima parcialmente la excepción de falta de legitimación activa de VEGAP, pues considera que
sólo está legitimada para ejercitar la acción declarativa de infracción y de condena al resarcimiento de daños
y perjuicios, pero no la acción de cesación, pues no tiene sentido porque la demandada ya cesó en el uso de
las obras.

7. LITIS
• La sentencia distingue entre los derechos
morales y los patrimoniales de los autores
• En cuanto a los derechos morales, la
sentencia examina el derecho a la
divulgación y el derecho a la
integridad de la obra
• En cuanto a los derechos
patrimoniales, la sentencia se centra
en el derecho a la comunicación
pública y el derecho a la
transformación de la obra
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8. DERECHOS
MORALES
• DERECHO DE DIVULGACIÓN. No se
violó el derecho a la divulgación: las
obras ya habían sido divulgadas por la
parte actora, con que el derecho de
divulgación de la actora ya se agotó.
Además, aún si no fuera así y la actora
tuviera el derecho de divulgación,
tampoco sería necesaria su autorización
pues el dueño del soporte físico tiene
derecho a exponerlas públicamente,
salvo que se hubiera acordado lo
contrario (que no se hizo) o que la
exposición perjudique su honor o
reputación (que no es el caso, pues se
reconoció la autoría y no perjudicó su
reputación en ningún caso. Para
cerciorarse de ello, incluso exhibieron
las obras NFT junto las obras originales).
• DERECHO DE INTEGRIDAD: las obras de
la demandada son obras nuevas
distintas de las obras originales de la
actora, y se respetaron la integridad de
las mismas y el prestigio de sus autores.

9. DERECHOS
PATRIMONIALES
• COMUNICACIÓN PÚBLICA. Sin duda el demandado
hizo comunicación pública de las obras de la actora y
de sus obras propias en NFT, pero el derecho de
comunicación pública está limitado por el derecho a la
exposición pública del propietario del soporte físico
de las obras, según el art. 56.2 LPI, con las precisiones
hechas anteriormente.
• TRANSFORMACIÓN. La sentencia reconoce que la
demandada transformó las obras originales en nuevas
obras digitales, pero no considera esto una infracción
debido a su "uso inocuo" y al cumplimiento de los
requisitos de la doctrina del "fair use“:
• las obras digitales creadas son obras nuevas y
diferentes;
• no atentan contra la integridad ni el honor de
los autores originales; y
• no se han comercializado ni han generado
beneficios económicos para la demandada.

10. Fair Use
• El Tribunal, haciendo eco de la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de
abril de 2012 donde aplicó el fair use, por remisión al principio del uso
inocuo, se acoge a la misma y desarrolla el análisis del fair use a la
americana

11. 1. Propósito y carácter
del uso
Carácter del uso: El uso que la
demandada ha realizado de las obras
objeto de este pleito ha sido un uso justo,
pues no tuvo ningún fin comercial,
publicitario ni de lucro , sino que
respondió a una motivación sentimental
del dueño del Grupo Mango, que quiso
hacer algo especial con ocasión de la
inauguración de una tienda en Nueva York
Propósito: El uso que la demandada ha
realizado de las obras no compartía el
mismo propósito que el de las obras
originales, pues éstas eran expresiones de
la creatividad de sus autores, mientras
que aquél era un homenaje al sueño del
dueño del Grupo Mango

12. 2. Naturaleza de
la obra protegida
por los derechos
de autor
• El uso que se ha hecho de las obras
también es legítimo, pues aunque haya
usado obras creativas para crear nuevas
obras , lo cierto es que en todo momento
se hizo referencia y reconocimiento a la
autoría de las obras originales y se respetó
el espíritu de aquellas obras plásticas,
poniéndolas en valor y dándolas a conocer
a un público que muy probablemente no
las hubieran conocido si no hubiera
mediado el acto inaugural que aquí nos
ocupa, lo cual no sólo no perjudica a sus
autores sino que les beneficia
sobremanera, por el reconocimiento y
protagonismo que las cinco obras plásticas
tuvieron en un evento tan innovador y con
tanta difusión

13. 3. Cantidad y
sustancialida
d de la parte
utilizada en
relación con
la obra
protegida por
derechos de
autor en su
conjunto
No cabe centrarse solamente en la cantidad copiada
sino en la sustancialidad de aquello copiado. Es
decir, ¿lo copiado constituye el ‘corazón’ de la obra
original o es algo accesorio?
En nuestro caso aunque las obras de la actora se
hayan usado en su integridad, es legítimo su uso
por tratarse precisamente de una transformación a
la que se añaden elementos nuevos, dotándola de
una originalidad distinta a la de la obra preexistente,
y no de una mera reproducción o deformación o
pequeña alteración sin sustancialidad propia

14. 4. Efecto
del uso
sobre el
mercado
potencial o
el valor de
la obra
protegida
Aquí hay que valorar si el uso está perjudicando el
mercado actual de la obra original y/o si el uso
podría causar un daño sustancial si llega a
generalizarse
En este caso, cabe decir que, la parte demandada ha
sufrido un coste, primero al adquirir las obras
originales en cuestión y, segundo, al no venderlas
pero sí cargar con los costes de digitalizarlas en NFT
En cuanto al perjuicio al marcado de la parte actora,
este es nulo pues las nuevas obras digitales nunca se
han comercializado: no han sido expuestas ni lo
serán para ser objeto de compraventa

15. Conclusiones del
tribunal
La demandada no ha infringido los derechos de propiedad intelectual de los autores de las obras originales,
pues ha realizado un uso inocuo de las mismas, que no requiere autorización y que no ha causado perjuicio a
los autores
Las obras digitales creadas por la demandada son obras nuevas y diferentes, que no atentan contra la
integridad ni el honor de los autores originales
La demandada tiene derecho a exponer públicamente las obras que adquirió, en cualquiera de los tres
entornos en que lo hizo , sin necesidad de autorización del autor
El uso de la parte demandada respecto las obras de la parte actora cae en el uso inocuo en aplicación
del fair use y por tanto, su uso es legítimo

16. Implicacione
s y
reflexiones
finales
ESTA SENTENCIA ES UNA DE LAS
PRIMERAS QUE ABORDA LA
CUESTIÓN DE LA
TRANSFORMACIÓN DE OBRAS
DE ARTE EN NFT Y SU
POSTERIOR DIFUSIÓN EN
PLATAFORMAS DIGITALES Y
METAVERSOS, Y SIENTA UN
PRECEDENTE PARA FUTUROS
CASOS SIMILARES
ADEMÁS, LA SENTENCIA PONE
DE MANIFIESTO LA NECESIDAD
DE ADAPTAR LA NORMATIVA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL A LOS
NUEVOS ENTORNOS DIGITALES
Y VIRTUALES, Y DE EQUILIBRAR
LOS DERECHOS DE LOS
AUTORES CON LOS DE LOS
USUARIOS Y LOS PROPIETARIOS
DE LAS OBRAS
ESTA TENDENCIA PARECE
IMPARABLE, IMPULSADA POR
LA CRECIENTE OLA DE CASOS
QUE INVOLUCRAN NUEVAS
TECNOLOGÍAS

17. Conclusiones
del tribunal
La demandada no ha infringido los derechos de propiedad
intelectual de los autores de las obras originales, pues ha
realizado un uso inocuo de las mismas, que no requiere
autorización y que no ha causado perjuicio a los autores
Las obras digitales creadas por la demandada son obras
nuevas y diferentes, que no atentan contra la integridad ni el
honor de los autores originales
La demandada tiene derecho a exponer públicamente las
obras que adquirió, en cualquiera de los tres entornos en que
lo hizo , sin necesidad de autorización del autor
No existe daño indemnizable y, de existir, su cuantificación
sería inferior a la solicitada por la actora

18. Implicaciones
y reflexiones
finales
Esta sentencia es una de las primeras que aborda la cuestión
de la transformación de obras de arte en NFT y su posterior
difusión en plataformas digitales y metaversos, y sienta un
precedente para futuros casos similares
Pone de manifiesto la necesidad de entender el papel de los
nuevos entornos digitales dentro del marco de la propiedad
intelectual e industrial
Nos invita a reflexionar sobre la cabida de las nuevas
tecnologías en la Propiedad Intelectual. No como algo que
quepa parar o alejar, pero como algo que hay que
comprender e incluir dentro de la Propiedad Intelectual. La
tecnología no es ajena a la Propiedad Intelectual, y
comprenderla es clave para protegerla satisfactoriamente
ante los tribunales.