Hec droit des marques - novembre 2014

1
Propriété Intellectuelle
Maître
Céline
Bondard
HEC
Paris
cb@bondard.fr
Session 2: Marques
Novembre 2014
Me Céline Bondard, 11-14 1

2
I. Introduction – A. Pourquoi parler de PI
2. Plan des quatre séances
• Introduction à la propriété intellectuelle
• Le droit d’auteur
Séance 1
Introduction – Le Droit
d’Auteur
• Les marques
Séance 2
Droit des marques
• Les brevets
• La contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme
Séance 3
Droit des brevets -
contrefaçon
• Droit du Web
• Les contrats: achats de droits de PI, co-développement
Séance 4
Le droit du web - les
contrats

3
Droit des Marques - Tables des matières
I.
Défini<on
A.
Qu’est-‐ce
qu’une
marque?
B.
Un
dépôt
de
marque
protège
quoi
et
où?
II.
Critères
de
dépôt
A.
Que
la
marque
soit
disAncAve
B.
Que
la
marque
soit
disponible
III.
L’enregistrement
A.
Le
principe
de
spécialité
B.
L’enregistrement
à
l’INPI
IV.
Et
après?
A.
Le
dépôt
à
l’internaAonal
B.
La
surveillance
de
sa
marque
C.
La
contrefaçon
V.
Conclusion
A. Conséquences
d’un
dépôt
mal
effectué
B. RecommandaAons

La fonction essentielle de la marque est de garantir au
consommateur l’origine du produit ou du service.
La marque donne au titulaire un monopole d’exploitation pour 10
ans, renouvelables indéfiniment.
Il faut enregistrer sa marque (ou un brevet) pour être protégé,
contrairement au droit d’auteur en France.
! Le propriétaire est celui qui a enregistré, et pas
4
nécessairement l’auteur.
La Marque
I. Définition
A. Qu’est-ce qu’une marque?
PROTECTION au titre de la marque?
A quoi sert une
marque?
Déposer une marque,
qu’est-ce que cela
apporte?
La protection n’est-elle
pas automatique
comme le droit
d’auteur?

5
La Marque
I. Définition
A. Qu’est-ce qu’une marque?
Qu’est ce qui peut CONSTITUER UNE MARQUE ?
Tout ce qui peut faire « signe » (Art. 711-1 al.1er du CPI et art. 15 de l’ADPIC):
• Mot, nom, slogan (marque verbale), ex: « Yoplait » ou « Parce que vous le valez bien »
• Dessins (marque figurative, ou semi figurative si combine élément verbal et visuel )
• Chiffres, par ex: 307 Peugeot
• Musiques et sons divers (jingle de Dim)
• Lettres
• Forme du produit ou de son conditionnement

• Il existe des marques nationales (INPI)
• Des marques communautaires (OHMI) => Vous pouvez déposer à l’OHMI ou transiter par l’INPI
• Et des marques internationales (OMPI) => Vous ne pouvez pas déposer à l’OMPI, il faut
obligatoirement transiter par l’INPI
Site web / Nom de domaine / Enseigne / Campagne de pub (télé, presse) / Produits / Etc…
6
La Marque
I. Définition
B. Un dépôt de marque protège quoi, et où?
TERRITOIRE de la protection?
SUPPORTS d’une marque?
=> Changer de marque en milieu de parcours est difficile!

7
I.
Défini<on
A.
Qu’est-‐ce
qu’une
marque?
B.
Un
dépôt
de
marque
protège
quoi
et
où?
II.
Critères
de
dépôt
A.
Que
la
marque
soit
disAncAve
B.
Que
la
marque
soit
disponible
III.
L’enregistrement
A.
Le
principe
de
spécialité
B.
L’enregistrement
à
l’INPI
IV.
Et
après?
A.
Le
dépôt
à
l’internaAonal
B.
La
surveillance
de
sa
marque
C.
La
contrefaçon
V.
Conclusion
A. Conséquences
d’un
dépôt
mal
effectué
B. RecommandaAons

8
La Marque
II. Critères du dépôt de votre marque
Avant de déposer votre marque, il faudra s’assurer de la:
1. DISTINCTIVITE…
… entre les produits d’une entreprise et ceux d’une autre.
2. DISPONIBILITE…
… de la marque: les recherches d’antériorité.

• Sert à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise;
• Une marque doit présenter un caractère « arbitraire », c’est-à-dire sans relation évidente avec les
produits / services, ou « fantaisiste », c’est-à-dire un mot inventé;
• Permet de laisser disponible les signes descriptifs, génériques, ou imposés par la nature du
produit.
9
La Marque
A. La distinctivité
DEFINITION

• Les signes « descriptifs: » qui servent pour désigner l’espèce, la qualité, quantité, destination, valeur,
provenance d’un produit, par exemple: « éclair » pour désigner la pâtisserie « éclair »;
• Les signes imposés par la nature même du produit, ou sa fonction, par exemple: « pur coton » pour
désigner un pull en coton, ou la marque d’SFR « Texto, dites-le en toutes lettres, dites-le texto »;
• Les signes « génériques »: ceux qui sont devenus usuels dans le langage courant.
10
La Marque
A. La distinctivité
SIGNES NON DISTINCTIFS (= non protégeables)

Déposé par Europcar en 2000 Déposé par la ville de Paris en 2008
• Sur la distinctivité: Le TGI détermine que la marque AUTOLIBERTE est faiblement distinctive, mais distinctive tout de
même, car les termes « auto » et « liberté »permettent d’identifier immédiatement un service de location de voiture. La
combinaison des deux mots rend la marque « arbitraire » et donc protégeable.
• Sur la contrefaçon: pas de contrefaçon car il y a des différences significatives (i) visuelles, (ii) phonétiques et (iii) intellectuelles
(AUTOLIB ferait penser à VELIB et pas à AUTOLIBERTE).
11
La Marque
TGI, 11 mars 2011, Europcar
AUTOLIBERTE vs. AUTOLIB
ROUND 1: TGI, 11 mars 2011
Est-ce que AUTOLIB est une marque DISTINCTIVE?
ROUND 2: Cour d’appel, le 30 juin 2012
• Sur la distinctivité: La Cour d’appel donne raison au TGI;
• Sur la contrefaçon: la Cour d’appel contredit le TGI et détermine que la ville de Paris s’est rendu coupable de contrefaçon!
La Ville de Paris doit cesser d’utiliser la marque sous un mois à compter de la décision.

12
La Marque
B. La disponibilité
DEFINITION (art. L 711-4 du CPI)
Un signe est disponible quand il ne porte pas atteinte à des droits antérieurs, et notamment:
• a une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue;
• une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;
• a un nom commercial / enseigne connue, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;
• aux droits d'auteur ou aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé.
© Scott Adams

• Recherche par noms phonétiquement identiques ou similaires dans les mêmes produits /services;
• Marques visuellement proches;
• Recherche par dénomination sociale (identique ou proche) ;
• Recherche sur Internet (on peut trouver de tout, chansons avec le même titre, blog, société qui
n’a pas enregistré son nom comme marque, etc).
13
La Marque
B. La disponibilité
Comment VERIFIER LA DISPONIBILITE d’une marque?
Faire une recherche d’antériorité:

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I.
Défini<on
A.
Qu’est-‐ce
qu’une
marque?
B.
Un
dépôt
de
marque
protège
quoi
et
où?
II.
Critères
de
dépôt
A.
Que
la
marque
soit
disAncAve
B.
Que
la
marque
soit
disponible
III.
L’enregistrement
A.
Le
principe
de
spécialité
B.
L’enregistrement
à
l’INPI
IV.
Et
après?
A.
Le
dépôt
à
l’internaAonal
B.
La
surveillance
de
sa
marque
C.
La
contrefaçon
V.
Conclusion
A. Conséquences
d’un
dépôt
mal
effectué
B. RecommandaAons

A. DESIGNER les produits et/ ou services concernés: principe de spécialité de la
marque.
B. ENREGISTER VOTRE MARQUE AUPRES DE L’INPI, l’établissement
public qui délivre les brevets, marques, dessins et modèles.
15
La Marque
III. L’enregistrement de votre marque
Avant d’enregistrer votre marque, il faudra:

Le signe choisi n’est approprié que pour les produits ou services désignés à l’acte de dépôt.
Attention! La protection est élargie pour les marques renommées, qui bénéficient d’une protection concernant des
produits ou services même non similaires à ceux enregistrés en tant que marque (article L 713-5) .
16
La Marque
A. Le principe de spécialité
C’est pourquoi: peut co-exister avec:

Une fois que vous avez identifié les produits et/ou services pertinents, vous devez les ordonner et les déposer
en fonction de la classification internationale dite « classification de Nice ».
Voici quelques exemples de « classes »:
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ;
fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de
ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement
ou d'éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage d'animaux. Production de films sur bandes
vidéos. Location de films cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de
radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo.. (…)
Attention : après le dépôt, vous ne pourrez pas en rajouter de nouveaux produits ou services. En cas d’oubli, vous devrez alors
procéder à un nouveau dépôt pour ces produits et/ou services manquants.
17
La Marque
A. Le principe de spécialité

Luc souhaite créer une entreprise dont l’activité sera de créer une boutique qui vendra
des produits tels que vêtements, accessoires, articles en cuir, etc.
Luc voulait déposer « Cloud Nine » dans les classes 18 (articles en cuir, sacs et valises),
et 25 (vêtements).
Mais : le nom de domaine cloudnine.fr existe déjà et héberge une société de création de
sites Internet depuis 2010, même si le nom de domaine n’a pas fait l’objet d’un
enregistrement de marque.
Il existe aussi une société « Cloud 10 » depuis 2008 en classe 25 pour les vêtements, mais
leurs vêtements sont très différents, le design est différent et la clientèle plus haut de
gamme.
18
La Marque
Cas pratique
Est-ce que Luc peut déposer « Cloud Nine » dans les classes 18 et 25 ?

Oui. Nom arbitraire, pas en lien direct avec des vêtements.
Est-ce que « Cloud Nine » peut être disponible s’il existe un site Internet du même nom ?
Il peut y avoir contrefaçon d’un nom de domaine sans qu’il y ait enregistrement de ce nom de domaine en tant
que marque.
Vérifier s’il y a une confusion possible : Similarité des signes + Similarité des services
Si le nom de domaine est inconnu de tout le monde et les services de la société peu connue, cela rend toute
confusion peu probable. D’où l’intérêt à déposer son nom de domaine en tant que marque.
« Cloud Nine » est-il disponible alors que Cloud 10 est déposé dans une classe identique 19
?
La Marque
Cas pratique
Est-ce que « Cloud Nine » semble distinctif ? Pourquoi ?
Vérifier s’il y a une confusion possible : Similarité des signes + Similarité des produits ou services

• L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de 10 ans,
renouvelables indéfiniment (art. L 712-1 al.2 CPI);
• 6 semaines après le dépôt, l’INPI publie le dépôt de votre marque au Bulletin Officiel de la Propriété
Industrielle (BOPI);
• Puis l’INPI examine votre demande et émet d’éventuelles objections, auxquelles il faudra répondre;
• Au moins 5 mois après votre dépôt, l’INPI publie l’enregistrement de votre marque au BOPI, puis 20
vous
envoie le certificat d’enregistrement.
• Extensions à l’international : 6 mois pour bénéficier d’extensions en bénéficiant de la date du dépôt français
La Marque
B. Enregistrement auprès de l’INPI
COUTS
• 200 euros pour désigner de un à trois produits ou services;
• 40 euros pour chaque classe / produit supplémentaire;
• Souvent plusieurs milliers d’euros pour des recherches d’antériorité approfondies.
DELAIS

21
I.
Défini<on
A.
Qu’est-‐ce
qu’une
marque?
B.
Un
dépôt
de
marque
protège
quoi
et
où?
II.
Critères
de
dépôt
A.
Que
la
marque
soit
disAncAve
B.
Que
la
marque
soit
disponible
III.
L’enregistrement
A.
Le
principe
de
spécialité
B.
L’enregistrement
à
l’INPI
IV.
Et
après?
A.
Le
dépôt
à
l’internaAonal
B.
La
surveillance
de
sa
marque
C.
La
contrefaçon
V.
Conclusion
A. Conséquences
d’un
dépôt
mal
effectué
B. RecommandaAons

22
La Marque
IV. Et Après?
Une fois la marque en France déposée, il faudra envisager:
A. Le dépôt à l’international de votre marque
B. La surveillance de votre marque
C. D’éviter de vous faire copier (contrefaçon)

• Communément appelé « système de Madrid »: ce système présente l’avantage de remettre un seul
dossier, directement auprès de l’INPI, rédigé en français, et de payer une redevance globale au lieu d’une
redevance dans chaque pays.
• Attention : la marque internationale n’est pas un titre unitaire. C’est une procédure unique qui permet
de donner naissance à une série de marques nationales qui n’auront pas nécessairement les mêmes effets d’un
pays à l’autre. Il est possible que votre protection soit refusée pour certains pays et acceptée dans d’autres.
• Le coût du dépôt varie en fonction du nombre de pays pour lesquels vous souhaitez protéger votre marque.
• Vous avez la possibilité, pendant un délai de 6 mois à compter de la date de votre dépôt français, d’étendre
votre protection à l’international, tout en bénéficiant de la date de votre dépôt de marque en France. C’est ce 23
que l’on
appelle le droit de priorité.
La Marque
IV. Et Après?
A. Le dépôt à l’international
SYSTÈME D’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
DEPOT EN FRANCE ET LE « DROIT DE PRIORITE »

• EXAMEN NATIONAL: Chaque office de chaque pays examinera alors votre dossier selon sa
législation. Entre le moment de votre dépôt, et le moment ou chaque office examinera votre
dossier, il faut compter environ 6 mois.
=> Si votre marque est acceptée, votre protection prendra effet dans ces États.
• OPPOSITION / REJET: Votre marque internationale peut aussi faire l’objet d’une
opposition / d’un rejet dans les pays où cette procédure existe si elle ne répond pas aux
critères de validité de l’État désigné. Vous êtes ensuite informé du refus par l’OMPI . Il vous
appartient alors d’utiliser toutes les voies de recours dont vous disposez dans le pays qui
refuserait l’enregistrement de la marque.
• OBJECTIONS POTENTIELLES: Vous pouvez recevoir des objections de certains pays,
auxquelles vous pourrez alors répondre.
24
=> Si vous les surmontez et que votre marque est enregistrée, cet enregistrement est
communiqué à l’office de chaque Etat désigné dans votre dépôt pour examen.
La Marque
IV. Et Après?
A. Le dépôt à l’international
L’ENREGISTREMENT DANS CHAQUE PAYS

• Enregistrer une marque est une première étape dans la stratégie de protection de vos actifs de
propriété intellectuelle.
• Après le dépôt, il est important de surveiller les activités de vos concurrents, afin d’anticiper les
contrefaçons éventuelles de votre marque.
• Le principe de la surveillance consiste à obtenir et analyser toutes les publications des
marques déposés par des tiers, considérés comme étant proches orthographiquement ou
phonétiquement de votre marque.
• Un conseil juridique ou l’INPI peuvent se charger de mettre en place une veille juridique
périodique (mensuelle, trimestrielle, semestrielle).
25
La Marque
IV. Et Après?
PRINCIPE DE LA SURVEILLANCE

• Détecter, dés sa publication, une marque susceptible de prêter à confusion avec sa marque.
• S'opposer à son enregistrement (qui ne pourra ensuite être obtenu qu'à l'issue d'une procédure
judiciaire).
• Ainsi, vous protégerez votre marque efficacement, plutôt que de devoir poursuivre ces marques
devant les tribunaux, ce qui peut se révéler long et coûteux.
• Connaître son environnement concurrentiel ce qui permet de déterminer une meilleure
stratégie marketing.
26
La Marque
IV. Et Après?
OBJECTIFS DE LA SURVEILLANCE

Qu’est-ce qui constitue la CONTREFACON DE MARQUE ? (CPI art. L 716-10)
Le risque de confusion. Mais le risque de confusion peut venir de plusieurs situations très différentes:
• La reproduction à l’identique;
• L’ imitation d’une marque, même si les produits ne sont pas identiques;
• La production industrielle de marchandises contrefaisantes, leur importation, exportation, vente.
• Similarité des services;
• Similarité des signes: plan visuel, phonétique et conceptuel / intellectuel (« La Vache qui Rit » vs. « La
27
La Marque
IV. Et Après?
C. La Contrefaçon
Comment s’examine la SIMILARITÉ entre deux marques?
Vache Sérieuse »)

28
I.
Défini<on
A.
Qu’est-‐ce
qu’une
marque?
B.
Un
dépôt
de
marque
protège
quoi
et
où?
II.
Critères
de
dépôt
A.
Que
la
marque
soit
disAncAve
B.
Que
la
marque
soit
disponible
III.
L’enregistrement
A.
Le
principe
de
spécialité
B.
L’enregistrement
à
l’INPI
IV.
Et
après?
A.
Le
dépôt
à
l’internaAonal
B.
La
surveillance
de
sa
marque
C.
La
contrefaçon
V.
Conclusion
A. Conséquences
d’un
dépôt
mal
effectué
B. RecommandaAons

• Dépôt effectué au mauvais moment ou territoire: attention à la stratégie de dépôts et aux
extensions à l’international (délais de priorités);
• Sur trop ou pas assez de classes (= produits et services): trop = risque de contrefaçon; pas assez =
29
La Marque
V. Conclusions
A. Conséquences d’un dépôt mal effectué
Qu’est-ce qu’un DEPOT MAL EFFECTUÉ
mauvaise protection de la marque.
Quel est le PRIX A PAYER?
• Mauvais niveau de protection de la société et de son image;
• Valorisation plus faible;
• Contentieux.

appropriées (fait au stade des recherches d’antériorité), ne pas oublier les extensions à l’international.
30
La Marque
V. Conclusions
B. Recommandations
1. CHOISIR votre marque
⇒ Distinctivité: penser dépôt de marques dès le début du projet.
2. VERIFIER la disponibilité de votre marque
⇒ Disponibilité: effectuer des recherches d’antériorité.
3. ENREGISTRER votre marque
⇒ Principe de spécialité: enregistrez votre marque, choisir les classes
3. SURVEILLER votre marque
⇒ Surveiller que des tiers ne commettent pas de contrefaçon.

• Recueil d'informations, sous forme électronique ou non, accessibles
individuellement. Ex: banques de données, site.
• Droit d’auteur: forme de la base, architecture, ou même contenu de la base de
données. Condition: originalité.
• Droit sui generis: matière contenue par la base. Condition: valeur économique
(investissement substantiel qualitatif ou quantitatif). Protection : 15 ans.
31
Les Bases de données
• Definition et protection:
• Protection juridique double:

32
• Protection par le droit d’auteur: l’article L112-3 du Code de la
propriété intellectuelle dispose :
« Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de
l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur
de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de
données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières,
constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments
indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles
par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. »
• Protection par le droit sui generis: selon l'article L. 341-1 du Code
de la propriété intellectuelle:
• Le producteur d'une base de données "bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la
constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier,
matériel ou humain substantiel".

- France Telecom (FT) en qualité d'éditeur de l'annuaire.
- La société Lectiel qui a pour activité la commercialisation, la mise à jour et l'enrichissement de
fichiers pour des opérations de publipostage et de télémarketing. Cette société utilise les données de
la base annuaire de FT.
- de lui communiquer la liste orange afin d'extraire les abonnés de cette liste de la base de données.
Lectiel disait que les tarifs pratiqués par FT pour commercialiser ses bases de données étaient
prohibitifs (abus de position dominante).
- l'annuaire "de base", constitué des renseignements fournis par les abonnés, que FT avait obligation
- la base de données "enrichie" d'informations formant « un ensemble spécifique » pour lequel FT « a
33
• Illustration: France Telecom (Lectiel c/ France Telecom - Cass. 23/03/10).
- Ce contentieux concerne:
- La société Lectiel a demandé à France Telecom:
- La Cour distingue entre:
de tenir et de mettre à jour, et
conçu et défini les opérations utiles en leur affectant les moyens correspondants ».
- La Cour relève que cette base de données avait été constituée par:
- un apport intellectuel de FT, et
- un investissement financier de plus de 10 millions d'euros.

- La Cour détermine que:
- la cour d'appel avait reconnu un droit sui generis à FT non pas sur l'annuaire,
« mais sur la base de données constituée à partir des informations résultant de
l'annuaire et enrichies par elle. »
- FT est titulaire de droits de propriété intellectuelle et du droit sui generis sur la
base de données, qu'à ce titre, elle était en droit d'inclure dans ses tarifs la
rémunération de ses droits.
- La société Lectiel ayant téléchargé la base de données de manière non autorisée,
et commercialisé cette base de données sans en payer les droits correspondants
à FT, a commis des fautes à son encontre.
34
• Illustration: France Telecom (Lectiel c/ France Telecom - Cass. 23/03/10).
- La société Lectiel est ainsi condamnée à:
- payer près de 4 millions d’euros en réparation du préjudice subi par FT.

35
Conclusion
Pour toute question, contacter:
Maître Céline Bondard
Avocat aux Barreaux de Paris et New York
www.bondard.fr
celinebondard@hotmail.com
•

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