webinar Camera di commercio di Pavia - 20 novembre 2020

1. IMPORTANZA
DEGLI ASSETS IP E
DI UNA OPPORTUNA
DUE DILIGENCE
Avv. Gilberto Cavagna

2. IMPORTANZA DEGLI ASSETS IP
- Brevetti
- Modelli di utilità
- Know-how
- Design
- Marchi e segni distintivi
- Nomi a dominio
- Software e alter opere dell’ingegno
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3. IMPORTANZA DEGLI ASSETS IP
Principali riferimenti normativi italiani:
- Codice della proprietà industriale
(D.Lgs 10 Febbraio 2005 n. 30 e succ. mod.)
- Legge autore
(L. 22 aprile 1941 n. 633e succ. mod.)
e dalla relativa normativa europea
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4. IMPORTANZA DEGLI ASSETS IP
Il brevetto protegge un’invenzione (soluzione
originale di un problema tecnico).
L’invenzione può essere:
i. di prodotto: ha ad oggetto un
prodotto materiale;
ii. di procedimento: consiste in una
tecnica di produzione di beni o di
realizzazione di servizi.
Conferisce al titolare un diritto esclusivo di
sfruttamento dell'invenzione, in un territorio e per un
periodo determinati, che gli consente di impedire ad
altri di produrre, vendere o comunque utilizzare
l'invenzione senza autorizzazione.
Ø Durata: 20 anni – non rinnovabile
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5. IMPORTANZA DEGLI ASSETS IP
Il modello di utilità protegge i nuovi
modelli atti a conferire particolare
efficacia o comodità di
applicazione o di impiego a
macchine, o parti di esse, strumenti,
utensili od oggetti di uso in genere,
quali i nuovi modelli consistenti in
particolari conformazioni,
disposizioni, configurazioni o
combinazioni di parti.
Si tratta di innovazioni che, pur
presentando carattere di novità dal
punto di vista applicativo, non hanno
un’altezza inventiva sufficiente per la
concessione del brevetto.
Ø Durata: 10 anni – non rinnovabile
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6. IMPORTANZA DEGLI ASSETS IP
Il disegno o modello protegge il design ovvero
l’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua
parte, come risulta in particolare dalle
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei
colori, della forma, della struttura superficiale,
dei materiali di cui è composto.
i. disegni: le rappresentazioni bidimensionali,
come le decorazioni, i caratteri tipografici, i
disegni riprodotti su tessuti, ecc.
ii. modelli: l’aspetto tridimensionale di un
prodotto, ad es. la forma di una sedia, un
occhiale, una bottiglia.
Ø Durata: 5 anni - prorogabile per ulteriori 5
anni fino a un massimo di 25 anni. Se non
registrati, 3 anni decorrente dalla data di
prima divulgazione al pubblico.
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7. IMPORTANZA DEGLI ASSETS IP
Il marchio è un segno che permette di identificare
i prodotti e servizi di un’impresa rendendoli distintivi
rispetto alle altre imprese.
Il marchio conferisce al titolare un diritto esclusivo.
Possono costituire un marchio tutti i segni suscettibili
di essere rappresentati graficamente, in particolare le
parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le
lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della
confezione di esso, le combinazioni o le tonalità
cromatiche, purché́ siano atti a distinguere i prodotti
o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Ø Durata: 10 anni – rinnovabile
marchi di fatto
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8. IMPORTANZA DEGLI ASSETS IP
Software, ovvero i programmi per elaboratore, in
qualsiasi forma espressi purché originali quale
risultato di creazione intellettuale dell’autore (incluso il
materiale preparatorio per la progettazione del
programma stesso).
«La consistenza in concreto di tale autonomo apporto
forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi
in un giudizio di fatto …» (Cass. civ. Sez. I Sent.,
13/06/2014, n. 13524)
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del
diritto esclusivo di utilizzazione economica del
programma per elaboratore o della banca di dati creati
dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue
mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di
lavoro.
Non è prevista alcuna formalità costitutiva; durata: 70
anni dopo la morte dell’autore.
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9. IMPORTANZA DEGLI ASSETS IP
• creano valore economico e rendono
l’azienda competitiva;
• rendendo l’azienda visibile sui mercati
nazionali/esteri;
• attraggono investimenti e costituiscono
assets target di operazioni;
• impediscono a terzi di beneficiare dello
sforzo creativo, inventivo, di ricerca e
sviluppo (e scoraggiano
potenziali contraffattori / imitatori);
• costituiscono beni economici utilizzabili per
l’accesso al credito (pegno, ecc.);
• attivano fonti di reddito addizionali (ad
esempio con cessioni o concessioni in licenza
a terzi).
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10. IMPORTANZA DEGLI ASSETS IP
In base allo diverso status di ciascun asset, è
possibile procedere alla migliore:
• gestione (anche avvalendosi di legali e agenti
marchi);
• tutela (tramite contratti, linee guida,
depositi, ologrammi, azioni e provvedimenti
cautelari, ecc.);
• sfruttamento direttamente o tramite accordi con
terzi (franchising, merchandising; licensing, co-
branding).
Un coordinato e ordinato portafoglio IP consente
di contenere i costi di protezione.
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11. … E DELLA DUE DILIGENCE
Il presupposto per la tutela, lo sfruttamento e
la valorizzazione è una corretta gestione e
conservazione degli assets IP, anche tramite
opportune attività di due diligence.
Obiettivo: verificare se, alla luce dei dati emersi,
l’impresa possa rivendicare una o più esclusive e
derivarne un vantaggio competitivo sul mercato:
• verifica del legame tra gli assets principali e i
diritti IP sfruttati dall’impresa;
• verifica delle possibilità di
tutela degli assets individuati come principali ma
sprovvisti di tutela;
• verifica dei fattori di valore dell’impresa e analisi
del rischio.
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12. IMPORTANZA DUE DILIGENCE
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La nostra società
investe molto
in innovazione e tecnologia
Com’è strutturato
il vostro dipartimento R&D?
Siete titolari di brevetti?
Come tutelate il know-how?

13. IMPORTANZA DUE DILIGENCE
La due diligence è il procedimento investigativo a
cui viene generalmente sottoposta l’impresa al fine
di conoscerne le informazioni di natura
patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale,
strategica, legale, fiscale e ambientale,
gli eventuali “vizi” e le problematiche prima di una
acquisizione o altra operazione societaria.
Gli esiti di una due diligence posso influenzare ogni
aspetto di successive operazioni, tra cui: (i) la
struttura dell’operazione; (ii) la determinazione del
prezzo; (iii) la negoziazione delle garanzie
contrattuali e dei correlativi obblighi di indennizzo;
(iv) la riorganizzazione dell’impresa post-operazione.
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14. IMPORTANZA DUE DILIGENCE
In particolare, scopo della due diligence sui diritti IP è
la verifica di:
• titolarità dei diritti (anche alla luce di un eventuale
trasferimento);
• stato del diritto, se registrato o allo stato di
domanda;
• durata del diritto, possibilità di rinnovarlo e termine
di massimo di durata;
• regolarità del pagamento delle tasse di
mantenimento;
• eventuale contenzioso che interessi il diritto
(pendente, concluso o minacciato);
• situazione contrattuale: esistenza di licenze,
durata, esclusive, royalties, “change of
control”, rinnovi e recessi, penali, obblighi
di confidenzialità, legge applicabile, ecc..
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15. IMPORTANZA DUE DILIGENCE
Oggetto della due diligence sono:
• le informazioni di pubblico dominio: per diritti IP
si guarderanno, ad esempio, quelle contenute nei
registri pubblici e quelle tratte dai bilanci della
società;
• le informazioni riservate disponibili alla società o
ai suoi partner e che vengono messe a
disposizione in data room.
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16. IMPORTANZA DUE DILIGENCE
Struttura del resoconto della due diligence:
• executive summary / red flag, individuate con
l’attività di Due Diligence;
• report, resoconto contenente il dettaglio delle
informazioni riscontrate con l’attività di due
diligence;
- all.1: lista di tutte i documenti esaminati;
- all.2: descrizione dei criteri utilizzati nella
stesura del report.
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17. IMPORTANZA DUE DILIGENCE
Il contenuto del resoconto della due diligence:
• riassunto della documentazione esaminata;
• riportare i reali rischi o problemi che potrebbero
sorgere;
• riportare le conseguenze per l’impresa e il
destinatario del resoconto;
• quali sono le problematiche legali rilevate
sull’impresa e/o sull’operazione in corso e/o sulla
gestione futura della società (espansione in nuovi
mercati, chiusura di uno o più unità produttive,
inizio di nuove attività produttive rispetto a
quelle in corso).
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18. GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
gilberto.cavagna@it.Andersen.com
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LinkedIn “TIP TAP - Thoughts on Intellectual Property and Thoughts on Art Protec7on”
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