L’idea innovativa e la sua tutela di Davide Petraz (25/05/2015)

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Una panoramica sulla materia
Udine, 29 maggio 2015
Davide Luigi Petraz
dpetraz@glp.it
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Copyright © 2015 GLP S.r.l. UDINE · MILANO · PERUGIA · ZÜRICH · SAN MARINO
Mi Presento…
Co-Managing Partner @ GLP;
Avvocato;
Mandatario brevetti italiano ed europeo;
Mandatario marchi italiano e comunitario;
Mandatario modelli comunitari;
Mandatario brevetti nella Repubblica di San Marino;
Master in "Intellectual Property Law", Washington D.C. (USA);
Panelist per le procedure di recupero dei nomi a dominio;

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Un diritto di Proprietà Intellettuale può
essere definito come un
diritto esclusivo concesso, da un Paese, per
un periodo limitato di tempo.
La Proprietà Intellettuale
I diritti di proprietà intellettuale sono diritti di proprietà che proteggono il
valore aggiunto generato dall'economia della conoscenza grazie alla
forza dei suoi creatori e inventori. I portafogli di diritti di PI sono una
parte importante di molte imprese europee.
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«GODERE E
DISPORRE IN
MODO PIENO ED
ESCLUSIVO»
«DEI FRUTTI
DELL’INGEGNO
UMANO»
Di cosa parliamo?
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

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Estratto “Intellectual Property Everywhere” (UAMI)
VIDEO Dove la troviamo?
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Come la identifichiamo…

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… e ci orientiamo?
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Quando si utilizza l’espressione Proprietà Intellettuale si
indicano tutti i beni materiali e soprattutto immateriali che
riguardano l’attività intellettiva dell’uomo e coinvolge
aspetti tecnici, giuridici ed economici.
Le varie forme di tutela che si possono attuare su questi
beni vengono generalmente individuate con il termine di
diritti connessi alla Proprietà Intellettuale.
Che cosa intendiamo?

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LEGALE
PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
TECNICO
COMMERCIALE
Rappresenta l’intersezione tra gli aspetti
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Nell’attuale contesto economico stiamo assistendo sempre più ad una
crescente internazionalizzazione e globalizzazione dei mercati: le nostre
imprese subiscono costantemente una concorrenza sfrenata da parte dei
Paesi emergenti.
Essere in grado di differenziarsi dai propri competitors diventa perciò
fondamentale per potersi affermare nei mercati nazionali ed internazionali.
I fattori principali su cui puntare possono essere riconoscibili nella capacità
commerciale e nella capacità tecnologica. Risulta preponderante utilizzare
gli strumenti offerti dai diritti di proprietà intellettuale che permettono di
trasformare le competenze in un vero e proprio patrimonio immateriale
costituito da diritti di esclusiva; grazie a questi strumenti viene permesso
all’impresa di poter operare sui mercati di riferimento in una posizione di
monopolio.
Perché è importante?

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Vantaggi della Proprietà Intellettuale
I IPRs (Intellectual Property Rights, diritti di proprietà intellettuale)
consentono di aumentare i profitti di oltre il 20–25%;
Il BASCAP (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy) e la
ICC (Camera di Commercio Internazionale) confermano che – a
parità di condizioni – un’invenzione brevettata ha un
valore economico doppio rispetto ad una non
brevettata(1).
Intellectual Property:
Powerhouse for Innovation and Economic
Growth
(1) Fonte: Intellectual Property: Powerhouse for Innovation and Economic Growth, ICC, 2011.
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Il valore di un’azienda è costituito da asset fisici,
da varie forme di capitale finanziario e dagli asset
intangibili: ossia il capitale intellettuale.
Quando si parla di asset tangibili non ci sono dubbi, né di concetto nè di lessico: tutti gli
asset tangibili di un’impresa, come il suo edificio o i titoli di credito possono essere
facilmente monetizzati.
ASSET
TANGIBILI
EDIFICI
RISORSE FINANZIARIE
MACCHINARI
INFRASTRUTTURE
Gli asset aziendali
Da quelli tangibili…

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Quando si parla invece di asset intangibili dobbiamo fare una piccola precisazione: non ci
si riferisce all’immaterialità del capitale intellettuale bensì alla difficoltà della sua
traducibilità in termini finanziari. Il capitale intellettuale, infatti, è costituito principalmente da
elementi per cui non esistono metodi universalmente riconosciuti per la loro valutazione
monetaria. La difficoltà insita nella corretta valutazione di questo capitale si manifesta dal
momento che gli elementi da valutare riguardano:
Il capitale umano: il livello d’istruzione dei dipendenti, la loro competenza e le loro
qualificazioni professionali.
La proprietà intellettuale: BREVETTI, MARCHI, DESIGN, COPYRIGHT E
SEGRETI INDUSTRIALI IN POSSESSO DELL’AZIENDA.
Il capitale organizzativo: valori aziendali, filosofia manageriale, cultura aziendale,
processi gestionali, policy, modelli organizzativi e strategie.
Il capitale di relazioni esterne: la qualità del rapporto con i clienti, con i fornitori,
con i rivenditori, con i partner d’affari, il valore dei marchi di prodotti o servizi, della
reputazione nel mercato e di quella degli investitori, infine il valore delle licenze.
Gli asset aziendali
…a quelli intangibili
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Un modello di business
Un modello di business come
questo è applicabile
indifferentemente a qualsiasi
tipo di impresa: pubblica o
privata, di piccole come grandi
dimensioni.

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I benefici?
Capitalizzare sui portafogli di PI è fondamentale per le imprese e i creatori in
quanto permette loro di sostenere le loro attività, generare redditi e
sviluppare nuove opportunità di mercato.
Uno sfruttamento strategico dei segni distintivi migliora l’immagine e
aumenta la competitività dell’impresa sul mercato (marchi, nomi a
dominio).
I brevetti e disegni/modelli invece consentono alle imprese di sfruttare il
capitale investito in ricerca e sviluppo (cosi anche know-how e segreto
industriale) portafogli di diritti di PI sono una parte importante di molte
imprese europee.
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Le imprese italiane dovrebbero:
sfruttare la letteratura brevettuale prima di iniziare lo studio di nuove soluzioni
(ricerca soluzioni note, mappatura concorrenti, ricerca soluzioni libere, etc.);
sfruttare le licenze;
valorizzare correttamente i propri intagible assets;
sviluppare strategie di Proprietà Intellettuale integrate nelle strategie generali di
impresa;
seguire strategie di deposito differenti per ottenere efficienza ed efficacia.
Possibili strategie per le piccole e medie imprese italiane

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Le banche dati della Proprietà Intellettuale
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)
www.uibm.gov.it
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European Patent Office (EPO)
www.epo.org

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Office for Harmonization in the Internal Market (OAMI)
oami.europa.eu
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World Intellectual Property Organization (WIPO)
www.wipo.int

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Campi ricercabili
IP Right – Numero di domanda / registrazione / pubblicazione
Titolare (Azienda / Persona fisica)
Classificazione Internazionale
Parole chiave / Terms
Inventore / Autore
Disegni
Una combinazione di uno qualsiasi dei campi precedenti
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Territori ricercabili
Singoli Paesi
Convenzioni Internazionali
Combinazione di entrambi

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Esempio di ricerca di brevetto
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Per le invenzioni che
migliorano
sostanzialmente un
prodotto o un
procedimento o ne
creano di nuovi può
essere rilasciato un
brevetto. Il brevetto
conferisce al titolare il
diritto di vietare ad altri
di usare un’invenzione
a scopi commerciali.
BREVETTO MARCHIO DIRITTO D’AUTORE DESIGN
I nomi e i loghi con cui
si profilano e si
distinguono sul
mercato merci, servizi
e aziende possono
essere protetti come
marchio. Il diritto al
marchio conferisce al
titolare il diritto
esclusivo di farne uso
per contraddistinguere
i prodotti o i servizi per
i quali il marchio è
rivendicato.
Programmi, testi,
immagini, musica e
altre creazioni che
presentano un
carattere originale
sono protetti
automaticamente dal
diritto d’autore. Il
titolare ha il diritto
esclusivo di decidere
se, quando e come la
sua opera possa
essere utilizzata.
L’aspetto esteriore che
caratterizza un
prodotto può essere
protetto con un design.
Il diritto di design
conferisce al titolare la
facoltà di vietare ad
altri di usare un design
simile o identico.
I PRINCIPALI PROTAGONISTI:

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Tipologie di diritto
CONTENUTO
DURATA
MASSIMA
TASSE
PAGATE AL
DEPOSITO
TASSE DI
MANTENIMENTO
NOVITÀ
ATTIVITÀ
INVENTIVA
SEGRETEZZA
SCADENZA
PERIODO
DI GRAZIA
ESTENSIONE
CON
PROCEDURE
MULTIPLE
ALTRE
CONVENZIONI
BREVETTO per
INVENZIONE
Procedimenti
Modifica delle funzioni
di un oggetto
20
Primi
4 anni
Ogni anno Assoluta Richiesta
Min. 3 mesi
Max. 18 mesi
12 mesi
dal primo
deposito
EP
PCT
Brevetto
Euroasiatico
OAPI – ARIPO
BREVETTO per
MODELLO DI
UTILITÀ
Maggiore utilità
dell'oggetto
10
Min. primi
5 anni
Ogni 5 anni Assoluta Richiesta
Min. 3 mesi
Max. 18 mesi
12 mesi
dal primo
deposito
EP
PCT
Brevetto
Euroasiatico
OAPI – ARIPO
DISEGNO o
MODELLO
Forma bi o tri
dimensionale
Topografie dei
semiconduttori
25
Min. primi
5 anni
Ogni 5 anni
Assoluta
(ammessa
predivulgazione
fino a 12 mesi)
Individualità
Da 0 a 30 mesi
a richiesta
6 mesi
dal primo
deposito
Modello
Internazionale
Modello
Comunitario
OAPI – ARIPO
MARCHIO
Segno,
forma grafica,
tridimensionale,
la parola,
Il profumo,
la musica
10
rinnovabili
10 anni – Nello Stato
Distintività e
non
descrittività
–
16 mesi
dal primo
deposito
Marchio
Internazionale
Marchio
Comunitario
OAPI
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BREVETTI

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Definire la
FILOSOFIA BREVETTUALE
Analizzare il proprio settore
SETTORE INDUSTRIALE
Brevettare la propria
TECNOLOGIA
Massimizzare il ritorno dei propri
BREVETTI
Mantenere la propria
STRATEGIA BREVETTUALE
1
2
3
4
5
Strategia brevettuale
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Per proteggere
LA PROPRIA
TECNOLOGIA
(nuove idee e innovazioni)
Per concedere
LICENZE A TERZI
Per creare
VALORE AGGIUNTO
Per aumentare il
VANTAGGIO
COMPETITIVO
Per limitare lo sviluppo
dei propri
CONCORRENTI
Per
RAGIONI
COMMERCIALI
Perché depositare un brevetto

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Non possono essere protetti con brevetto:
a. le scoperte, le teorie scientifiche e metodi matematici;
b. i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale;
c. i programmi per elaboratori;
d. la presentazione di informazioni;
e. i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi
di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
f. le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di
produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali
l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche
se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.
Il Brevetto 1/4
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Tutte le nuove soluzioni che implicano attività inventiva e che sono atte ad
una applicazione industriale:
Brevetto per
Invenzione industriale
Brevetto per
Modello di utilità
Il Brevetto 2/4

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a. Titolo
b. Riassunto
c. Stato della tecnica
d. Esposizione del trovato
e. Disegni e descrizione di alcune forme preferenziali
f. Rivendicazioni
Il Brevetto 3/4
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Prodotto (+ dispositivo)
Metodo
Rivendicazioni
principali
Rivendicazioni dipendenti
Il Brevetto 4/4

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Il brevetto conferisce al proprietario i seguenti diritti esclusivi:
Se il brevetto riguarda un prodotto, il titolare del diritto può vietare a terze parti
di produrre, usare, commercializzare vendere o importare il detto prodotto;
Se il brevetto riguarda un metodo, il titolare del diritto può vietare a terze parti di
utlizzare il metodo e usare, commercializzare vendere o importare il prodotto
ottenuto attraverso detto metodo.
Diritti di brevetto 1/4
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I diritti esclusivi conferiti da un brevetto non possono essere opposti se l’oggetto
del brevetto stesso è:
a. utilizzato privatamente o senza scopo di lucro;
b. utilizzato con finalità sperimentale;
c. preparazioni estemporanee di medicine in farmacie con prescrizione medica, e
che non utilizzano principi attivi di produzione industriale.

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d. L’uso nella propria azienda – nei 12 mesi precedenti la domanda di brevetto, o
la data di priorità – dell’oggetto della domanda di brevetto. In questo caso
l’utilizzatore anteriore può continuare a usare liberamente il contenuto del
brevetto di terza parte, ma entro i limiti del preuso. Questo diritto può essere
trasferito solo all’interno dell’azienda dove l’invenzione è utilizzata. La prova di
preuso e l’estensione del preuso sono responsaiblità dell’utilizzatore anteriore.
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Diritto morale dell’inventore
Diritto di proprietà dell’inventore
Invenzione di ricercatori
presso università o enti
pubblici di ricerca
Invenzione
del dipendente
Equo premio

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Elementi essenziali
LICEITÀ
APPLICAZIONE
INDUSTRIALE
NOVITÀ
ATTIVITÀ
INVENTIVA
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Un’invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica (concetto di
novità assoluta ed universale).
Lo stato della tecnica comprende:
“tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello stato o all’estero
prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione
scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo”.
Novità e attività inventiva 1/2

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Originalità (attività inventiva):
presuppone la definizione del “tecnico medio” del settore specifico il quale
condiziona il “livello inventivo” al di sotto del quale non ci sono invenzioni, ma
solo innovazioni e/o modificazioni.
Per definire se un’invenzione è originale (non banale) è possibile assiemare gli
insegnamenti di due o tre documenti.
Novità e attività inventiva 2/2
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T0 T12
Data di deposito Termine periodo
di priorità
Termine di priorità cioè termine entro cui la domanda brevettuale può essere estesa.
L’estensione entro tale termine risulterà retroattiva a T0
L’estensione oltre tale termine sarà sostanzialmente nulla
Termini brevettuali 1/4

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T18
Pubblicazione
anticipata
Termine periodo
di segretezza
Termine di segretezza del
titolo brevettuale e del suo contenuto
T0 T12
90 giorniT0
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T0 T12
Domanda italiana
Rapporto di Ricerca per
Brevetto Italiano no per Modello di Utilità
T9/10

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Estensione
T0 T12
Mantenimento del titolo
nello Stato di
domanda Prioritaria
PCT
EP
Depositi nazionali
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ove c’è un mercato importante;
ove ci sono i concorrenti più aggressivi e/o più forti;
ove ci sono mercati da controllare;
ove ci sono mercati da aggredire concorrenzialmente;
ove ci sono mercati emergenti sensibili ad ottenere licenze;
Dove estendere i brevetti

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nei paesi ove le azione giudiziarie hanno tempi lunghi;
nei paesi ove le azioni giudiziarie hanno esiti dubbi;
nei paesi ove le azioni giudiziarie sono comunque sconsigliabili;
nei paesi ove non c’è mercato (anche in un futuro prossimo);
nei paesi ove non ci sono concorrenti.
Dove non estendere i brevetti
(di norma)
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STATO per STATO
tramite BREVETTO EUROPEO (EP)
(Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland,
Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of Macedonia,
Republic of San Marino, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom)
più Stati individuali che non fanno parte della convenzione del Brevetto Europeo
utilizzando una procedura di ritardo (PCT), per posporre di 20 o 30 mesi il momento in cui dove proteggere i
brevetti all’estero
(in Africa: Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Egypt, Equatorial
Guinea, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malawi,
Mali, Mauritania, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, São Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, South Africa, Sudan,
Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe; in the Americas: Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Brazil, Canada,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Peru, Saint Kitts and
Nevis, Saint Vincent and Grenadines, Saint Lucia, Trinidad and Tobago, United States of America; in Asia and the Pacific: Australia,
Azerbaijan, Bahrain, China, Democratic People’s Republic of Korea, Democratic Republic of Laos, Dominican Republic, India, Indonesia, Israel,
Japan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Mongolia, New Zealand, Oman, Papua New Guinea, Philippines, Republic of Korea, Singapore, Sri-
Lanka, Syria, Tajikistan, Thailand, Turkmenistan, United Arab Emirates (UAE), Uzbekistan, Viet-Nam; in Europe: Albania, Armenia, Austria,
Belgium, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany,
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands,
Norway, Poland, Portugal, Republic of Macedonia, Romania, Russian Federation, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom)
Metodi / Possibilità di estensione per
Brevetti d’Invenzione e Modelli d’Utilità

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Il PCT è un trattato siglato nel 1970 a Washington D.C. (USA), mediante il quale i
Paesi contraenti accettano una procedura unificata.
Patent Cooperation Treaty 1/3
148 Stati membri
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La massima durata di un PCT è di 18 mesi.
Di conseguenza, il tempo utile per accedere alle fasi nazionali scade dopo
30 mesi dalla data di priorità.

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Dopo 8 mesi dalla data di deposito:
Rapporto di Ricerca
Esame preliminare
Possibilità di modificare il testo richiedendo un esame della domanda
(Chapter 2)
Fasi nazionali
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www.epo.org
dal 1977
38 Stati membri
+ 2 Stati di estensione
Da poco è possibile
estendere anche in
Marocco
European Patent Convention (EPC)

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Esame di
primo livello
concesso
concesso con
modifiche
rifiutato
Appello
concesso
concesso con
modifiche
rifiutato
Brevetto Europeo (EP) 1/3
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EP concesso T9
Termine per l’opposizione
1°livello
Divisione di
opposizione
2°livello
Appello
3°livello
Enlarged Board
of Appeal
(Commissione
allargata di appello)

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Traduzione
dell’EP concesso
Brevetto
Europeo
concesso
Fasi nazionali
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www. .eu
Brevetto italiano

55
www. .eu
Modello di Utilità italiano
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Patent Cooperation Treaty (PCT)

57
www. .eu
European Patent (EP)
58
www. .eu
Timeline di un Brevetto

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DURATA
FUNZIONE
CRITERI
MONOPOLIO
NOVITÀ, CAPACITÀ INVENTIVA E
APPLICAZIONE INDUSTRIALE.
INCENTIVARE LA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA OLTRE A DIVULGARE L’INVENZIONE.
MONOPOLIO ASSOLUTO.
MASSIMO 20 ANNI.
OGGETTO DEL BREVETTO SONO LE INVENZIONI, INTESE
COME SOLUZIONI A UN PROBLEMA TECNICO.
IL BREVETTO:
la sintesi…
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Brevetto
…il caso di successo
Estratto da “This Must Be The Place”
(Paolo Sorrentino, 2011)
VIDEO

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MARCHI
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Valori trasmessi da un marchio
GERMANIA FRANCIA REGNO UNITO SPAGNA ITALIA
Qualità 49,1 7,2 5,9 1,5 6,6
Stile 8,8 21,5 9 4,2 45,3
Estetica 10 20 6,8 2,2 48,9
Creatività 8,5 12,3 7,1 3,5 40,9
Lusso e raffinatezza 8,6 38,2 10,7 1 24,9
Affidabilità 62,3 4,7 6,7 1,5 2,6
Solidità / durata 62,7 6 5,4 3,2 6,7
Contenuto tecnologico 56,5 9,7 10,8 0,6 3,1
Assistenza tecnica 38,4 8,2 10,8 0,6 3,1
Rapporto qualità/prezzo 21,9 9 7,1 11,6 14,4
Convenienza di prezzo 7,8 7 4,4 46,6 15,8
Genuinità / naturalezza 13,7 14,4 5 14,3 19

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Un marchio è valido se è
nuovo e di fantasia
Marchi forti e marchi deboli
Marchi
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Tipologia di Marchio

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Può inoltre impedire l’uso di marchi che sono identici o simili al proprio
marchio registrato, per prodotti o servizi che sono identici o simili.
Il titolare di un marchio registrato può inoltre impedire che terze parti
utilizzino marchi identici o simili al proprio se il suo marchio possiede
una reputazione nel Paese di interesse.
Allo stesso modo, egli può proibire che terze parti utilizzino il marchio se
esse traggono indebitamente profitto dal carattere distintivo o dalla
notorietà del marchio.
Diritti del marchio 1/2

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Il titolare di un marchio registrato non può proibire che terze parti
utilizzino, nel corso della loro attività imprenditoriale:
a)Il proprio nome e indirizzo;
b)Indicazioni circa la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il
valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del
prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o
del servizio;
c)Il marchio, se è necessario specificare l’uso di un prodotto o di un
servizio, in particolare come accessori o parti di ricambio, assunto che
l’uso sia conforme ai principi di comportamento prodessionale, e dunque
non come marchio, ma come descrizione.
Diritti del marchio 2/2
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I marchi costituiti da nomi generici di beni, o servizi, o da espressioni
descrittive facenti capo ai marchi stessi, può essere validamente registrato
a condizione che, al momento di deposito della domanda, abbiano acquisito
un carattere distintivo in conseguenza del loro uso.
Secondary meaning

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Fonte: ItalBrand 2011 – TOP Italian Brands, MPP Consulting, 2012.
TOP
RANKING
Il marchio sul mercato
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Che Cos’è il Nome a Dominio?
La struttura tecnica delle rete Internet necessita che ogni sito sia contraddistinto
univocamente da un indirizzo digitale IP (Internet Protocol) del server, formato da quattro
gruppi numerici. Il nome di dominio è associato a questo indirizzo IP al fine di facilitare la
ricerca e l’identificazione del titolare del sito. Il nome di dominio (o domain names), infatti,
il segno telematico distintivo della denominazione o ragione sociale e/o dell’attività di una
persona fisica o giuridica che consente di veicolare i contenuti sulla Rete Internet a mezzo
di un proprio spazio proprietario (ossia il proprio sito web aziendale).
Il Marchio e il Nome a Dominio?
Un dominio internet è dotato di carattere distintivo proprio
come il marchio. Il nome a dominio, inteso come un segno
distintivo, consente di difendere lo stesso dagli atti di
contraffazione e di usurpazione posti in essere da terzi. Nel
rapporto che intercorre tra marchi e nomi a dominio, va
evidenziato che la titolarità di un marchio registrato
consente di impedire la registrazione di un nome a dominio,
identico o simile, registrato in data successiva da terzi.
Il nome a dominio

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A tal fine è consigliabile:
• Valutare la registrazione del proprio titolo all’interno dei nomi a dominio maggiormente utilizzati
(scoraggiare fenomeni di cybersquatting o di cybergrabbing);
• Monitoraggio delle estensioni dei domini grazie a Trademark Clearinghouse;
• Monitoraggio della Rete – attività di Web Identity.
PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE:
il costo di un’azione di riassegnazione o di un’azione giudiziale di recupero di un nome a dominio
equivale ai costi di registrazione preventiva del proprio nome a dominio per molte decine di anni.
La tutela corretta e consapevole del proprio titolo anche in internet è
fondamentale per contrastare sia le attività di contraffazione del
proprio marchio che quelle atte a svilirne l’immagine.
La tutela del nome a dominio
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La tutela del Marchio on–line è ormai diventata molto importante per le aziende, soprattutto
in virtù della velocità con cui viaggiano le informazioni sul web.
Si deve monitorare la reputazione del proprio marchio in internet.
Lo scopo consiste nel bloccare in tempo utile o impedire l’uso illegittimo del
proprio marchio e rilevare eventuali marchi simili, anche di carattere
parodistico.
A questo si aggiunge una seconda finalità che consiste nel monitorare i siti
di annunci ed eventualmente identificare le vendite fraudolente.
Il servizio di Web Identity consente di rintracciare un marchio o un logo d’interesse sul web,
monitorando milioni di pagine sul web ed evidenziando esclusivamente i risultati più
pertinenti sulla base di criteri / filtri personalizzati caso per caso.
Il monitoraggio della rete
La Web Identity

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Timeline di un Marchio
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FUNZIONE
MONOPOLIO
CAPACITÀ DI DISTINGUERE I PRODOTTI O I SERVIZI
DEL TITOLARE DA QUELLI DI UN ALTRO OPERATORE.
INDICATORE DELL’ORIGINE IMPRENDITORIALE DI UN
PRODOTTO O SERVIZIO.
MONOPOLIO DELL’USO DEL MARCHIO PER I SERVIZI
PRODOTTI PER I QUALI E’ STATO REGISTRATO.
ANCHE PER SEMPRE SE RINNOVATO OGNI 10 ANNI.
PERDITA DEL DIRITTO SE NON VIENE UTILIZZATO PER 5
ANNI CONSECUTIVI.
IL MARCHIO: SEGNI IDONEI A DISTINGUERE
I PRODOTTI O I SERVIZI DI UN’IMPRESA DA QUELLI DI ALTRE IMPRESE.
DURATA
CRITERI
IL MARCHIO:
la sintesi…

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…e i casi di successo, dal valore…
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…alla loro diffusione…VIDEO
Estratto “Logorama” (il video completo si trova qui: https://vimeo.com/10149605)

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DESIGNS
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Possono costituire oggetto di registrazione come disegno o modello l’aspetto di un
intero prodotto, o di una sua parte, che sia di origine artigianale o industriale:
le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura
superficiale e/o dai materiali del prodotto stesso e/o dal suo ornamento;
gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici;
Se un prodotto è rappresentato da un componente di un prodotto complesso, per
essere protetto come disegno o modello deve rispettare i requisiti di protezione
(novità e carattere individuale);
per essere registrabile, il prodotto – anche se una parte di ricambio – dev’essere
visibile durante il suo uso da parte dell’utilizzatore finale.
Definizione 1/2

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Un disegno o modello, per essere valido deve:
essere nuovo;
possedere un carattere individuale;
non deve possedere caratteristiche estetiche che sono determinate
unicamente dalla funzione tecnica del prodotto;
non deve riprodurre caratteristiche estetiche necessarie all’unione con un altro
prodotto, ciò purché tale unione non sia connessa con l’intercambiabilità in un
sistema modulare.
Definizione 2/2
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Un’azienda può affidarsi ad una società di design, o ad un designer singolo, per la
realizzazione di una nuova forma di un prodotto.
In questi casi:
1. il designer realizza l’opera nei tempi e modi stabiliti;
2. l’azienda riceve il lavoro svolto e lo paga;
3. il designer col contratto ha ceduto la proprietà delle sue realizzazioni;
4. l’azienda paga o con una cifra una tantum, o in base alle royalty concordate.
Accordo

81
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In settori particolarmente affollati, anche gradienti minimi di differenziazione,
rispetto a prodotti già noti sul mercato, potrebbero far percepire un prodotto come
nuovo e dotato di carattere individuale.
Contrariamente, in settori poco affollati, il gradiente di differenziazione dovrà
essere maggiore al fine di far suscitare nell’utilizzatore informato un aspetto
estetico differente.
Novità e carattere individuale 1/2
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Novità e carattere individuale 2/2

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Novità
Carattere individuale
Utilizzatore informato
Esempio
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Timeline di un Design

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IL DESIGN:
la sintesi
NOVITÀ E CARATTERE INDIVIDUALE.
INCENTIVARE LA CREAZIONE DI FORME DIVERSE.
MONOPOLIO SULL’UTILIZZO DEL DESIGN IN RELAZIONE AI
PRODOTTI A CUI È STATA CONCESSA LA PROTEZIONE.
MASSIMO 25 ANNI.
IL DESIGN TUTELA L’ASPETTO DI UN PRODOTTO, LA SUA
FORMA.
FUNZIONE
MONOPOLIO
DURATA
CRITERI
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COPYRIGHT

87
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Copyright
Cosa viene protetto automaticamente?
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Copyright
Quali sono i diritti conferiti?
CHE NON SONO
TRASFERIBILI
CHE POSSONO ESSERE
TRASFERITI A TERZI
L’autore è la sola
persona che può
acconsentire alla copia o
alla modifica dell’opera

89
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Copyright
Il copyright/diritto d’autore è un diritto di esclusiva su opere artistiche che nasce con la
semplice creazione dell’opera;
Un’opera per essere protetta deve essere una creazione dell’ingegno
e presentare inoltre carattere originale;
Il valore e lo scopo della creazione non sono determinanti;
Mentre i diritti morali hanno una durata illimitata nel tempo, i diritti patrimoniali invece
durano per tutta la vita dell’autore e proseguono 70 anni dopo la morte dell’autore
stesso. Una volta scaduto tale termine l’opera decade in pubblico dominio, di
conseguenza questa potrà essere liberamente utilizzata senza che sia necessaria
nessuna autorizzazione.
90
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The Associated Press vs. Fairey
The artist (Fairey) and the AP press came to private settlement in January 2011, part of which
included a split in the profits for the work.
Mannie Garcia, 2006
The New York Times
Shephar Fairey, 2008
Copyright

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Copyright
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Estratti da “Amici Miei – Atto I e Atto III”
(Mario Monicelli, 1975-1985)
Copyright

93
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“
”
“
”
“
”
Copyright & Software
94
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Copyright:
la sintesi
CARATTERE CREATIVO.
INCENTIVARE LA CREAZIONE ARTISTICA.
RICONOSCIMENTO DEL LAVORO.
MONOPOLIO SOLO SULL’ ESPRESSIONE DI UNA
PROPRIA CREAZIONE.
70 ANNI DOPO LA MORTE DELL’AUTORE.
FUNZIONE
MONOPOLIO
DURATA
CRITERI
PROTEGGE LE OPERE DELL’INGENGNO DI CARATTERE CREATIVO.

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SEGRETO INDUSTRIALE
TRADE SECRET
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Trade secret
“Secret Secrets of Coca-Cola’s Hidden Formula Revealed”
(Coca-Cola Argentina, 2008)
VIDEO

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Trade secret
Milestones
START
FINISH
2
ACCORDI CON I
DESIGNERS /
PROJECTS ENTITIES
3
SVILUPPO DELL’IDEA
A LIVELLO INTERNO /
ESTERNO
ACCORDI
COMMERCIALI
E
ACCORDI DI
FORNITURA
4
VENDITA DIRETTA /
LICENSING
DELL’IDEA
SVILUPPO
INTERNO
98
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Trade secret
Quattro elementi di base
Il segreto
industriale deve
consistere di
informazioni
L’informazione deve
dare beneficio al
valore economico
L’informazione non
può essere
generalmente
conosciuta
L’informazione deve essere
gestita come un segreto, ed
essere oggetto di sforzi
ragionevoli per mantenerne la
segretezza
La legge sul segreto industriale, come altre forme di proprietà intellettuale, è regolamentata dai
sistemi legislativi nationali. Tuttavia, gli standard internazionali per la protezioni dei segreti
industriali (definiti «informazioni riservate») sono stati costituiti come parte dell’Accordo TRIPS
(1995), un trattato internazionale promosso dall'Organizzazione Mondiale del Commercio.

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Trade secret
Strumenti di tutela
© COPYRIGHT
ACCORDI DI
RISERVATEZZA
CLAUSOLE DI
RISERVATEZZA
ACCORDI DI
NON CONCORRENZA
CONTRATTI DI
RICERCA / PROGETTAZIONE
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KNOW-HOW

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Estratto da “Nuovo Cinema Paradiso”
(Giuseppe Tornatore, 1988)
Know-howVIDEO
102
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Per know–how si intende quell’insieme di nozioni che
integrano, migliorano, chiarificano e rendono applicabili
le tecniche normalmente conosciute in un
particolare settore della tecnica.
Know-how

103
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Molte aziende tendono a gestire
la tematica della Proprietà
Intellettuale con una certa
superficialità: la corretta gestione
dell’IP (Intellectual Property)
risulta rilevante per l’attività
imprenditoriale e può persino
portare a massimizzare la
competitività dell’impresa.
Come muoversi?
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DOMANDE & RISPOSTE

L’idea innovativa e la sua tutela di Davide Petraz (25/05/2015)

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