A. Droandi - Tutela e gestione della proprietà industriale nelle partnership di ricerca e sviluppo

INVESTIRE NELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE:
L’ASSET VINCENTE E’ NELLA TUTELA
Pisa, 23 febbraio 2018
Tutela e gestione della proprietà industriale
nelle partnership di ricerca e sviluppo
A V V . A L E S S A N D R A D R O A N D I
Dottore di ricerca in Diritto della Proprietà Intellettuale e della Concorrenza
STUDIO LEGALE DROANDI
50123 Firenze, via dei Conti, 3 - Tel. 055 660313 Fax 055 62417933
52100 Arezzo, via Martiri di Civitella, 3 – Tel. 0575 355443 Fax 0575 27331
alessandra.droandi@droandi.eu

Punto di partenza n. 1
© 2018 Avv. Alessandra Droandi
Gli istituti della proprietà industriale sono strumenti competitivi di
importanza centrale per l’impresa perché
• permettono di proteggere i risultati degli investimenti in innovazione
• attribuiscono un diritto di esclusiva su questi risultati
• rappresentano asset intangibili valorizzabili
2

Punto di partenza n. 2
L’innovazione tutelabile con gli strumenti della proprietà industriale, e
soprattutto l’innovazione tecnica, è ormai quasi sempre il risultato di investimenti
in risorse e attività che coinvolgono più soggetti
• personale dipendente
• lavoratori autonomi
• imprese/organizzazioni private
• Università e enti di ricerca pubblici
3

I principali problemi relativi
ai casi di attività di ricerca/sviluppo svolte da più soggetti
1. tutela e gestione del patrimonio di conoscenze
preesistenti di ciascun partner (c.d. background)
2. tutela e gestione dei diritti di PI sui risultati dell’attività
di ricerca svolta in partnership (c.d. foreground)
4

Le lacune normative e
il ricorso alla tutela contrattuale
La legge si occupa solo marginalmente e non direttamente di queste situazioni e
dei problemi che pongono:
art. 64 c.p.i. «Invenzioni dei dipendenti»
art. 65 c.p.i. «Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca»
art. 6 c.p.i. «Comunione»
⇨ Lo strumento di tutela da utilizzare in questi casi è di tipo
contrattuale
5

Principali funzioni degli strumenti contrattuali
in materia di P.I.
• tutela preventiva del diritto di p.i., in certi casi indispensabile
per la tutela ex post
• valorizzazione del bene immateriale sul quale l’impresa vanta
un diritto di esclusiva tramite lo sfruttamento indiretto
(contratti di licenza e di cessione)
• soluzione delle controversie (accordi di transazione, di
coesistenza)
6

1. TUTELA E GESTIONE DEL PATRIMONIO DI CONOSCENZE
PREESISTENTI DI CIASCUN PARTNER (C.D. BACKGROUND)

In cosa può consistere il background?
• informazioni non brevettabili
• informazioni brevettabili non ancora brevettate
• informazioni oggetto di domanda di brevetto ancora segreta
• informazioni relative a invenzioni brevettate non descritte nel brevetto
• informazioni brevettabili che si è deciso di proteggere in regime di segreto
N.B.: la ‘scelta’ del regime del segreto non basta…
8

Presupposti per la tutela delle informazioni riservate:
art. 98.1 c.p.i.
“le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle
commerciali”, per essere tutelate devono:
1) essere segrete, cioè non generalmente note o facilmente accessibili al
pubblico nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei
loro elementi
2) avere valore economico in quanto segrete
3) essere sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle
segrete da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette
9

Adozione di ‘misure adeguate’ al mantenimento della segretezza:
preliminare la tutela intra muros
L’obbligo di riservatezza imposto al dipendente dall’art. 2105 c.c. su «notizie
attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa» non è
considerato sufficiente per l’accesso alla tutela.
Necessaria l’adozione all’interno dell’azienda di concrete misure
• idonee a rendere nota ai dipendenti la natura riservata delle informazioni
(circolari, protocolli, misure tecnologiche di protezione, ecc.)
• che comportino un impegno espresso del lavoratore al mantenimento del
segreto = specifiche clausole contrattuali
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Tutela del background nei rapporti con i partecipanti all’attività
di ricerca e sviluppo:
accordi di segretezza (NDA)
• riconoscimento spettanza diritti sul background
• dichiarazione potere disposizione del background
• individuazione del background
• definizione regole di accesso(reciproco) al background
• impegno ad usare il backgrond soltanto ai fini dell’esecuzione del contratto
• impegno al mantenimento della segretezza (adottando misure interne adeguate)
• penali
11

Segretezza e foreground
E’ fondamentale la previsione di apposite clausole di
riservatezza che abbiano ad oggetto i risultati delle attività
svolte dai partner e le informazioni ad essi connesse, per evitare
ad esempio che la divulgazione pregiudichi la validità di un
eventuale brevetto.
12

2. TUTELA E GESTIONE DEI DIRITTI DI P.I.
SUI RISULTATI DELLA RICERCA (C.D. FOREGROUND)

Diritti su risultati innovativi tutelabili col brevetto
• Diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione (art. 62 c.p.i.)
= diritto di essere designato come inventore nei documenti brevettuali
• Diritto al brevetto (art. 63.2 c.p.i.) = diritto ad ottenere il brevetto
• Diritti di brevetto (artt. 53 e 66 c.p.i.) = diritti di sfruttamento esclusivo
dell’invenzione che conseguono alla concessione del brevetto
14

Regola generale
per i casi in cui i diritti di PI spettino a più soggetti:
contitolarità
art. 6.1 c.p.i. («Comunione»):
“1. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le
facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle
disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto
compatibili”.
➞ i diritti nascenti da un’invenzione ‘di gruppo’ spettano a tutti i
coinventori in regime di contitolarità secondo le regole sulla
comunione previste dal Codice Civile
In caso in invenzione realizzata da più ricercatori dipendenti di p.a.
l’art. 65.1 prevede che i diritti che ne derivano appartengano ”a tutti in
parti uguali, salva diversa pattuizione”
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Applicazione ai diritti di P.I. della disciplina sulla
comunione:
problemi applicativi e interrogativi
- difficoltà di applicazione della disciplina sulla comunione ai beni
immateriali
- art. 6.1 bis si limita ad attribuire a ciascun comunista il diritto di
dare impulso alle procedure davanti all’UIBM per l’ottenimento
delle privative
- è fatto salvo il patto contrario
➞ opportuna la regolamentazione contrattuale
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Invenzioni realizzate da lavoratori dipendenti
di enti privati o pubblici senza finalità di ricerca
art. 64.1 c.p.i. invenzioni di servizio
➞ attività inventiva compresa espressamente nelle mansioni del lavoratore e
specificamente retribuita: il diritto al brevetto spetta al datore di lavoro (al
lavoratore spetta solo il diritto morale)
art. 64.2 invenzioni di azienda
➞ attività inventiva NON compresa espressamente nelle mansioni del
lavoratore e NON specificamente retribuita: il diritto al brevetto spetta al
datore di lavoro e al lavoratore spetta il diritto ad un equo premio
Art. 64.3 invenzioni occasionali
➞ il lavoratore realizza un’invenzione nel campo di attività del datore di
lavoro, al di fuori dell’esecuzione del rapporto di lavoro: il diritto al brevetto
spetta al lavoratore e al datore di lavoro è riconosciuto un diritto di opzione
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Invenzioni realizzate da ricercatori
di Università o enti pubblici di ricerca
art. 65 commi 1-4 (ricerca ‘libera’)
➞ i diritti sulle invenzioni spettano ai ricercatori che le hanno realizzate
➞ l’università/ente datore di lavoro ha diritto ad una quota dei canoni e
proventi derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione, stabilita dalla stessa
università/ente fino ad un massimo del 50%
➞ al ricercatore spetta in ogni caso almeno il 50% dei canoni o proventi
➞ in mancanza di determinazione, all’università/ente spetta il 30% dei canoni
o proventi
➞ in mancanza di sfruttamento dell’invenzione entro 5 anni dal rilascio del
brevetto l’università/ente acquisisce il diritto di sfruttamento non esclusivo a
titolo gratuito, anche tramite terzi
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Invenzioni realizzate da ricercatori
di Università o enti pubblici di ricerca
nel caso di ricerche finanziate
art. 65 comma 5 (ricerca ‘vincolata’)
Le disposizione dei commi 1-4 non si applicano alle ipotesi di
ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero
realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da
soggetti pubblici diversi dall’università, ente o amministrazione di
appartenenza del ricercatore.
➞ la titolarità dei diritti derivanti dall’invenzione non spetta al
ricercatore ma all’università/ente datore di lavoro, che può
disporne contrattualmente in favore dei finanziatori
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Contratto tra privato finanziatore e
Università/ente di ricerca
• tempi e modalità di consegna dei risultati
• titolarità e diritti di sfruttamento dei risultati
• diritto ad ottenere le privative e ripartizione dei costi
• diritti su eventuali miglioramenti sviluppati dall’una e dall’altra parte
• regole sulla cessione
• decisioni sulla tutela legale
• condizioni per la pubblicazione e divulgazione dei risultati
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Contratti di ricerca
• Ricerca su commessa (o ‘conto terzi’)
• Ricerca collaborativa (o ‘congiunta’, o ‘di gruppo’)
➞ contratti atipici, che possono avere un contenuto molto vario
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Contratti di ricerca su commessa a privati
ricerca svolta da lavoratori autonomi, imprese, gruppi di ricercatori,
organizzazioni private su incarico di un committente (privato o pubblico) che
intende sfruttare i risultati
• massima libertà contrattuale
• in genere è prevista l’attribuzione al committente del diritto ad ottenere la
privativa o, se questo spetta a chi svolge la ricerca, al committente è attribuita
una licenza (esclusiva o non esclusiva)
• in mancanza di espresse pattuizioni, dottrina e giurisprudenza applicano il
principio del trasferimento nei limiti dello scopo del contratto (se è previsto
lo svolgimento di attività inventiva, i diritti sui risultati spettano al
committente ma nei limiti dello scopo del contratto)
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Ricerca su commessa
svolta da lavoratore autonomo
In mancanza di espresse pattuizioni:
• la giurisprudenza maggioritaria riconosce al committente la spettanza
dei diritti sui risultati se il contratto prevedeva lo svolgimento di
attività inventiva (Trib. Bologna, 20 dicembre 2010)
• in alcuni casi è stato affermato il principio generale secondo cui il
diritto al brevetto spetta all’inventore (Trib. Genova, 21 giugno 2011)
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Ricerca su commessa
svolta da lavoratore autonomo
L. n. 81 del 22.5.2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo
non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione
flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, art. 4:
“Apporti originali e invenzioni del lavoratore
1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto
del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di
utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a
invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano
al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22
aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”.
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La collaborazione ‘orizzontale’:
la ricerca congiunta
• più soggetti collaborano al medesimo progetto di ricerca con
attività autonome ma complementari che confluiscono nel
risultato
• il risultato è il frutto dell’attività svolta da più soggetti che si
pongono sullo stesso piano
➞ i diritti che nascono dall’invenzione (di gruppo) appartengono
a tutti i coinventori, salvo patto contrario (art. 6 c.p.i.)
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Regolamentazione contrattuale del foreground
nella ricerca collaborativa
alcune soluzioni:
• contitolarità del diritto al brevetto con facoltà di sfruttamento congiunto da parte di
ciascun contitolare (regolamento di comunione)
• attribuzione a ciascun partner di diritti di utilizzazione della privativa limitati a
diversi campi di applicazione
• attribuzione del diritto al brevetto ad uno dei partner con licenza gratuita agli altri (o
royalty sugli introiti derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione)
• cessione del brevetto ad una costituenda società
• ecc.
➞ ruolo e importanza fondamentale di adeguata regolamentazione contrattuale
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Grazie per l’attenzione!
A V V . A L E S S A N D R A D R O A N D I
DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DELLA CONCORRENZA
STUDIO LEGALE DROANDI
50123 FIRENZE, VIA DEI CONTI, 3 - TEL. 055 660313 FAX 055 62417933
52100 AREZZO, VIA MARTIRI DI CIVITELLA, 3 – TEL. 0575 355443 FAX 0575 27331
ALESSANDRA.DROANDI@DROANDI.EU

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