[BLT] IoT 스타트업 특허전략 정태균 20160826_서울시창업지원센터

BLT patent & law firm
서울시 창업지원센터
2016.08.26.
IOT 스타트업 특허 전략
BLT 특허법률사무소
정태균 변리사
서울지식재산센터

정태균 변리사
2
• 연세대 공과대학 전기전자공학과
• 변리사 / 정보처리산업기사
• 前 변리사시험 학원 특허법 전임강사
• 국방부 지식재산권 관리
• BLT 특허 법률 사무소 근무
• 기술거래사회 주관 기술사업화 역량강화교육 강사 (조선대)
• 육군 분석평가자문위원 (지식재산권 분야)
• 서울지식재산센터, 창업진흥원, 서강대학교 등 강의
• 서울시 창업스쿨 지도위원

Beyond the Limit, Together!

특허 전략을 수립하기 위한 사전점검 POINT
4
1. 특허출원과 특허등록은 다르다 ( )

2. 전세계에서 동시에 등록받는 국제특허가 존재한다 ( )
 특허권은 각 국가별로 독립적
 한국에서 획득한 특허는 한국에서만 효력이 있음
 국제특허출원(PCT)은 절차만 통일됨
∴ 사업을 수행할 국가 전체에서 개별적으로 특허 확보
5

6
3. 국내 출원 후 언제든지 해외출원을 할 수 있다 ( )
∴ 국내출원일 후 1년 이내에 해외출원 진행

7
4. 유사한 특허가 기존에 있더라도 추가적인 특징이 있는
경우 출원 및 등록이 가능하다 ( )
스트랩(120) 추가

8
5. 아이디어 만으로도 특허출원이 가능하다 ( )
 제품 또는 서비스 기획 단계에서 미리 출원진행
 당장 제품화 되기 어려운 발명도 출원 가능

삼성 ‘엣지(Edge)’ 특허
9
벤디드 디스플레이를 갖는 휴대단말의 기능운용 방법 및 장치 (특허번호: 10-1515623)
• 2014.09.03에 외부공개되기
2년 전인 2012.05.14에 출원하여,
2015.04.21.에 특허등록
• 제품이 나오기 전의
아이디어 단계에서 진행

10
6. 특허출원보다 논문/학회발표나 제품출시를 먼저?( )
제품 출시(외부 공지) 전에 출원 진행이 바람직!
[사례] 마루나(JP) vs 나성준
• 일본의 마루나 社는 마루나 연사기에 관한 실용신안을 일본 및 한국에 등록
• 한국의 나성준이 동제품을 생산하여 판매하자, 특허침해소송을 제기
• 마루나社가 특허출원 전에 이 제품 팜플렛을 한국에 다량 배포하여 공지상
태가 인정되어 패소
 공지예외주장출원(특허법 30조)을 하더라도 매 공지행위마다
모두 입증해야 하며, 상대방에게 반격의 빌미를 줄 수 있음.
∴ 외부 공개 전에 출원할 것

출원 이후에도 공지예외주장은 가능하지만...
• 특허법 및 디자인보호법의 개정으로 출원 이후에도
공지예외주장 가능!
• 다만, 디자인등록출원은 디자인등록 후에도 가능하지만,
특허출원은 특허등록 후에는 공지예외주장을 할 수
없다!
• 또한, 공지예외주장을 수반하는 경우,
국내출원 전에 공지된 발명의
‘중국 / 유럽’에서 특허 확보가 어려워 진다!
11

12
심사기간 : 통상 1.5 ~ 2년
우선심사 : 급행! 5개월 ⓡ
권리행사 : 특허 등록 이후
7. 특허등록을 빨리 받을 수 있는 급행 제도가 있다 ( )

네오펙트- 라파엘 (손 재활 장치)

‘일괄심사’를 통한 빠른 특허 등록
14
아주 빠른 등록 확보!
By 일괄심사청구

• 출원인은 특허출원하여 특허권자가 될 사람!
특허권자는 부동산소유자와 같다!
(지분이전도 가능하며, 특허등록부 상에 기재)
• 발명자는 발명을 한 사람! (발명자 게재권 = 명예권)
• 발명자에게 주어지는 권리는 ‘발명진흥법’ 및 업체
내부의 ‘직무발명보상규정’에 의해서 결정!
– 발명 자체에 대한 보상금 / 처분(ex. 기술이전) 등에 대한 보상금
15
7. 출원인과 발명자는 다르다 ( )

특허 등록 사항
16

직무발명에 따른 발명자보상금!
17

8. 등록 후 소멸된 권리를 다시 특허로 받을 수 있다? ( )
18
출원공개 또는 등록공고도 공지(반포된 간행물)에 해당
또한, 출원공개 또는 등록공고는 출원인이 공개한 것으로 보
지 않고, 특허청이 공개한 것에 해당!!
따라서, 이미 등록되었던 특허를 다시 출원하면, 신규성X
다시 특허받기 위해서는, 출원시점을 기준으로
개선된 기술적 특징을 포함하고 있어야 함

특허 문서의 구조
19

권리범위에 해당하는 청구항의 구조
20
특허청구범위는
전제부(preamble), 연결어구(transition term), 본문(body)
으로 구성된다.

강한특허는 무엇인가?
21
다(多)기재 협(狹)범위의 원칙

강한특허는 무엇인가?
22
<영향 요소>
• 변리사의 능력
- 청구항 설계
- 보정
- 전문성
• 선행기술의 존재
권리범위! = 청구항
강한특허
기술
약한특허
전문가가 설계한 특허 비전문가가 설계한 특허
기술

사물인터넷 사례
디바이스 + 통신 + 새로운 서비스
24

사물인터넷 특허획득의 주의사항
• 기존 임베디드, M2M, 유비쿼토스 등의 기술과
사물인터넷(IoT)의 차이점과 효과에 관하여 특허청을
설득해야 특허등록이 가능함
25
M2M
유비쿼토스
(Ubiquitous)
RFID, USN
• 기존에도 통신이 가능한 사물(전자기기)들이 많았음
• 기존 특허들에 비하여 ‘새로운 서비스’를 강조해야함

재미있는 사례 – ‘네트워크 변기’
① Startup weekend에서 심사하던 중…
② ‘비밀병기’팀에서 ‘똥쾌’를 발표! 준우승~!
③ 체중측정 변기시트, 온 가족의 건강을 체크!
26
특허가능?

재미있는 사례 – ‘네트워크 변기’
• 하지만, 2004년 SKtelecom에서 특허출원하여,
이미 등록 받은 상태
27

사물인터넷 특허전략의 기본
• 특허전략은 사물인터넷의 본질에서 출발한다.
• 사물인터넷의 본질은 ‘제조’와 ‘서비스’의 결합
• 구조적인 특징 + 정보를 이용한 서비스
28
구조적인 특징
정보를 이용한
서비스

구조적 특징을 특허화 – ㈜젤리코스터
• 일반 제품의 형태 내에서 IOT 디바이스(즉, 스마트
디바이스)로 구현하기 위한 기술적 특징!
29
일반적인 물품에 센서나 통신모듈을
결합하는 것만으로는 어려움!!

구조적 특징을 특허화 - ㈜젤리코스터
• 스마트텀블러와 이를 이용한 식음료 섭취량 서비스 제공방법
• 등록번호: 10-1515159
30

장치 내 구조의 세부특징을 특허화 – ㈜ 크루셜텍
• 크루셜텍은 ‘광 포인팅 장치’를 만든 회사
• 손가락의 표면을 이용하여 포인팅을 가능하게 함
31

장치 내 구조의 세부특징을 특허화 – ㈜ 크루셜텍
32
• 크루셜텍은 ‘광 포인터’를 여러 개의 슬릿을 이용하여
광포인터를 ‘얇게’ 구현하는데 성공!
• 손가락의 표면을 이용하여 포인팅을 가능하게 함

구조적 특징을 특허화
33
• ‘효과’보다는 ‘구성’에 집중해야 함
• 변리사에게 ‘사물의 구조적 특징(구성)’을
전달해야 함

해당 제품을 이용한 새로운 서비스 특허화
• 장치가 새로운 경우,
해당 장치를 이용한 서비스 자체도 새로운 것!
• 해당 제품을 활용한 다양한 서비스 형태들에
아이디어를 특허로 선점!
• 확보한 데이터(정보)를 기반으로 하는 분석방법
34

Nest의 사업전략
• 네스트(nest)는 구글 IoT 전략의 핵심
• 단순한 ‘온도조절계’가 아님
• 3년간 110개의 특허로 무장된 특허포트폴리오
보유 start-up임
38

구글이 nest를 인수한 이유?
• USA Today에서는 구글이 nest를 인수한 이유가 특허
때문이라고 지적 (2014.1)
39

Nest의 사업전략
• 네스트는 하드웨어 플랫폼 기업으로 성장
• 하드웨어를 중심으로 nest platform을 확장
• 구글의 ‘offline information probe’가 될것
40
nest
nest
API
Nest
Platform

구글의 전략 – 아이디어 끌어모으기
• 구글이 인수한 nest는 총 110개의 특허를 출원하였음
• 등록된 특허는 많지 않으나, 구글 특허팀에서 가공 작업중
• 월 최대 12건의 특허출원을 진행한 것으로 분석됨
41

구글의 전략 – 아이디어 끌어모으기
• 구글(nest)은 3단계에 걸쳐서 아이디어를 확보
42
기본구조
(하드웨어)
네트워크,
SW
(소프트웨어)
응용기술
(컨텐츠, 비즈
니스모델)
특허포트폴리오 강화작업 중

1단계 - 하드웨어 구조
43
기본구조
(하드웨어)

1단계 - 하드웨어 구조
44
기본구조
(하드웨어)

2단계 - 소프트웨어 아이디어는 가장 쉽다!
• 소프트웨어 아이디어는 ‘상상력’이 원천
45
네트워크, SW
(소프트웨어)
CONTROLLING AN HVAC SYSTEM IN ASSOCIATION WITH A
DEMAND-RESPONSE EVENT (US 2014-0277761)

2단계 - 소프트웨어 ‘상상력’
• 구글 글래스 관련 소프트웨어 특허
46
네트워크, SW
(소프트웨어)

Flow-Chart 기반으로 소프트웨어 특허 확보!
47
숫자정규화를 이용한 문서 표절률 산출 방법(10-1565367)

3단계 - 비즈니스모델 ‘수익구조’
48
응용기술
(컨텐츠, 비즈니스모델)
개발한 SW, HW를
이용해서
돈을 버는 방법?

3단계 - 비즈니스모델 ‘수익구조’
49
응용기술
(컨텐츠, 비즈니스모델)
< 예를 들어서… >
1.Nest로 (음성, 온도, CO2) 측정
2.사람이 있는지 확인
3.몇 일간 없는지 확인
4.몇 일간 대기온도 측정
5.스프링쿨러를 작동
6.사용한 수량 측정
7.수도요금 계산
8.수자원공사로 data 전송
9.집주인에게 전송
10.딥러닝 시켜서, 다음에 또 사용
11.절수형 스프링쿨러 광고를 사용자 폰
에…-_-;

누구나 가지고 싶은 특허!
사업 또는 아이템 전체를 포괄하며
경쟁자 진입을 막는 넓은 특허를
가지고 싶다!!
51
Q: 이렇게 특허 받으면,
여기를 바꾸면
피해갈 수 있지 않나요?

운 좋게 광범위한 특허를 등록받더라도….

사업방향에 부합하는 특허출원
• 지식재산권은 기본적으로 기존의 아이디어들에 비해
새로울(신규성) 뿐만 아니라 개선된(진보성) 아이디어를
보호하는 제도
• 이미 많은 기술이 공개된 상황에서 공개되지 않은
내용을 발굴하고 이를 출원하여 자신이 원하는 scope로
특허권을 선점하는 것은 매우 어렵다
53

특허 확보 전략!!
• 그렇기 때문에…
(1) 현실을 인식하고
(2) 독점 가능한 범위를 추려내고
(3) 선점 가능한 기술을 타겟팅하는 것이 중요함
54

특허 포트폴리오 확보 전략
• 특허포트폴리오란?
– 특정한 제품이나 아이디어에 대한
특허권 간에 유기적인 결합상태
– 이미 선행기술이 공개됨에 따라
포괄적 특허 획득이 어려운 분야에 대해,
공백영역 특허와 개량기술 특허를
확보함에 따라 해당 제품에 대한 입체적인 보호
• 특허포트폴리오는 단순히 제품에 도입될 발명을 해당
시점에 출원하여서는 구축하기 어려움!
• 특허포트폴리오 구축을 위한 의도적인 특허활동이 필요!
• 각 제품 유형별 특허포트폴리오 전략 수립 필요!
55
경쟁집중
분야
경쟁집중
분야
공백영역
특허
공백영역
특허
개선발명
확보

특허 포트폴리오 구축 사례(한경희 생활과학)
• 8년간 시장독점
• 자체특허 아이템으로 승부
• 연매출 2000억원
• 스팀청소기 1000만대 판매기록 갱신
• 중견기업으로 성장
스팀청소기 1대에
걸려있는 특허 수는?
56

57

813,538 813,537 813,539
401,327
793,413
881,943 776,841 734,569
58

특허 포트폴리오를 활용한 특허 분쟁 대응전략
59

‘GTS(Guided Therapy Systems) vs 하이로닉’ 특허분쟁
60

Guided Therapy Systems의 침해경고장 발송
• 특허 침해가 의심되는 경우에,
침해소송을 바로 제기하지 않고 내용증명으로 경고장 발송
• 경고장은 법적인 효력이 없으므로, 하이로닉 측은
경고장에서 침해로 주장한 특허에 대한 검토 및 대응 준비
61
특허침해를
중지하라는 취지의
경고장 발송
U

GTS의 10-1142108 특허에 대한 무효심판
• Guided Therapy System의 보유특허에 대해 무효심판 제기
• 특허심판원에서 모든 청구항 무효 심결
• GTS는 심결에 대해 불복하여 항소 제기
62
2004년 미국출원을
기초로 PCT출원을
진행한 후,
한국에 진입하여
등록받은 특허

하이로닉 특허에 대한 GTS의 무효심판 제기
• ‘하이로닉’ 보유특허 4건(‘고강도집속 초음파 생성장치’ 분야 특허)에 대해
2012.10.31.에 무효심판 제기 (10-1075536/ 10-1075878/ 10-1118480/ 10-1154520)
63
하이로닉이
GTS에 제기한
무효심판에
대응하여!

Guided Therapy System의 침해소송 제기
64
무효심판이 진행되는 중에
침해소송을 제기

하이로닉도 GTS의 다른 특허에 대한 무효심판 진행
65
하이로닉이
GTS가 보유한
다른 특허 2건에
무효심판 제기!

침해소송과 무효심판의 종료
• 침해소송과 모든 무효심판이 동일자에 종료(2013.12.24.)
• 특허 무효가 되면, 침해소송에서도 지게 되므로,
합의하여 소송/심판 종료!
66

최종 결론
• Guided Therapy System은 하이로닉과 ‘불제소합의’
– 모든 침해소송과 무효심판을 종료하는 방향으로 결정
• 하이로닉이 상대방 특허에 무효심판을 통해 적절히 대응
– 하이로닉이 탐색된 인용문헌에 의해 무효가 될 위기
• 상대방(GTS)의 원천급 특허에 대항할 개량특허를 다수
보유함에 따라, GTS는 하이로닉의 특허를 무효시키지
못하면 반대로 침해가 되는 상황
• 잘 구축한 특허포트폴리오를 통해 불제소합의를 이끌어
내는 효과를 얻음!!
67

6HA 아이디어 캔버스 / 아이디어 워크샵
• 6HA : 육하원칙에 입각하여 생각을 구체화!
68

6HA 아이디어 캔버스
69
무엇을
(무엇의
어디를)
누가
언제 어디에서 어떻게
왜item 발견
*Start
*Finish
공부 / 선행기술조사
발명대상 구체화
시장, 니즈

6HA 아이디어 캔버스
70
발명의 대상
(제품, 서비스)
기존 발명의 문제
점을 발견
점을 발견
점을 발견 선행기술을 연구
시장성 타진

IP 포트폴리오 구축을 위한 특허출원
• 초기에는 IP를 특정분야에 집중하는 것이 필요
• 출원을 단기간 내에 구축하는 것이 필요 (1년 내외)
• 출원이 장기간에 거쳐 지속적으로 이어질 경우,
앞선 본인 특허문헌에 의한 거절 발생
72
최초출원
출원공개
1년 6개월
발명A, 발명B
출원 1
발명A’
출원 2
발명B’
최초출원의 발명A와
동일하지 않으면 문제X
최초출원의 발명B보다
진보되지 않으면 거절

특허 가출원 전략
• 특허 가출원 제도를 활용하여 cost down 할 수 있는
단계적인 접근도 필요
(1) 다양한 관점에서 특허 가출원을 뿌린다
(2) 비즈니스를 성장시키고 투자를 유치한다
(3) 1년 이내에 가출원 중 의미있는 가출원을 선별하여
정식으로 출원을 진행한다.
73

특허 가출원 전략
빠른 출원일 확보가 가장 중요하다
<국내우선권주장을 이용한 추가출원>
74
가출원 정식출원
1년 이내
공개될 아이디어
출원일확보용
권리범위 확보용
(국내우선권주장출원)
우선권주장
가출원일자 기준으로 심사
현시점
정량적인 숫자도 큰 의미가 있음 (비용이 허락하는 한 나눠서 진행)
중장기적인 road-map을 고려하여 미래지향적인 방향성 구축

Oculus의 가출원 전략
75
Perception based predictive tracking
for head mounted displays
(US 9348410 / US 9063330)
US 61/829008
(2013.05.30)
가출원
US 14/285470
(2014.05.22)
본출원
US 9,063,330
(2015.06.23)
등록14/702314
(2015.05.01)
계속출원
US 9,348,410
(2016.05.24)
등록

사업화할 기술의 특허출원 – 가출원스러운 출원!
출원을 최대한 빨리해야 하는 이유?
<국내우선권주장을 이용한 추가출원>
76

사업화할 기술의 특허출원
77

78
• 분쟁의 핵심이 되는 등록특허임

79

Elizabeth Homes
81

BLT patent & law firm 83
Why?
디자인특허 15건 포함
출원일로부터 1년6개월 전에 공개! 왜?

Theranos 가출원 전략
• Medical device for analyte monitoring and drug
delivery(분석물 감시와 드러그 전달을 위한 의료 기기)
• 등록번호: 9131884(2015.09.15)
• 본 특허의 관련출원
84
본 특허는 2011.03.16.에 출원되었지만,
실질적으로 2003.09.11.에 출원된 것과 같은 효과를 누린다!
2003.09.11.에 출원된 ‘가출원’ 명세서는 어떻게 작성되어
있는지 외부로 공개가 되지 않는다!
가출원
본출원
• 2003년에 사업을
시작하면서 본인
아이디어의 출원부터!
• 1년 이내에 본출원

계속 특허출원을 하여 포트폴리오 구축
• 출원 건수(가출원 제외)
– 2004(1), 2005(2), 2006(8), 2007(4), 2008(2), 2009(3), 2010(2)
– 2011(16), 2012(4), 2013(41), 2014(37), 2015(44)
꾸준하게 사업아이템과 관련된 발명들에 특허출원 진행
최근 3년간 특허출원 수가 급격하게 증가! (양적 확대)
85

해외출원의 구체적인 경로
87
가. 파리조약에 기초한 개별국 출원
• 국내출원 후 1년 이내에 원하는 국가에 우선권제도를 이용해서
개별적으로 출원하는 방식
• 각국 출원여부를 1년 이내에 결정하여야 하며,
각 국에 맞는 언어로 된 번역문을 빨리 준비해야 하는 문제
파리조약에 기초한 특허출원
각국에
직접 출원

• PCT에서 규정한 서류를 특허청에 제출하면서 특허출원을 원하는 나라를 단순히 지정
• 지정된 국가에서도 특허출원이 인정
• 특허를 받기 위해서는 소정 기간 내에 각 국가에 진입해야 한다는 점에 주의
PCT의 장단점
PCT 출원의 장점 PCT 출원의 단점
- 특허성의 사전판단 가능
- 적은 비용을 통해 다수의 국가에 출원할 수 있음
- 특허발명의 시장상황을 고려해서 최종적으로
특허를 등록 받고자 하는 나라를 선택 가능
- 각 국가 진입 비용 이외에 PCT 출원비용 추가
- 지정국에 늦게 진입하므로 특허등록이 지연됨.
나. 특허협력조약(PCT)에 기초한 국제특허출원

1) 국제출원서
출원서, 명세서, 청구의 범위, 필요한 도면 및 요약서
우리나라를 수리관청(국제출원서를 수리하는 기관)으로 하는 경우 국어 또는 영어
로 작성
2) 국제조사
국제출원과 관련된 선행기술의 존재여부를 조사
우리나라를 수리관청으로 한 경우, 국제조사기관은 한국, 오스트리아, 호주 특허청
3) 국제조사보고서 관할 국제조사기관이 조사한 선행기술을 목록으로 작성
4) 국제공개 국제출원이 각 지정국의 국내단계로 이행되기 전에 국제사무국에서 공개되는 절차
5) 국제예비심사
청구의 범위에 기재되어 있는 발명에 대한 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성
여부를 국제예비심사기관이 판단
출원인의 선택에 의해 행해지는 임의 절차
6) 국내 단계
출원서는 소정 기간 내에 번역문을 제출하고 소정의 수수료를 제출
지정국에서 특허를 획득하기 위해
7) 번역문 제출일 예비심사청구여부와 관계없이 대부분의 국가에서 번역문 제출일을 30개월로 인정

PCT 출원의 주요절차
조약우선권주장
수반
판단시점
소급
각국 절차를 빨리 진행하고 싶다면?
1) 수수료 납부
2) 번역문 제출
3) 각국진입절차(한국: 심사청구)
우선일로부터
30개월
국내단계 진입 기준일은, 기본적으로 우선일로부터 30개월이지만, 국가마다 차이가 있음
한국(31개월), 유럽(31개월), 중국(32개월), 일본(32개월)
* 일본 : 우선일로부터 30개월 전 2개월~우선일로부터 30개월 사이에 국내서면 제출
국내서면 제출일로부터 2개월 내 번역문 제출

특허심사 하이웨이 프로그램
• A, B 두 국가에 특허출원된 경우,
A국에서 특허 가능하다는 결정이 내려지면,
B국은 A국의 심사결과를 활용해서 해당 출원을 다른 출원
에 비하여 신속하게 심사하는 제도
– 국내출원 후, 조약우선권주장을 수반하여 해외 출원!
• 한국에서 등록 결정된 청구항과 실질적으로 상응하는
청구항을 포함하는 미국 출원에 대한 심사를 앞당겨 진행
• 해당 특허출원을 우선심사해주는 것이지,
실질 심사 없이 바로 등록해주는 제도가 아님
• ‘한국-미국 / 한국-일본’ 양방향으로 적용 가능!
91

비엘티 특허법률사무소
92
• 서울시 강남구 강남대로 114길 20, 동명빌딩 4층
• 전화번호 : 070-4100-0102
• 이메일 : karl@BLT.kr
• 웹 : www.BLT.kr

[BLT] IoT 스타트업 특허전략 정태균 20160826_서울시창업지원센터

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to [BLT] IoT 스타트업 특허전략 정태균 20160826_서울시창업지원센터

Similar to [BLT] IoT 스타트업 특허전략 정태균 20160826_서울시창업지원센터 (20)

More from JEONG HAN Eom

More from JEONG HAN Eom (20)

[BLT] IoT 스타트업 특허전략 정태균 20160826_서울시창업지원센터