1. KEYWORD ADVERTISING
E DISCIPLINA DEI MARCHI
Avv. Giorgio Spedicato
Professore a contratto di Diritto della proprietà intellettuale
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (polo di Ravenna)

2. I marchi: tensione tra «monopolio»
sui segni e libertà dei terzi
 Esiste indubbiamente un «rischio monopolistico» insito nella
possibilità di esercitare un controllo proprietario su parole, disegni,
lettere, cifre, suoni, forme, colori, impiegati da un soggetto in
funzione di segni distintivi
 Il rischio monopolistico, comunque immanente nella proprietà
intellettuale, è tuttavia considerato moderato in relazione ai marchi
per:
 la peculiare natura giuridica del bene protetto (non è un public
good, diversamente da opere dell’ingegno e invenzioni)
 la presenza di una disciplina tradizionalmente improntata ad un
bilanciamento tra potere di tipo dominicale e libertà di iniziativa
economica e di concorrenza

3. Il trend iper-monopolistico
del diritto dei marchi: alcuni esempi
 tutela ultramerceologica dei marchi notori (ma non solo…): dalla
tutela del segno alla tutela del simbolo (come bene immateriale)
 espansione del novere delle funzioni giuridicamente tutelate del
marchio
 dal rischio di «confusione» al rischio di «associazione»
 assenza di una clausola generale per gli usi in funzione meramente
descrittiva o informativa

4. L’uso del segno come “parola chiave”:
i meta-tags
 I meta-tags sono dati che possono essere inseriti all’interno del
codice HTML di una pagina e che non vengono visualizzati
direttamente dall’utente (ma possono essere visualizzati accedendo
al codice HTML stesso).

5. L’uso del segno come “parola chiave”:
i meta-tags

6. L’uso del segno come “parola chiave”:
i meta-tags

7. L’uso del segno come “parola chiave”:
i meta-tags
La giurisprudenza ha sempre considerato illeciti i meta-tags
corrispondenti ad un marchio altrui:
 in quanto il loro uso integra una fattispecie di concorrenza sleale (ex
art. 2598, n. 1 e 3, cod. civ.)
 in alcuni casi, per violazione di marchio (in base alla teoria del c.d.
invisible trademark infringement)

8. L’uso del segno come “parola chiave”:
dai meta-tags al keyword advertising
Vi sono tuttavia differenze rilevanti tra le due pratiche…
 i meta-tags sono “nascosti”
 i meta-tags alterano i risultati naturali della ricerca

9. Come funziona il keyword advertising

10. Come funziona il keyword advertising

11. Come funziona il keyword advertising

12. Il keyword advertising
nella giurisprudenza italiana
Trib. Milano, 26 febbraio 2009 ha ravvisato:
«un indebito agganciamento del sito della titolare del marchio,
volto a sfruttare l’indubbia notorietà del segno», comportante,
«non solo un’indubbia attività confusoria, appropriativa di pregi
altrui e, nel complesso, professionalmente scorretta e idonea, per
confusione e sviamento della clientela, a danneggiare l’altrui
azienda, ma anche una violazione del marchio, che in quanto
utilizzato per distinguere servizi, finiva per contraddistinguere,
nell’ambito del collegamento sponsorizzato, anche i servizi,
indubbiamente affini» del concorrente con un conseguente
concreto «pericolo di confusione tra i due segni, se non altro sotto il
profilo dell’associazione».

13. Il keyword advertising
nella giurisprudenza comunitaria
 Negli ultimi due anni la ECJ ha emanato diverse sentenze in materia
di keyword advertising:
 C‑324/09, L’Oréal
 C-323/09, Interflora
 C-91/09, Eis.de
 C-558/08, Portakabin
 C-278/08, BergSpechte
 C-236/08, Google France (causa riunita con C-237/08 e C-238/08)
 Il leading case, ancora oggi, è costituito dal caso Google France
 premessa: Google condannata da TGI e da CdA di Parigi per contraffazione del
marchio “Louis Vuitton” commessa tramite il suo sistema AdWords.

14. IL LEADING CASE
GOOGLE FRANCE

15. Prima questione pregiudiziale
Costituisce contraffazione di marchio l’utilizzo di una parola chiave
identica o simile ad un marchio registrato altrui nell’ambito di un
«servizio di posizionamento»:
 da parte dell’inserzionista?
il quale seleziona la parola chiave
 da parte del provider?
la quale consente di selezionare la parola chiave
la quale consente la visualizzazione dell’annuncio

16. Il potere dominicale del
titolare dei diritti sul marchio
In applicazione dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 (ora codificata
nella direttiva 2008/95/CE) il titolare di un marchio può vietare che un terzo,
senza il proprio consenso, faccia uso di un segno identico a detto marchio
qualora:
tale uso abbia luogo nel commercio
tale uso avvenga per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio
è registrato
tale uso pregiudichi ovvero sia idoneo a pregiudicare le funzioni del
marchio

17. Uso nel commercio?
 Per l’inserzionista:
«la selezione della parola chiave identica al marchio ha per oggetto
e per effetto la visualizzazione di un link pubblicitario verso il sito sul
quale egli mette in vendita i propri prodotti o i propri servizi. Dal
momento che il segno selezionato come parola chiave è lo
strumento utilizzato per rendere possibile tale visualizzazione
pubblicitaria, non si può contestare che l’inserzionista ne faccia un
uso nel contesto delle proprie attività commerciali»

18. Uso nel commercio?
 Per il provider:
«è pacifico che quest’ultimo esercita un’attività commerciale e mira
a un vantaggio economico quando memorizza, per conto di taluni
suoi clienti, segni identici a marchi come parole chiave e, a partire
dalle stesse, organizza la visualizzazione di annunci»
MA «l’uso di un segno identico o simile al marchio del titolare da
parte di un terzo comporta, quanto meno, che quest’ultimo utilizzi
il segno nell’ambito della propria comunicazione commerciale. Nel
caso del prestatore di un servizio di posizionamento, quest’ultimo
consente ai propri clienti di usare segni identici o simili a marchi,
senza fare egli stesso uso di detti segni»

19. Uso per prodotti o servizi identici?
 Per l’inserzionista:
NB le fattispecie di cui è causa sono caratterizzate dall’assenza,
nell’annuncio del terzo, del segno identico al marchio
MA «la circostanza che il segno utilizzato dal terzo a fini pubblicitari
non compaia nella pubblicità stessa non può significare, di per sé,
che tale uso sia escluso dalla nozione di «us[o] (…) per i prodotti o
servizi» ai sensi (…) della direttiva 89/104»
E in una «situazione caratterizzata dal fatto che un segno identico a
un marchio è selezionato come parola chiave da un concorrente del
titolare del marchio al fine di offrire agli utenti di Internet
un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi di detto titolare,
sussiste un uso di detto segno per i prodotti o i servizi di detto
concorrente»

20. Uso idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio?
 Per l’inserzionista:
 vi è violazione della funzione di indicazione di origine?
 vi è violazione della funzione pubblicitaria?

21. Uso idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio?
 Vi è violazione della funzione di indicazione di origine?
DIPENDE «sussiste violazione della funzione di indicazione di
origine del marchio quando l’annuncio non consente o consente
soltanto difficilmente all’utente di Internet normalmente informato
e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui
l’annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da
un’impresa economicamente connessa a quest’ultimo o, al
contrario, da un terzo»

22. Uso idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio?
 Vi è violazione della funzione pubblicitaria?
l’uso del segno corrispondente al marchio altrui come parola chiave
«può produrre alcune ripercussioni sull’utilizzo a fini pubblicitari di
detto marchio da parte del suo titolare nonché sulla strategia
commerciale di quest’ultimo»
MA «tali ripercussioni dell’uso del segno identico al marchio da
parte di terzi non costituiscono di per sé una violazione della
funzione di pubblicità del marchio»

23. Uso idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio?
 Vi è violazione della funzione pubblicitaria?
SEGUE «quando l’utente di Internet inserisce il nome di un marchio
quale parola da ricercare, il link verso la pagina iniziale e verso il sito
sponsorizzato del titolare (…) comparirà nell’elenco dei risultati
naturali e, di regola, tra i primi posti di tale elenco. Tale
visualizzazione (…) comporta che all’utente di Internet è garantita la
visibilità dei prodotti o servizi del titolare del marchio (…). Alla luce
di tali circostanze, si deve concludere che l’uso di un segno identico
a un marchio altrui nell’ambito di un servizio di posizionamento
quale quello di cui trattasi nelle cause principali, non è idoneo a
pregiudicare la funzione di pubblicità del marchio».

24. Uso idoneo a pregiudicare
«altre» funzioni del marchio?
Nella causa Interflora la ECJ si è chiesta:
 Vi è violazione della funzione di investimento?
ECJ ha affermato che «[q]ualora l’uso da parte di un terzo, come ad
esempio un concorrente del titolare del marchio, di un segno
identico a quest’ultimo per prodotti o servizi identici a quelli per i
quali detto marchio è stato registrato intralci in modo sostanziale
l’utilizzo, da parte del suddetto titolare, del proprio marchio per
acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i
consumatori e renderli fedeli, si deve considerare che il predetto
uso violi la funzione di investimento del marchio».

25. Uso idoneo a pregiudicare
«altre» funzioni del marchio?
Nella causa Interflora la ECJ si è chiesta:
 Vi è violazione della funzione di investimento?
SEGUE «[p]er contro, non si può ammettere che il titolare di un
marchio possa opporsi a che un concorrente faccia, in condizioni di
concorrenza leale e rispettosa della funzione di indicazione d’origine
del marchio, uso di un segno (…), qualora siffatto uso abbia come
sola conseguenza di costringere il titolare dello stesso marchio ad
adeguare i propri sforzi per acquisire o mantenere una
reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli»

26. Seconda questione pregiudiziale
Il prestatore di un servizio di posizionamento su Internet, che
memorizza come parola chiave un segno identico a un marchio e
organizza, a partire dalla stessa parola chiave, la visualizzazione di
annunci, fa un uso di tale segno che il titolare di detto marchio può
vietare?
Secondo la ECJ «tali atti del prestatore non costituiscono un uso ai
sensi degli artt. 5 della direttiva 89/104 e 9 del regolamento n. 40/94»

27. Keyword advertising e marchi notori
 Nella causa Interflora, la ECJ ha stabilito che:
«il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare
ad un concorrente di fare pubblicità a partire da una parola chiave
corrispondente a tale marchio che il suddetto concorrente, senza il
consenso del titolare del marchio, ha scelto nell’ambito di un
servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente
tragga così indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla notorietà del marchio (parassitismo) oppure qualora
tale pubblicità arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo
(diluizione) o a detta notorietà (corrosione)»

28. Keyword advertising e marchi notori
 Nella causa Interflora, la ECJ ha stabilito che:
SEGUE «[u]n annuncio pubblicitario a partire da una parola chiave
siffatta arreca pregiudizio al carattere distintivo del marchio che
gode di notorietà (diluizione), in particolare, ove contribuisca a
trasformare la natura di tale marchio rendendolo un termine
generico»

29. Keyword advertising e marchi notori
 Nella causa Interflora, la ECJ ha stabilito che:
MA «il titolare di un marchio che gode di notorietà non può
vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire dai suoi
concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono a detto
marchio e propongono, senza offrire una semplice imitazione dei
prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare
una diluizione o una corrosione e senza peraltro arrecare
pregiudizio alle funzioni di detto marchio che gode di notorietà,
un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare di detto
marchio»

30. L’Europa in movimento..
 Il 15 dicembre 2010 il Parlamento europeo ha approvato una
Relazione sull’impatto della pubblicità sul comportamento del
consumatore, con cui:
«chiede alla Commissione di analizzare i vari strumenti (legislativi e
non) e di verificare le soluzioni tecniche disponibili a livello di
Unione europea ai fini dell’efficace attuazione delle seguenti
misure:
(…)
rivedere il regime di responsabilità limitata dei servizi della società
dell’informazione onde garantire che la vendita del nome di un
marchio depositato a titolo di parola chiave da un motore di ricerca
a fini pubblicitari sia soggetto all’autorizzazione preventiva del
proprietario del marchio»

31. Nubi all’orizzonte per i provider?

32. GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
giorgio.spedicato@unibo.it
it.linkedin.com/in/giorgiospedicato
GSpedicato