¿Qué es secreto empresarial? Aproximación conceptual, problemática relacionada, medidas de protección y marco normativo

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Alessandro DI MARCO
Abogado
El Secreto Empresarial
(algunas nociones)

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A. Conceptos

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La “Información confidencial”:
• Suele referirse a toda información, dato o
conocimiento que otorga una ventaja competitiva
al que la posee (normalmente, el empresario) y
cuyo valor reside precisamente en su carácter
secreto.
• Suele incluir los “Secretos Empresariales”:
a) los “Secretos Industriales”  conocimientos
técnicos.
b) los “Secretos Comerciales”: incluyen aquellas
nociones relativas a la actividad comercial o interna
de una empresa.
• También puede incluir el “know-how” siempre
que se trate de información secreta.

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El secreto Industrial:
“Todo conocimiento reservado sobre
ideas, productos o procedimientos industriales
que el empresario, por su valor
competitivo, desea mantener oculto” .
[Gómez Segade, José Antonio, “El secreto industrial (know-how), Concepto y
protección” Ed. Tecnos. Madrid 1974,pag 66].

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Los elementos fundamentales
del Secreto Industrial:
I. “Conocimientos técnicos y comerciales”
+
II. “Que tengan valor competitivo”.
+
III. “Esfuerzos razonables para mantenerlos
secretos” por parte del titular de los mismos.
=
 no hay definición, ni listado que permita delimitar
de forma precisa el alcance de estas “información
secreta”.
No obstante:
si se cumplen requisitos = hay protección.

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Tipología muy amplia
(ejemplos):
• Formulas:
 Coca Cola® quizás el caso más famoso.
• Métodos de producción.
• Estrategias comerciales.
• Listado de clientes o precios.
• Métodos de organización internos.
• Conocimientos técnicos
• Información sobre actividades I+D
• Know-how negativo (= los resultado negativo de una investigación).

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La Naturaleza jurídica del Secreto
Empresarial:
1. Es un derecho de “carácter patrimonial”:
 Otorga exclusiva de facto.
 Naturaleza “intangible” similar a la Propiedad
Intelectual e Industrial (PI).
2. No oponible a terceros que hayan accedido
al mismo por:
a. Medios lícitos y
b. sin obligación de reserva.
[STS,4 de mayo de 2005 (RJ2005/1775)]

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Los “activos intangibles” son:
• Cada vez más relevante en el mundo de la
empresa
pero:
• Muy expuestos a “vulneraciones”.
• Difícilmente o, en algunos casos, no protegibles
por registros PI:
 por no cumplir con los requisitos
o bien
 por no ser el registro la solución más adecuada
para el aprovechamiento de dichos activos.

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B. La protección del
Secreto Empresarial.

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Algunos datos
estadísticos:
• Según “Intellectual Property Owner Association” (IPO):
• > 90% de la nueva tecnología es protegida vía
Secreto Empresarial
y
• > 80% de los acuerdos de licencia y cesión de
tecnología incluyen know how o son híbridas
(patentes y Secretos Empresariales).

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Ventajas de la combinación
patentes y Secreto
Empresarial:
I. Menor coste de gestión
II. Otorga protección incluso cuando el la
información confidencial puede no cumple
con los requisitos de patentabilidad (novedad,
actividad inventiva, aplicación industrial):
 Por ej. un procedimiento concreto aunque no sea
patentable podría permitir fabricar un producto a
costes mas bajo, otorgando al empresario una
ventaja competitiva.
III. Protección adicional a la patente:
 En caso de anulación de la Patente.
 Para extender protección temporalmente o
territorialmente.

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El marco normativo
relevante:
1. Articulo 39.2 del Acuerdo sobre Aspectos de la
Propiedad Intelectual Relacionado con el
Comercio (ADPIC/TRIP):
2. Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10
de enero):
– Art.13.1 que regula la divulgación o explotación
de secretos sin autorización del titular a la que
haya tenido acceso legítimamente pero con
deber de reserva o ilegítimamente (espionaje por
ejemplo).
– Art 13.2 regula la adquisición de secretos
mediante espionaje o procedimientos análogos.
3. Código penal:
– Art. 278 y 279 ”delitos de violación de secretos”
4. Ley de Patentes:
– Protección contra divulgación causada por
abuso evidente (Art.7).
– Derecho de explotación anterior de una patente.

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Problemas en la practica:
I. El concepto de “Información Confidencial” es muy
amplio. La misma goza de protección si:
a) Es “secreta”.
b) Ofrece una “ventaja competitiva” a su titular.
c) Y si se han realizado esfuerzo sustanciales para su
protección.
II. Indefinición conceptual:
– ¿Qué constituye secreto empresarial?
– ¿Qué esfuerzo es “razonable”?
III. Dificultades practicas de prueba:
– Requiere determinación de infracción caso por caso.
IV. Indemnización:
– Difícil determinar daños y perjuicios:
• Estos se basan sobre proyecciones:
• Al momento del intercambio de información no suele haber
beneficios. En efecto, dicho intercambio suele tener lugar
en un momento previo a la explotación de la misma.
 Plazo de prescripción justos:
– 1 año desde conocimiento de infracción o que pude
ejercerse acción.
– 3 años desde comisión acto.

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Mecanismos de protección:
a) medidas técnicas.
• Son medidas y/o protocolos de seguridad
materiales que permiten:
• el control interno del acceso a la información
y
• la prevención de intromisiones externas.
• Suelen tener doble objetivo:
I. Evitar acceso y revelación de los secretos.
II. Cumplir con el requisito “esfuerzo
razonables para la protección” que otorgan a
la información el status de “secreto
empresarial”.

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Mecanismos de protección:
b) medidas jurídicas.
• Acuerdos /contratos entre las partes en el marco
de relaciones comerciales , por ejemplo:
• Las cláusulas de confidencialidad.
• Los Acuerdos de confidencialidad (NDA)

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Las clausulas de confidencialidad:
• Se suelen incorporar en los contratos con:
• terceros
• sujetos internos a la empresa para reforzar los
deberes de los empleados y administradores de
una empresa previstos por el Estatuto de los
Trabajadores (art.5d),21.1 y 65.2):
a. Para distinguir los conocimientos subjetivos del
empleado como consecuencia de su desempeño
en la empresa ( “skill and knowledge”) de los
conocimientos atribuibles a la empresa 
sucesibles de protección mediante secreto
empresarial.
b. Acuerdos post contractuales: para concretar la
extensión del deber de secreto más allá de la
extinción de contrato.
• Se suelen acompañar de “pacto de no
competencia”, útiles para reforzar la
protección del Secreto Empresarial.

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El contrato de confidencialidad
(NDA):
• Objeto  la protección del Secreto
Empresarial.
• Son contratos delicado que deben alcanzar el
justo equilibrio entre intereses contrapuestos:
• De una parte, el receptor de la información:
 Necesita analizar la información, antes del inicio
actividad de la investigación, para valorar posible
oportunidad de negocio.
• De la otra, la parte desveladora quien debe a la
vez:
a. Desvelar algo de la IC, para permitir a la otra parte
de hacerse una idea del valor del negocio.
b. Protegerse ante posibles usos indebidos de esa
información en el caso que la parte receptora
decida no seguir adelante con la transacción.

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Lo principal en un NDA:
• Para la parte reveladora:
i. Determinar Procedimientos o sistemas utilizados
para divulgar información confidencial.
ii. Definir las restricciones de uso de la información
confidencial.
iii. Establecer un plazo temporal para el análisis de
información confidencial.
iv. Prever eventuales costes a cargo de la parte
receptora, a cambio de la revelación del
contenido de la información confidencial.
• Para la parte receptora:
i. Las restricciones que estaría dispuesto a
aceptar.
ii. Prever que ocurre si la información ya esta en el
dominio publico o si ya la conocía.
iii. Disponibilidad a asumir un coste para el acceso a
dicha información confidencial.

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Lo principal en un NDA (II):
• Definición de “información confidencial”:
• Normalmente se compone de:
 listado de información identificable como
“confidencial”:
• Ej.: “se entenderá por “Información Confidencial”
cualquier información no pública (..) relativa a los
productos de una Parte, la que haya tenido acceso
la otra Parte por escrito, en forma grafica” (…)
incluyendo entre otro muestras, aparatos, modelos
(…) que esté marcada o identificada como
confidencial o con una leyenda equivalente”.
 Menciones más genéricas que permitan proteger
también aquellas informaciones que no puedan
identificarse desde el principio como
“confidencial”, pero que razonablemente merecen
el mismo tratamiento.
 Excepciones a la definición:
• Supuestos en los que la definición de arriba no se
aplica:
• Requiere buena ponderación de los supuestos
que den lugar a dichas excepciones.
• Prever como acreditar en la practica la
aplicabilidad de un supuesto determinado.

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Lo principal en un NDA (III):
1. Las “obligaciones de confidencialidad”:
a. Compromiso a no desvelar a tercero la información de la parte
reveladora.
b. Establecimiento de medidas especificas según el caso concreto para
asegurar que la misma se mantenga secreta o confidencial.
c. Obligación de aviso a la otra parte de que hubo una revelación o un
acceso ilegitimo a la misma, de cara a permitir adoptar las medidas
oportuna para limitar los daños.
2. Los “usos permitidos”:
• Definen lo que la parte receptora puede hacer con la información
confidencial (por ejemplo: evaluaciones, ensayos):
• Cuestión delicada  difícil llevar a cabo control sobre el uso real de esta
información por parte del receptor.
3. La duración de la obligación de confidencialidad (según del mercado):
• indefinida: si se quiere mantener el secreto empresarial.
• 5-7 años en el caso de material protegible por pate.
4. Obligación de devolución e destrucción de la información confidencial:
• En la medida que la ley lo permita.
• Si una de las parte es requerida por orden judicial o administrativa
procurar divulgación coordinada entre ambas partes.
5. Recomendable (para la parte reveladora)
 Fijar penalidad especifica en caso de incumplimiento (función disuasoria)

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