Rechtsprechung zum Lizenzvertragsrecht

Dr. Anna Giedke
Rechtsanwältin
Wesentliche Rechtsprechung zum
Lizenzvertragsrecht der letzten Jahre
Ein LES- Young Members Vortrag
8.11.2018 1

Auswahl wesentlicher Lizenz-Rechtsprechung Oktober
2015 – November 2018
AGENDA
8.11.2018 2
OLG Düsseldorf –
Flammpunktprüfungsvorrichtung,
26.7.2018
EuGH – pauschale Entschädigung
25.1.2017
BGH – Krankenhausradio 11.1.2018 OLG Düsseldorf – lichtemmittierende
Vorrichtung, 20.1.2017
BPatG – Isentress II 21.11.2017 EuGH – Genentech/Hoechst 7.7.2016
(EuGH – Italienischer
Arzneimittelmarkt, 23.1.2018)
BGH – media control 18.10.2017 BGH – Ecosoil 21.10.2015

Interaktive Fallbesprechung - Schnellbericht
AGENDA
8.11.2018 3
OLG Düsseldorf –
Flammpunktprüfungsvorrichtung,
26.7.2018
EuGH – pauschale Entschädigung
25.1.2017
BGH – Krankenhausradio 11.1.2018 OLG Düsseldorf –
lichtemmittierende Vorrichtung,
20.1.2017
BPatG – Isentress II 21.11.2017 EuGH – Genentech/Hoechst 7.7.2016
(EuGH – Italienischer
Arzneimittelmarkt, 23.1.2018)
BGH – media control 18.10.2017 BGH – Ecosoil 21.10.2015

• Missbrauch Vertretungsmacht GmbH Geschäftsführer beim
Insichgeschäft
• Lizenzrechtlich interessant
• Zur Frage des Ausschlusses eines ordentlichen Kündigungsrechts (Rz. 30 ff.)
• Generell zur Auslegung des Lizenzvertrags (Rz. 34 ff.)
Wesentliche Rechtsprechung Lizenzvertragsrecht
1. BGH – media control 18.10.2017 - I ZR 6/16
8.11.2018 4

• Fakten
• Klägerin = Betreiber der media control GmbH (Marktforschungsunternehmen)
• Markeninhaberin
• Bekl. zu 2) = alleiniger Gesellschafter der Klägerin
• G = Erwerber der Geschäftsanteile des Bekl. zu 2) an Klägerin
• Bekl. zu 2) will Kontrolle über Marken behalten
• Einigung Bekl. zu 2) – G: Marken vor Vollzug des Unternehmenserwerbs aus
Klägerin herausgelöst und auf Bekl. zu 2)/von ihm beherrschte Gesellschaft
übertragen
• Klägerin soll Marken weiterhin nutzen dürfen
8.11.2018 5

• Fakten (Fortsetzung)
• Übertrag der Marken auf Bekl. zu 2) (LizenzV mit Kl – hierzu später)
• Übertrag Marken von Bekl. zu 2) auf Bekl. zu 1) (+), kein schriftlicher
Lizenzvertrag, aber Nutzung über 10 Jahre mit Wissen und Duldung der Bekl.
• Bekl. zu 1) sprach mehrfache Kündigungen aus
• Rechtsfrage: wirksame Kündigung?
• LizenzV? – ja konkludent (hatte Revision nicht angegriffen; derselbe Inhalt
wie Vertrag mit Bekl. zu 2) (Rz. 29); Bekl. zu 2) war verpflichtet
vergleichbaren LV abzuschließen)
• Kündigungsrecht?
8.11.2018 6

• Markenvertrag (mit Bekl. zu 2)
• Ausschließliches, zeitlich nicht begrenztes und kostenloses Recht
• Präambel auch „zeitlich nicht beschränkt“
• Vertragsschluss „auf unbestimmte Zeit“
• LG verpflichtet Marken auf eigene Kosten aufrecht zu erhalten und ggf.
weitere Anmeldungen vorzunehmen
• Vorkaufsrecht des LN geregelt
• Regelungen zum außerordentlichen KündigungsR (nicht erfüllt), keine zum
ordentlichen
8.11.2018 7

Kündigungsrecht der Bekl. Zu 1)?
8.11.2018 8

BGH – schulbuchartig
• Ordentliches KündigungsR (+)
• „zeitlich nicht beschränkt“
• keine Befristung; nur durch (stets) mögliche außerordentliche Kündigung
oder ordentliche Kündigung zu beenden
• KündigungsR analog §§ 624, 723 BGB, wenn nicht vertragl. ausgeschlossen
• Gilt auch für auf unbestimmte Zeit abgeschlossene MarkenlizenzV (Verweis auf BGH GRUR
2006, 56 – BOSS-Club)
8.11.2018 9

• Vertragssystematik: Regelung außerordentl. KündigungsR macht
Fortbestand des ordentlichen KündigungsR nicht „sinnlos“ oder
„widersprüchlich“
• Beide Arten unterscheiden sich in ihren Vss und RF
• Haben nebeneinander Berechtigung
• Nicht fernliegend, nur gravierendere Form (außerordentliche Kündigung) zu
regeln
8.11.2018 10

VorkaufsR LN
• Kein Bedarf bei ausschließlicher, kostenfreier und darüber hinaus auch
ordentlich nicht kündbaren Lizenz
• Denn dann hätte er auch gegenüber jedem Erwerber eine weitgehend
gesicherte, inhaberähnliche Stellung gehabt, § 30 V MarkenG
8.11.2018 11

• Unentgeltliche Überlassung
• Erhebliches Pflichtenprogramm LG (Aufrechterhaltung auf eigene
Kosten)
• Potentiell unbegrenzte Lebensdauer einer Marke
FAZIT: Wenn kein ordentliches KündigungsR gewünscht: immer
klar ausschließen; generell: Vertragszweck klar in Präambel
formulieren
8.11.2018 12

• Urheberrechtlicher LizenzV zw. Kl - Bekl
• Bekl. = Betreiber eines Krankenhauses mit 49 Patientenzimmer
• Kostenloses Angebot Radio in Zimmern zu hören (Weiterleitung mit
technischen Mitteln)
• Außerordentliche Kündigung aufgrund geänderter höchstrichterl. Rspr
• EuGH/BGH: Wiedergabe von Hörfunksendungen in Zahnarztpraxen ist keine
urheberrechtl. relevante öffentliche Wiedergabe
2. BGH – Krankenhausradio 11.1.2018 – I ZR 85/17
8.11.2018 13

• Einzig denkbares KündigungsR: § 313 III 2 BGB:
• Änderung einer gefestigten höchstrichterlichen Rsp.
• Wenn Geschäftswille der Parteien (wie regelmäßig) auf der
gemeinschaftlichen Erwartung vom Fortbestand einer bestimmten
Rechtslage aufgebaut war
• BGH: beide Voraussetzungen (-)
• Nicht festgestellt, dass Parteien gemeinsam der Ansicht waren, die
Rechtsprechung zu Zahnarztpraxen sei auf ihren Fall übertragbar
• Keine Änderung gefestigter Rspr da nicht übertragbar
8.11.2018 14

Fazit: Wenn man Vertrag an gefestigter Rechtsprechung aus
verwandtem Bereich ausrichtet, im Zweifel klarstellen, um diese zur
Geschäftsgrundlage zu erheben
8.11.2018 15

• Patentverletzungsverfahren
• Bekl. stützt sich auf „Zusicherungserklärung“ der Klägerin D
gegenüber dem Lieferanten B der Bekl.
• Wortlaut: „D will not enforce Japanese Patent 3,503,AAE and its
foreign counterparts, to the extent such foreign
counterparts are directed to the same scope with
substantially the same wording as said Japanese
Patent 3,503,AAE, against such LED manufacturers
(the „Potential B LICENSEE“)
• Merkmale Klagepatentanspruch in JP offenbart (Ausführungsbsp)
3. OLG Düsseldorf – lichtemittierende Vorrichtung
20.1.2017 – I-2 U 42/12
8.11.2018 16

Wie ist Zusicherungserklärung auszulegen? Welche Fragen müsste
man seinen Mandanten hierzu stellen?
„D will not enforce Japanese Patent 3,503,AAE and its
foreign counterparts, to the extent such foreign
counterparts are directed to the same scope with
substantially the same wording as said Japanese
Patent 3,503,AAE, against such LED manufacturers
(the Potential B LICENSEE“)
20.1.2017 – I-2 U 42/12
8.11.2018 17

• Technischer Vergleich JP und Klagepatent
• Klagepatent ist auf sog. „YAG“-Fluoreszenzmaterial beschränkt, während das
JP auf verschiedene Fluoreszenzmaterial gerichtet ist (YAG und andere)
• Klägerin: abstrakter Schutzbereichsvergleich vorzunehmen
• Bekl.: Entscheidend, ob angegriffene Ausführungsform vom
Schutzbereich des JP erfasst; wenn ja, auch kein Angriff aus ausländ.
Patent mögl.
20.1.2017 – I-2 U 42/12
8.11.2018 18

OLG Düsseldorf:
• §§ 133, 157 BGB: obj. Erklärungswert aus Empfängerhorizont
• Str. wonach zu bestimmen
• nur nach unmittelbarem Vertragspartner B oder nach Drittbegünstigten?
• entscheidend für Berücksichtigung der Vorgeschichte
• Klägerin hatte zugestimmt, dass „Zusicherung“ in Lizenzverträge mit
Abnehmern abgedruckt wurde;
• keine Verpflichtung des B über Vorgeschichte oÄ aufzuklären
20.1.2017 – I-2 U 42/12
8.11.2018 19

OLG Düsseldorf:
• Empfängerhorizont der Begünstigten (Bekl.) maßgebl.
• Dennoch: Sachlicher Grund der Zusicherung muss berücksichtigt
werden
• JP betrifft zwei Leuchtstoffarten (TAG und YAG)
• Portfolio d. Kl. erfasst auch JPs, die sich nur auf YAG beziehen (nicht TAG)
• YAG-Patente nicht in Zusicherungserklärung enthalten
• B kannte die YAG-Patente; seine Lizenz an Bekl. bezog sich nur auf TAG
• Klägerin sollte an Geltendmachung ihrer YAG-Patente nicht gehindert sein
20.1.2017 – I-2 U 42/12
8.11.2018 20

OLG Düsseldorf: Umstände für Bekl. erkennbar
• Bekl. = internat. tätiges Unternehmen, vertreibt in JP, erwarb Lizenz von weltweit
führendem Hersteller
• Bekl. kannte laut eigenem Vortrag den „Lizenzpool“ der Klägerin sowie den von B
• Jap. Situation berücksichtigen: Aus TAG-JP kein Vorgehen möglich, aus YAG-JP dagegen schon
• Wortlaut „gleicher Schutzumfang“ mit „im Wesentlichen gleichem Wortlaut“
• ausländische Patente dürfen weder breiteren noch engeren Schutzumfang haben als JP
• LizenzV mit B betraf auch nur Schutzrechte zu TAG Leuchtstoffen, nicht YAG
20.1.2017 – I-2 U 42/12
8.11.2018 21

Bei Gestaltung von Zusicherungserklärungen
• Sinn und Zweck klar niederlegen
• Ggf. Lizenznehmer verpflichten, seine LN hierüber aufzuklären
• Obliegenheit als weltweit tätiger LN Patentportfolios für
Vertragsauslegung zu analysieren?
20.1.2017 – I-2 U 42/12
8.11.2018 22

• LizenzV verpflichtet LN, während der gesamten Laufzeit der
Vereinbarung eine Gebühr für die Verwendung einer patentierten
Technologie zu zahlen
• Frage an EuGH: mit Art. 101 Abs. 1 AEUV vereinbar, auch wenn
lizenzierte Patente
• (rückwirkend) für nichtig erklärt wurden
• durch Lizenzprodukt nicht verletzt?
• Ja, solange Kündigungsrecht mit angemessener Frist
4. EuGH - Genentech/Hoechst 7.7.2016 – C-567/14
8.11.2018 23

• EuGH: Kommerzielle Betrachtung
• Lizenzgebühr = Preis, für die kommerzielle Verwertung der lizenzierten Technologie in der
Gewissheit, dass der LG seine Rechte des geistigen Eigentums nicht wahrnehmen wird
• KündigungsR des LN mit angemessener Frist schließt aus, dass die Zahlung den Wettbewerb
beeinträchtigt
Mit angemessenem KündigungsR können Lizenzzahlungspflichten
nach Ablauf der Patente/trotz Nichtverletzung der Patente
kartellrechtlich abgesichert werden
8.11.2018 24

Vorgelagerte Frage: Vertragsauslegung (Schiedsgericht)
• Lizenzvertrag (nicht ausschließlich, weltweit, bzgl. HCMV-Enhancer);
• Genentech (LN) nutzte lizenzierte Technologie um Herstellung eines Arzneimittels zu erleichtern
• Zahlungspflichten: (i) einmalige Gebühr (bez.), (ii) jährlich feste Gebühr (bez.) und (iii)
laufende Gebühr von 0.5% des Nettoumsatzes „mit Fertigerzeugnissen“ (nicht bez.)
• „Fertigerzeugnis“ definiert als „kommerziell handelbare Waren, die ein Lizenzprodukt enthalten (…)“
• „Lizenzprodukt“ definiert als Materialien, deren Herstellung, Verwendung oder Verkauf ohne den
vorliegenden Vertrag einen oder mehrere nicht erloschene Ansprüche verletzen würde, die zu den
mit den lizenzierten Patenten verbundenen Rechten gehören
• Verletzungsklagen in den USA abgewiesen
8.11.2018 25

Besteht Pflicht zur Zahlung der laufenden Gebühr für Fertigerzeugnisse?
8.11.2018 26

Schiedsgericht (+)
• Wortlautauslegung
• Zahlungspflicht nur (+), wenn „Fertigerzeugnisse“ ein Lizenzprodukt enthalten oder ohne die
Lizenzvereinbarung die lizenzierten Patente/verbundenen Rechte verletzen
• Hier (-)
• Derartige Auslegung widerspräche aber wirtschaftlich verfolgtem Zweck
• Wirtschaftl. Zweck = Genentech zu erlauben, den Enhancer zu nutzen ohne Risiko einer
Verletzungsklage
Wenn Zahlungspflicht nur bei tatsächlicher Nutzung der lizenzierten
Technologien bestehen soll, in Präambel klarstellen, dass dies dem
wirtschaftlich verfolgten Zweck entspricht.
8.11.2018 27

• Lizenzvereinbarung - Wettbewerbsbeschränkung - zulässig, weil
„Nebenabrede“?
• Gedanke: wenn bestimmte „Hauptmaßnahmen“ neutral/für den
Wettbewerb positiv, möglich, dass beschränkende Nebenabreden nicht
unter das Verbot des Art. 101 I AEUV fallen
• Kartellrechtliche Gesamtschau (EuGH 11.9.2014 – Mastercard)
• Nebenabrede für Durchführung der Hauptmaßnahme objektiv notwendig und
• zur Erreichung der Hauptmaßnahme/deren Ziele in einem angemessenen
Verhältnis stehend
5. EuGH – Italienischer Arzneimittelmarkt 23.1.2018
C-179/16
8.11.2018 28

• Fortsetzung von BGH Raltegravir (11.7.2017 – X ZB 2/17)
• Sachverhalt:
• Zwangslizenzverfahren
• Erteilung einstweiliger Benutzungsgestattung nach § 85 PatG
• Kl. leistet Bankbürgschaft/Prozesskostensicherheit
• Schützt vor etwaigem Unterlassungstitel
• Festsetzung Lizenzgebühr und Rechnungslegung Hauptsacheverf. vorbehalten
• Zwischenzeitlich: Widerruf des Patents
• Frage: Erledigung der Hauptsache?
6. BPatG – Isentress II 21.11.2017 3 Li 1/16 (EP)
8.11.2018 29

• BPatG (-), stattdessen Zahlungspflicht für Dauer der einstw. Lizenz
• Kl. hat von einstweiliger Benutzungsanordnung Gebrauch gemacht
• Zwangslizenzen wie Vertragslizenzen mit Unsicherheiten behaftet
• Keine Gewissheit über dauernden Bestand des lizenzierten Schutzrechts
• Vertragslizenz: keine rückwirkende Beseitigung d. Zahlungspflicht
• solange SchutzR im Rechtsverkehr tatsächlich respektiert (vorteilhafte Stellung für LN)
• Hier:
• Schutz gegen etwaigen vorläufig vollstreckbaren Unterlassungstitel
• kein passender Vergleich mit SE-Pflicht eines Verletzers (Kl hat es nicht auf Verletzungsfrage
ankommen lassen/Sicherheit über Zwangslizenz erhalten/Vertrieb aufrechterhalten)
8.11.2018 30

• Schulbuchartige Erörterung, welche Faktoren auf Lizenzhöhe von
Einfluss sind
• Orientierung an im Produktbereich üblichen Gebühren (BGH Raltegravir)
• Ansatz gilt gleichermaßen für Zwangslizenz, Vergütung für AN-Erfindung
sowie Schadensberechnung nach Lizenzanalogie
• Ergebnis: 4% des Nettoverkaufspreises bei einem Lizenzrahmen für
Arzneimittel von 2-10%
8.11.2018 31

8.11.2018 32
Generell generell erhöhend wertmindernd
Art und Umfang der Lizenz
(ausschließlich/alleinig/
einfach; zeitliche Dauer,
territorialer Umfang)
Bedeutung des Patents,
insbes.:
• Stellung, die seine
Nutzung dem
Berechtigten verleiht
• Drohpotential (gg
Konkurrenzprodukt)
• Technischer
Fortschritt/erfinderische
Tätigkeit
Fehlen einer Ausweichlösung Mitbenutzung eigener SR
des LN (durch LN – kommt
auch LG zu Gute)
Breite des Schutzbereichs/
Benutzungsumfang durch LN
LN kann lizenziertes Patent
weiterhin angreifen
LN verpflichtet sich zu keinen
weiteren Angriffen auf Patent
Bezugsgröße (gesamtes
Lizenzprodukt oder nur Teil
davon?)
Mit Zwangslizenz geht
erzwungene Hilfe für
Konkurrenzprodukt einher
(Entgang möglicher eigener
Absatzsteigerungen)
Nur Wirkstoffpatent statt
fertig entwickeltes &
zugelassenes Arzneimittel
Möglichkeit der
Vertragsanpassung (§ 24 VI
5 und 6 PatG bzw.
KündigungsR)
Beitrag Patent zur
Entwicklung des
Lizenzgegenstands (Zahlung
nur für Fremdbeitrag)
Abstaffelung bei hohen
Umsätzen („Viagra-Effekt“)

• SEA nach Lizenzanalogie
• Polnische Regelung sah vor, dass geschädigter Inhaber eines geistigen
Eigentumsrechts entweder
• tatsächlich erlittenen Schaden geltend machen oder
• Zahlung des Doppelten einer angemessenen Vergütung verlangen kann
• Mit Art. 13 Enforcement RL (RL 2004/48/EG) vereinbar? (Sicherstellung
„angemessenen“ SEA durch Mitgliedstaat)
7. EuGH – Olawska Telewizja Kablowa 25.1.2017 –
C-367/15
8.11.2018 33

EuGH:
• Ja, denn hypothetische Vergütung nicht geeignet eine Entschädigung für den
gesamten tatsächlich erlittenen Schaden zu garantieren,
• denn dies stellt nicht sicher:
• Erstattung mit Feststellung der Verletzung/des Verletzers verbundene Kosten
• Ersatz eines möglichen immateriellen Schadens
• Zahlung von Zinsen
• Enforcement RL verbietet MS nicht, „StrafSE“ vorzusehen
• sie bezweckt Straf-SE zwar nicht (Erwägungsgrund 26), aber verbietet ihn auch nicht
• ferner nicht ersichtlich, dass es sich im Fall um Straf-SE handelt
7. EuGH – Olawska Telewizja Kablowa 25.1.2017 –
C-367/15
8.11.2018 34

• Lizenzeinräumung durch Miterfinder (70-80%) ohne Zustimmung des
Klägers (=Miterfinder zu 30-20%)
• Miterfinder = Bruchteilsgemeinschaft, §§ 741 ff. BGB
• Lizenzeinräumung = Maßnahme der Verwaltung
• steht Miterfindern nur gemeinschaftlich zu, § 744 I BGB
• Vss:
• Stimmenmehrheit oder
• Anspruch des die Lizenz erteilenden Teilhabers auf Zustimmung zur Lizenzerteilung
8. OLG Düsseldorf – Flammpunktprüfungs-
vorrichtung 26.7.2018 I-15 U 2/17
8.11.2018 35

• Lizenzgewährender Miterfinder zwar Stimmenmehrheit
• Aber muss vor Fassung eines (formlosen) Beschlusses der Minderheit
rechtliches Gehör gewähren
• Wenn (-): Beschluss unwirksam
• Anderenfalls würde schutzwürdiges Recht des Teilhabers unzulässig
verkürzt und letztlich wertlos
8. OLG Düsseldorf – Flammpunktprüfungs-
vorrichtung 26.7.2018 I-15 U 2/17
8.11.2018 36

• Nachweis Abschluss Lizenzvertrag
• grdsl. nur durch Vorlage einer schriftlichen Dokumentation (kaufm. RVerkehr)
• Sitzungsprotokolle genügen
• Insolvenzfestigkeit?
• Lizenzkauf: LV idR beiderseits vollständig erfüllt (§103 I InsO), wenn gegenseitige Hauptleistungen
erbracht (Lizenz erteilt/KP gezahlt)
• Im Fall: unentgeltliche Konzernlizenz mit Nutzungspflicht der übrigen Konzerngesellschaften:
beiderseits vollständig erfüllt mit Rechtseinräumung/Nutzung
• LV besteht nach Übergang der Marke auf neuen Rechtsinhaber zw. ursprgl.
Rechtsinhaber und dem LN fort (Anschluss BGH 1982 – Verankerungsteil)
• neuer Rechtsinhaber kann ohne Zustimmung des LN nicht in LV eintreten
9. BGH – Ecosoil 21.10.2015 I ZR 173/14
8.11.2018 37

Thank you!
RAin Dr. Anna Giedke
anna.giedke@bardehle.de
www.bardehle.de
8.11.2018 38

BARDEHLE.COM
BARDEHLE PAGENBERG
Partnerschaft mbB
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81675 München
"IP Law Firm of the Year" and "Law Firm of the Year for Trademarks &
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"Law Firm of the Year" 2016 for Intellectual Property Law – named by
Best Lawyers® and Handelsblatt8.11.2018

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