Недобросовісна реєстрація торговельних марок дистриб'юторами. Кодинець А.О.

1. Анатолій Кодинець
к.ю.н., доцент кафедри
інтелектуальної власності
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

2. Під час обговорення ми розглянемо:
кейси щодо недобросовісних реєстрацій
торговельних марок дистриб'юторами ;
рекомендації щодо підготовки правової
позиції у зазначеній категорії справ;
загальні рекомендації щодо недопущення
недобросовісних реєстрацій.

3. Дистриб'ютор
(англ. distributor —
розповсюджувач) — фірма або
агент промислового
підприємства, які здійснюють
реалізацію продукції і
виступають як торгівці за
договором на основі угоди про
право на продаж в окремому
регіоні
ПОНЯТТЯ
“ДИСТРИБ’ЮТОР”

4. Комерційним агентом може
бути суб'єкт господарювання
(громадянин або юридична
особа), який за повноваженням,
основаним
на агентському договорі,
здійснює комерційне
посередництво
ПОНЯТТЯ
“АГЕНТ”

5. КЕЙС І. ЗАГАЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ
Сторони: Позивач юридична особа. Відповідачі:
власник свідоцтва-фізична особа, Держдепартамент
Предмет позову: визнання недійсним свідоцтва
України на торговельну марку
Підстави позову:
ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для
товарів та послуг».
ст. 6-septies Паризької конвенції про охорону
промислової власності

6. Позивач є власником прав на
комбіновану торговельну
марку за свідоцтвом
Російської Федерації
Власник свідоцтва України є
засновником та директором
ТОВ, яка перебувала у
торгових відносинах з
Позивачем
АРГУМЕНТИ
ПОЗИВАЧА

7. Суд відхилів позовні вимоги, обґрунтовуючи це
тим, що:
реєстрація спірного знака була здійснена на ім’я
відповідача як фізичної особи

8. Суд застосував
наступні законодавчі положення:
 ст.ст. 24, 30 ЦК України, які визначають
правовий статус фізичної особи
 ст. 80 ЦК України, яка визначає правовий
статус юридичної особи

9. Суд дійшов таких висновків:
уповноважені представники не розглядаються як
самостійні суб’єкти права;
поняття «агент» та «представник» для застосування в
даних правовідносинах не визначені;
торгово-посередницькі взаємовідносини склались
саме між юридичною особою та Позивачем;
Відповідач, як фізична особа, діяльністю щодо
поширення товару від власного імені не займалась;
кваліфікувати діяльність власника свідоцтва на посаді
директора ТОВ чи як одного з учасників, як агентську
(посередницьку) немає підстав.

10. ВИСНОВКИ З ЦЬОГО КЕЙСУ
кваліфікувати діяльність фізичної особи як
агентську (посередницьку) немає підстав;
якщо, торговельна марка зареєстрована на
фізичну особу, застосовувати положення 6-
septies Паризької конвенції не вбачається
можливим.

11. КЕЙС ІІ. ГОСПОДАРСЬКА ЮРИСДИКЦІЯ
Сторони: Позивач - юридична особа. Відповідачі:
власник свідоцтва-юридична особа, Держдепартамент.
Предмет позову: визнання недійсним свідоцтва
України на торговельну марку.
Підстави позову:
ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для
товарів та послуг;
ст. 6-septies Паризької конвенції про охорону
промислової власності .

12. Позивач є власником польської
реєстрації на торговельну
марку;
Відповідач відповідно до
Ліцензійної угоди був
торговим представником
Позивача;
Ліцензійною угодою передбачено,
що після закінчення терміну її
дії Відповідач має право
використовувати торговельну
марку Позивача лише до
закінчення повної реалізації
товару.
АРГУМЕНТИ
ПОЗИВАЧА

13. Позивач не мав права видавати
ліцензії на використання даного
знаку;
Правочин між сторонами стосувався
лише умов фасування, упаковки та
продажу на території України;
Торговельна марка, зареєстрована
Відповідачем відрізняється від
торговельної марки Позивача, а
тому не можна застосовувати
положення статті 6 septies
Паризької конвенції.
АРГУМЕНТИ
ВІДПОВІДАЧА

14. Суд задовольнив позовні вимоги,
обґрунтовуючи це тим, що:
- Договором підтверджено наявність торгових відносин
між Позивачем та Відповідачем;
- матеріали справи підтверджують, що до дати подання
заявки на спірне свідоцтво, споживачі асоціювали
товари, марковані спірною торговельною маркою із
Позивачем;
- Висновком судової експертизи встановлено, що спірна
торговельна марка є схожою із торговельною маркою
Позивача, а також такою, що може ввести в оману
споживача щодо дійсного виробника товарів.

15. ВИСНОВКИ З ЦЬОГО КЕЙСУ
Судова практика широко трактує категорії “ агент
та представник ”, визначені у статті 6-septies Паризької
конвенції.
Ліцензійний договір може враховуватися судом
для застосування статті 6-septies Паризької конвенції.
Суд застосовує статтю 6-septies Паризької
конвенції до схожих торговельних марок,
зареєстрованих агентом чи дистриб'ютором.

16. РЕКОМЕНДАЦІЇ
під час розробки правової позиції захисту
від недобросовісних контрагентів
1. Підстави визнання недійними свідоцтв на
недобросовісно зареєстровані торговельні марки:
позначення є оманливими або такими, що можуть
ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка
виробляє товар або надає послугу;
видача свідоцтва внаслідок подання заявки з
порушенням прав інших осіб.

17. документи, які
підтверджують факт
реалізації на території
України товарів
виробника
2. ОБҐРУНТУВАННЯ НАЛЕЖНИМИ
ДОКАЗАМИ
У разі визнання
свідоцтва
недійсним з
підстави
оманливості
знака щодо
особи, яка
виробляє товар
(надає послугу)

18. документи, що підтверджують
наявність прав торговельну
марку на території будь-якої
країни-учасниці Паризької
конвенції;
документи, які підтверджують
перебування в договірних
відносинах з відповідачем;
документи, які підтверджують
статус відповідача: юридична
особа чи суб’єкт
підприємницької діяльності.
2. ОБҐРУНТУВАННЯ НАЛЕЖНИМИ ДОКАЗАМИ
У разі визнання
свідоцтва
недійсним з
підстави
видачі
свідоцтва
внаслідок
подання
заявки з
порушенням
прав інших
осіб:

19. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо недопущення недобросовісних реєстрацій
реєструвати торговельні марки у країнах, в які
планується експортувати товари;
передбачати у договорах положення щодо
заборони контрагенту, реєструвати у своїй країні
торговельні марки на своє ім'я;
підтримувати у контрольному стані всю
документацію, яка підтверджує ділові торгові
відносини з контрагентами;
здійснювати моніторинг заявок на торговельні
марки з метою виявлення недобросовісних реєстрацій.

20. ВИСНОВКИ
Наведені дії контрагентів можуть, у широкому
сенсі, кваліфікуватися як недобросовісна
конкуренція та підпадати під визначення,
передбачені у таких актах:
Паризька конвенція про охорону промислової
власності (6 septies );
Закон України «Про захист від
недобросовісної конкуренції» (стаття 1);
Закон України «Про захист прав споживачів»
(стаття 19).

21. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів з
питань інтелектуальної власності (реєстр. №7205 ) передбачає:
Заборону реєстрації як знаків позначень, які є тотожними або
схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, зареєстрованими
на ім‘я іншої особи в іноземній державі, якщо заявка, об’єктом якої є це
позначення, подана від свого імені агентом чи представником цієї особи
без її дозволу та відсутні докази, що обґрунтовують таке подання (ст.6 ч.3
«Підстави для відмови в наданні правової охорони);
Право особи, яка є власником знака в іноземній державі, вимагати
визнання свідоцтва знак недійсним або передання їй права власності на
знак у повному обсязі, якщо агент або представник не обґрунтує свої дії
(т. 20 ч.2 «Порушення прав власника свідоцтва»).

22. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!