Юлія Івахненко, керівник відділу Фармацевтичного і Медичного права Оксана Єфімчук, керівник відділу IP права

1. Обмеження окремих
ТРІПС-плюс положень в інтересах
охорони громадського здоров’я
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
www.jurimex.com.ua
Юлія Івахненко, керівник відділу
Фармацевтичного і Медичного права
Оксана Єфімчук, керівник відділу IP
права

2. ЗМІСТ
www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
1. Патентна ув'язка
2. Продовження строку дії патентів
3. Ексклюзивність даних
2

3. Патентна ув'язка
www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
Основа правового регулювання – стаття 9 ЗУ про ЛЗ
Для державної реєстрації ЛЗ, заявник подає засвідчену копію
патенту або ліцензії (…), лист, в якому вказується, що
права третьої сторони, захищені патентом або передані за
ліцензією, не порушуються у зв'язку з реєстрацією ЛЗ.
У державній реєстрації може бути відмовлено у разі, коли
внаслідок реєстрації будуть порушені захищені патентом
чинні майнові права ІВ, в тому числі при виробництві,
використанні, продажу ЛЗ.
3

4. Практика застосування ПУ (2014-16р.р.)*
www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
 Застосування ПУ після реєстрації ЛЗ
(12 справ задоволення позову vs. 1 відмова)
 Застосування ПУ до реєстрації ЛЗ
(1:1)
*справи, розглянуті по суті
4

5. www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
Тенденції:
• суд застосовує ПУ в разі доведення факту
порушення прав ІВ, навіть якщо МОЗ та ДП
не допустили процедурних порушень;
• висновок суду напряму залежить від
висновку судового експерта;
• питання компетенції МОЗ та Державного
експертного центру МОЗ в частині перевірки
додержання прав ІВ досліджують лише в
поодиноких випадках.
5

6. www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
Тенденції:
• Тенденція до відмови у вжитті ЗЗП.
Постанова ВГСУ від 26.01.2016 справа №
910/25514/15. Мотивація: заборони, які
запроваджуються ЗЗП, мають наслідком втручання у
господарську діяльність відповідача без вирішення
спору по суті. Оцінка доказів, що стосуються суті
спору, до вирішення спору по суті є неприпустимою
6

7. Євроінтеграційні зобов'язання України
www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
Угода про асоціацію не містить вимоги про
патентну ув’язку
7

8. Приклади ПУ в закордонній практиці
www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
Немає ПУ: ЄС, Швейцарія, Ізраїль, Молдова, Грузія,
Єгипет, Туреччина, Бразилія, Аргентина, Чілі, Колумбія,
Перу, Таїланд, Японія
США: Захищаються патенти, внесені до Orange book.
Генерик повідомляє патентовласника, який може
звернутися з позовом до суду - процес реєстрації
автоматично зупиняється.
Канада: Захищаються патенти, внесені до
спеціального списку за заявою патентовласника.
Повідомлення патентовласника та призупинення
реєстрації. Власник має 45 днів для звернення до суду.
8

9. Приклади ПУ в закордонній практиці
www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
Китай: Гарантійний лист про відсутність порушення.
Генерик може подати заявку на реєстрацію ЛЗ протягом
останніх 2 років дії патенту. Матеріали розглядаються,
але реєстраційний номер присвоюється після
закінчення патенту.
Південна Корея: Захищаються патенти, внесені в
Зелений список (формується за заявою
патентовласника)
Заявник повідомляє власника патенту про подану
заявку на реєстрацію. Патентовласник може вимагати
зупинення продажу генериків через Міністерство до 12
місяців (продажу, але не реєстрації!).
9

10. Приклади ПУ в закордонній практиці
www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
Мексика: Реєстраційний орган заручається
підтримкою Інституту промислової власності та передає
матеріали на 10-денну технічну експертизу для
встановлення, чи будуть порушуватися права на патенти
при реалізації генеричного препарату.
ОАЕ: Подібна процедура як у Мексиці.
10

11. Механізм обмеження (балансування) режиму
www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
 При реєстрації ЛЗ можливість порушення оцінюється
лише відносно патентів, внесених до спеціального
списку (e.g.Канада, США, Південна Корея)
 Призупинення реєстрації (e.g.Канада, США)
 Встановлення строку, коли можуть подаватися на
реєстрацію генерики (e.g.Саудівська Аравія, Китай,
В’єтнам)
 Відкладена дата вступу в силу рішення про
реєстрацію генерика (e.g.Китай)
11

12. Механізм обмеження (балансування) режиму
www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
 Додатковий рівень перевірки (e.g.Індія)
!!! Україна: ч.3 ст.5 ЗУ Про ЛЗ - Підставою для видачі
патенту є позитивний висновок ЦОВВ, що реалізує
державну політику у сфері охорони здоров'я, щодо
його патентоспроможності) – не працює на
практиці
12

13. Пропозиції
www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
Скасування режиму ПУ
Предмет для обговорення: додаткове сприяння
охороні прав патентовласника (e.g. система
повідомлень про реєстрацію генерика з
метою відслідковування можливих порушень)
13

14. Продовження строку дії патентів
www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
Основа правового регулювання – ч.4 ст.6 ЗУ про
винаходи
Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є ЛЗ
(…) може бути продовжено за клопотанням
власника цього патенту на строк, що дорівнює
періоду між датою подання заявки та датою
одержання дозволу, але не більше ніж на 5 років.
14

15. Євроінтеграційні зобов'язання України
www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
Імплементація інституту сертифікатів додаткової
охорони (SPC)
ст. 220 Угоди про асоціацію
15

16. Практика зарубіжних країн
www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
Немає продовження: Канада, Китай, Нова
Зеландія, В'єтнам, Колумбія, Перу, Бразилія
(крім затримок Патентного офісу, якщо > 10р.),
Аргентина, Мексика, Туреччина, Таїланд, Індія,
Індонезія, ПАР, ОАЕ, Єгипет.
ЄС: SPC. Строк дії: від дати подання заявки на
патент до одержання першого MA мінус 5 років,
але не > 5 р.
Подача - 6 міс. з моменту отримання MA (або
патенту, якщо ця дата є пізнішою).
16

17. Практика зарубіжних країн
www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
США: Patent Term Extension. На період розгляду
заявки регулятором в сфері ЛЗ. Заява – 60 дн.
Сумарний строк дії патенту ≤ 14 років. Patent
Term Adjustment. За затримки у розгляді
патентної заявки, якщо > 3 роки. Автоматично.
Марокко: Період продовження = від визначеної
дати видачі дозволу до дати фактичної видачі.
Не > 2,5 р. Заява протягом 3 міс. з моменту
отримання дозволу.
17

18. Практика зарубіжних країн
www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
Сінгапур: Умова продовження - період між
датою подання заявки на отримання дозволу і
його отриманням ≥ 2 р.
Чилі: Не обмежується період можливого
продовження. Рішення про продовження
приймає суд.
18

19. Механізм обмеження (балансування) режиму
www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
 Виняток «Болар» та інші винятки з охорони
 Обмежені строки для реалізації права на
продовження строку дії патенту
 Умови продовження (Регламент 469/2009 ЄС:
продукт захищений чинним патентом;
наявний чинний дозвіл на застосування;
є першим дозволом, виданим на цей продукт;
сертифікат видається вперше)
19

20. Механізм обмеження (балансування) режиму
www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
 Встановлення «безпідставності затримки» з
боку регулятора, як умова для надання права
на продовження патенту
 Можливість подання заперечень на заяву
про продовження (e.g.Ізраїль) або заяв про
скасування (ЄС)
 Обмежений строк продовження і обмежений
загальний строк патентної охорони (15р. ЄС,
14р. США)
20

21. Механізм обмеження (балансування) режиму
www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
 Вимоги до складу продукту, у відношенні
якого ініціюється продовження
 Інформування виробників генеричних
препаратів про строки патентної охорони.
21

22. Рекомендації
www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
- запровадження раціонального механізму визначення
періоду продовження дії патенту (строку дії сертифікату),
який відповідатиме інтересам патентовласника та
інтересам суспільства;
- скорочення строку звернення з клопотанням про
продовження;
- встановлення умов, в разі відсутності яких продовження
патентної охорони не можливе;
- право на оскарження видачі сертифікату та визнання його
недійсним.
22

23. www.jurimex.com.ua
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ ЕД
В УКРАЇНІ
● ст. 39.3 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності;
● п. 433 доповіді Робочої групи для вступу в СОТ;
● п.2 ст. 222 Угоди про асоціацію з ЄС;
● ст. 507 Цивільного кодексу України;
● ст. 9 ЗУ «Про лікарські засоби в Україні»;
● п. п. 3-1., 3-2 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських
засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію);
● п.п. 36 п.1 розділу II, п.6 розділу IV Порядку проведення експертизи
реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну
реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про
внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного
посвідчення.
м. Київ, 09 грудня 2016 р.

24. www.jurimex.com.ua
Понад 6 років 6 років та менше Відсутній
Країни ЄС - 10 років (8+2)
Швейцарія – 10 років
Канада - 8 років (6+2)
США – 5 або 12 років
Японія – 10 років
Китай – 6 років
Росія – 6 років (4+2)
Туреччина – 6 років
Нова Зеландія – 5 років
Австралія – 5 років
Сінгапур – 5 років
Ірак – 5 років
Перу – 5 років
Молдова
Грузія
Таїланд
Білорусь
Бразилія
Індія
Єгипет
Регулювання режиму ЕД
в іноземних юрисдикціях
м. Київ, 09 грудня 2016 р. 24

25. www.jurimex.com.ua
Розширення переліку обставин, за наявності
яких уповноважений орган країни має право
не застосовувати ЕД
Розширення повноважень уповноваженого
органу на скорочення строку ЕД
Прив'язка режиму ЕД до строку патентного
захисту
МЕХАНІЗМИ ОБМЕЖЕННЯ
(БАЛАНСУВАННЯ) РЕЖИМУ ЕД
м. Київ, 09 грудня 2016 р. 25

26. www.jurimex.com.ua
Недопущення встановлення режиму ЕД
щодо будь-якої діючої новизни, окрім
«нової» хімічної сполуки (діючої речовини)
Обмеження можливості застосування ЕД до
оригінальних ЛЗ, з моменту реєстрації яких в
інших країнах світу минуло багато часу
Прив'язка відрахування строку ЕД до
моменту реєстрації ЛЗ в інших країнах
МЕХАНІЗМИ ОБМЕЖЕННЯ
(БАЛАНСУВАННЯ) РЕЖИМУ ЕД
м. Київ, 09 грудня 2016 р. 26

27. www.jurimex.com.ua
Встановлення механізмі «взаємного
застосування» строків ЕД
Механізми адміністративного та судового
оскарження режиму ЕД
Встановлення обмеження щодо дії ЕД у
випадках застосування процедури
примусового ліцензування
МЕХАНІЗМИ ОБМЕЖЕННЯ
(БАЛАНСУВАННЯ) РЕЖИМУ ЕД
м. Київ, 09 грудня 2016 р. 27

28. www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
СУДОВА ПРАКТИКА
ЕД як підстава скасування реєстрації ЛЗ 2012-2016 роки
Кількість
справ
Кількість відмов і
основні підстави
відмови
Вжиття заходів
забезпечення позову
Загальні тенденції
7
В тому числі:
5 -
адміністратив
не
судочинство,
з них
1 спір на
розгляді суду.
2 –
господарське
судочинство.
1
Основні мотиви відмови
(адмінспір):
 рішення МОЗ щодо
реєстрації генерика є
законним, оскільки
базується на
позитивному
висновку ДЕЦ, а
отже підстав для
відмови в реєстрації
цього ЛЗ у МОЗ не
було.
3 справи
Господарське судочинство:
2 клопотання про ЗЗП
заявлено (у 2 справах);
2 клопотання задоволено.
Заходи, які вживаються:
- заборона на введення в
цивільний обіг
(у тому числі обмін, вчинення
інших дій, спрямованих на
реалізацію) на території
України спірних генеричних
лікарських засобів.
 суди, як правило, стають на захист ексклюзивності
даних реєстраційного досьє оригінаторів;
 вирішення спорів щодо ЕД є складним і досить
тривалим процесом (2-6 років);
 прийняття рішення на користь виробника
оригінальних ЛЗ не має сенсу без вжиття ЗЗП,
оскільки вирішення спору може тривати протягом
усього строку ЕД;
 обставини, які суди встановлюють при вирішенні
спорів:
- однакова діюча речовина в ЛЗ
(реферетний/генерик);
- наявність/відсутність в РД генерика результатів
власних доклінічних досліджень та клінічних
випробувань;
- наявність/відсутність згоди власника реєстраційної
інформації на її використання заявником генерика;
28

29. www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
СУДОВА ПРАКТИКА
ЕД як підстава скасування реєстрації ЛЗ 2012-2016 роки
Кількість
справ
Кількість відмов і
основні підстави
відмови
Вжиття заходів
забезпечення позову
Загальні тенденції
На користь
позивача - 5
 правомірність
висновку ДЕЦ з
рекомендацією до
реєстрації генерика,
на підставі якого
МОЗ і видав
оспорюваний наказ,
ніхто з учасників не
оскаржував.
Адміністративне
судочинство:
1 клопотання про ЗЗП
заявлено - відмова у вжитті
ЗЗП.
Заходи, про вжиття яких
заявлено позивачем:
- зупинення дії
наказу МОЗ про
реєстрацію спірного
генерика.
- проміжок часу, який минув від дати реєстрації
референтного ЛЗ до дати надання ДЕЦ
рекомендацій до державної реєстрації/власне
держреєстрації генерика.
 вжиття ЗЗП шляхом зупинення дії наказу МОЗ в
частині реєстрації генерика адмінсуд вважає
фактичним вирішенням спору по суті позовних
вимог до винесення судового рішення; посилання
на понесення позивачем збитків не є підставою для
вжиття ЗП у розумінні ст. 117 КАСУ, оскільки
підприємництво - це господарська діяльність на
власний ризик (відмова 1 інстанції не
оскаржувалась).
29

30. www.jurimex.com.ua
м. Київ, 09 грудня 2016 р.
ПРОЕКТ ЗУ «ПРО ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»
№ 2162-д від 15.04.2016 р.
● Подача заяви на державну реєстрацію не раніше ніж 5 років від дати
реєстрації в Україні, як країни першої реєстрації або від дати видачі
торговельної ліцензії в ЄС
● Встановлення обмеження щодо дії ЕД у випадках застосування процедури
примусового ліцензування
●Здійснення упродовж строків ЕД та строку дії патенту відповідної розробки та
випробування між генеричним та референтними лікарським засобом,
отримання рекомендацій щодо реєстрації цього лікарського засобу, реєстрації із
зобов’язаннями та реєстраційного посвідчення, дія якого вступає в силу на
другий день, після закінчення дії патенту, або дати ексклюзивності
●ЕД встановлюється у випадку, якщо заява про державну реєстрацію в Україні
референтного лікарського засобу подана протягом одного року з дня його
першої реєстрації в будь-якій країні
30

31. www.jurimex.com.ua
Дякуємо за увагу!
Юридична компанія Jurimex
01004, м. Київ, вул. В.Васильківська, 9/2, оф. 67
Тел. (044) 500-79-71
jurimex.com.ua
31