Seminario nell'ambito del ciclo di incontri organizzato da Assolombarda su Diritto industriale e tutela della proprietà intellettuale

1. COME GIUDICARE LA QUALITA’ DI UN
TITOLO DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
AVV. GILBERTO CAVAGNA DI GUALDANA
DIRITTO INDUSTRIALE E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
CICLO DI INCONTRI 2022
ASSOLOMBARDA
MILANO, 11 OTTOBRE 2022
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2. VALIDITÀ DEL TITOLO IP
MARCHI REGISTRATI
requisiti di validità:
(i) novità
(ii) liceità
(iii) capacità distintiva
MARCHI NON REGISTRATI
Requisiti di validità:
(i) uso
(ii) riconoscibilità
(iii) distintività presso la clientela di riferimento
L’ESAME DEGLI UFFICI
valutazione:
(i) regolarità formale e pagamento delle tasse
(ii) rispetto diritti altrui
(iii) sussistenza dei requisiti di validità
obiezioni | osservazioni | opposizioni
(ricorsi)
ALLA PROVA DEI FATTI
prova ed l’estensione dell’uso
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3. VALIDITA’ DEL TITOLO IP
MARCHIO
art. 13 CPI [e 7 RMUE] «Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i
segni privi di carattere distintivo» (salvo che, per l’uso fatto, lo abbiano riacquisito prima della
domanda di nullità: c.d secondary meaning) e in particolare quelli:
a) consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o
negli usi costanti del commercio (come ad es. «top», «standard», «extra». «©», …)
a) costituiti esclusivamente da denominazioni generiche dei prodotti o servizi
contrassegnati dal marchio o da indicazioni descrittive delle caratteristiche dei
medesimi per specie, qualità, quantità, destinazione, valore, provenienza geografica, …
(come ad es. «companyline»; caso «rustiche») - temperamento: marchi espressivi
Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività
del titolare, sia divenuto nel commercio denominazione
generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto
la sua capacità distintiva (c.d. volgarizzazione)

4. VALIDITÀ DEL TITOLO IP
DESIGN REGISTRATI
requisiti:
(i) novità
(ii) carattere individuale
DESIGN NON REGISTRATI
… la divulgazione
OPERE DELL’INGEGNO
requisiti:
(i) [novità] [no liceità]
(ii) carattere creativo
(per design, anche valore artistico)
non è necessaria alcuna registrazione
L’ESAME DEGLI UFFICI
valutazione:
(i) regolarità formale e pagamento delle tasse
(ii) requisiti formali e di validità
ALLA PROVA DEI FATTI
tutela nei settori in sui si opera e limitatamente
all’oggetto divulgato; prova che il contraffattore ha
copiato
ALLA PROVA DEI FATTI
scarto semantico o riproduzione
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5. VALIDITA’ DEL TITOLO IP
DESIGN
art 31 CPI [e art. 4 RDC]: «Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli
l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte … a condizione che siano nuovi [no design
identici già divulgati] ed abbiano carattere individuale [ovvero se l’impressione generale
che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale da qualsiasi
altro design divulgato]»
OPERA DELL’INGEGNO
art. 1 LDA: «Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che
appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione»
art. 2 LDA «In particolare sono comprese nella protezione: …
10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e
valore artistico»

6. EFFICACIA DEL TITOLO IP
ESTENSIONE DELL’EFFICACIA
TEMPORALE | TERRITORALE | MERCEOLOGICA
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AZIONI
DI NULLITA’ | DI CONTRAFFAZIONE
se titolo registrato, EUIPO [e UIBM] tribunale
se riconvenzionale, tribunale adito

7. EFFICACIA DEL TITOLO IP
MARCHIO
art. 20 CPI [e 9 RMUE]: “I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso
esclusivo del marchio” e “di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di usare nell’attività economica” marchi
identici o simili per prodotti o servizi identici o affini, se comporta un rischio di confusione / di associazione
(e se rinomato, anche non affini, se indebito vantaggio o reca pregiudizio)
Fattori da considerare:
(i) prodotti / servizi (valutazione affinità)
(ii) confronto in via globale e sintetica, valutazione d’insieme basata sull’impressione dei segni
(iii) elementi distintivi e dominanti (c.d. “cuore del marchio”; problema marchi complessi)
(iv) confronto mnemonico: tra un segno presente e il ricordo dell’altro
(v) diversi gradi di percezione visiva, fonetica e concettuale (unificati in una valutazione complessiva e
bilanciata)
(vi) riferimento: consumatore medio dei prodotti / servizi in questione – livello di attenzione: cambia anche
in funzione del settore merceologico cui appartengono prodotti / servizi
(vii) conoscenza del segno: notorietà (accresce confondibilità per prodotti/potrebbe attenuare per segni)
(viii) grado di capacità distintiva (al momento dell’uso del segno in conflitto)
marchio forte | marchio debole

8. EFFICACIA DEL TITOLO IP
DESIGN
art. 38 CPI [e art. 19 RDC]: «La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo
di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso» e i relativi diritti «si estendono a
qualunque disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato una impressione generale
diversa»
Fattori da considerare:
(i) giudizio sintetico, impressione globale in base all’insieme delle forme e non della mera sommatoria
dei singoli particolari, tralasciando gli elementi banali e comuni o le modifiche insignificanti
(ii) come appare nella domanda di registrazione del modello contraffatto
(iii) margine di libertà (anche alla luce del comparto industriale e della natura del prodotto, escluse le
caratteristiche determinate unicamente dalla loro funzione tecnica)
(iv) riferimento: utilizzatore informato, ovvero non un esperto del settore, ma neppure un mero
consumatore privo di specifiche conoscenze; figura dotata di approfondita conoscenza del settore
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9. EFFICACIA DEL TITOLO IP
OPERA DELL’INGEGNO
art. 12 Legge Autore: «L'autore ha … il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma
e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge …»
Fattori da considerare:
(i) ispirazione / copia / coincidenza creativa
(ii) presenza di uno scarto semantico tra quella successiva e la precedente
(iii) eccezione parodia
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10. VALIDITÀ DEL MARCHIO – casi recenti
Figura di baffo Nike / Figura di tre baffi Nike che circondano
un cerchio nero
Nike Innovate C.V. / Imago Communication S.r.l. e Imu Communication
S.r.l.
UIBM 15/12/2020 - opposizione n. 652017000047213 - accolta
Respinta la domanda di registrazione del marchio con i tre
baffi a cerchio per le classi 25, 35, 36, 39, 41 e 43, ex art. 8.3 CPI
Ritenuta comprovata la notorietà del segno Nike e del suo uso
in campo sportivo e artistico, e qualificato come parassitario il
comportamento di chi, registrando il marchio contestato, ha
inteso appropriarsi dell’immagine dello “swoosh” NIKE per
attribuire al proprio prodotto un indebito vantaggio,
concorrenziale e pubblicitario, nascente dall'attrattiva dei relativi
segni
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Marchio anteriore
Marchio opposto

11. VALIDITÀ DEL MARCHIO – casi recenti
BOSS / Il Boss dei Panini
Hugo Boss Trademark Management Gmbh & Co. / Big Food Catering
Industries di Paride Cocozza
UIBM 18/10/2021 - opposizione n. 652017000059855 - accolta
Respinta la domanda di registrazione del marchio «il Boss dei
Panini» per la classe 43 (ristorazione), ex art 12.1 d CPI
Segni ritenuti confondibili per somiglianza sotto i profili visivo,
fonetico e concettuale nonché per il carattere distintivo
intrinseco di quello anteriore
Il consumatore considera l’elemento descrittivo («dei panini»)
allusivo e non come elemento usato per individuare una
particolare impresa
Per pervenire a una conclusione di somiglianza, è necessario
considerare il grado di distintività dell’elemento comune, nel
caso di specie «Boss», e più questo è distintivo, più risulta elevato
il grado di somiglianza
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Marchio anteriore
Marchio opposto

12. OMEGA (classi 29, 30, 32) / Omega Me (classi 16, 29, 30)
Markant Handels - Und Service Gmbh / Vallè Italia S.r.l.
UIBM 13/03/2017, n. 114 - opposizione n. 469/2014 –
parzialmente accolta
Respinta la domanda di registrazione, limitatamente ad
alcuni dei prodotti contestati appartenenti alle classe 29 e
30, ex art. 12.1 lett. d) CPI
«alla luce di una valutazione sintetica dei marchi in
conflitto, occorre rilevare che, pur essendo presente nel
marchio contestato vari elementi figurativi, la presenza
della parola "OMEGA", che costituisce il marchio anteriore,
fa ragionevolmente supporre che il consumatore medio, in
presenza di prodotti non solo identici, ma anche affini, possa
ritenere che il marchio contestato sia una variante o un
sotto-marchio del marchio "OMEGA" dell'opponente o,
comunque, un marchio collegabile al marchio anteriore e
che, quindi, i prodotti offerti abbiano la medesima origine
imprenditoriale o, comunque, provengano da una fonte
imprenditoriale collegata» 12
EFFICACIA DEL MARCHIO - casi recenti
Marchio anteriore
Marchio opposto

13. Capri (classe 25) / Capri (classi 3, 9, 14, 16, 18, 25, 34, 35)
IN.PRO.DI - Inghirami Produzione Distribuzione S.p.A. / Taverna
Anema e Core S.r.l.
EUIPO 20/07/2022 (R 1879/2021-1) – parzialmente accolta
Respinta la domanda di registrazione, limitatamente ai
prodotti contestati appartenenti alla classe 25
(abbigliamento; calzature; cappelleria; T-shirt; pantaloni;
giacche; cinture; visiere parasole; visiere come copricapo;
abbigliamento sportivo), ex art. 8.1 RMUE
«Secondo costante giurisprudenza, il rischio di confusione
nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente,
[…] questa valutazione globale implica una certa
interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione,
e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei
prodotti o servizi designati. Ne consegue che un tenue
grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può
essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra
i marchi e vice versa» 13
EFFICACIA DEL MARCHIO - casi recenti
Marchio anteriore
Marchio opposto

14. EFFICACIA DEL MARCHIO - casi recenti
Ceres Red Erik / Ceres Red
Ceres S.p.a e Royal Unibrew a/s / Marco Cardone
Trib. Bari, sent. n. 4483 del 14 dicembre 2021
Marchio successivo «Ceres Red» è stato ritenuto
identico o molto simile al marchio notorio «Ceres Red
Erik» nella parte che ne riproduce il cuore, anche se
registrato per servizi non affini, e dichiarato nullo per
assenza di novità, ex art. 25 CPI
«rendendo evidente l'intento di agganciamento con il
marchio ben più noto, ossia l'intento di trarre vantaggio
commerciale dalla rinomanza del segno anteriore»
14
Marchio anteriore
Marchio nullo

15. Zaccagnini (EU) / Zaccagnini e Azienda Agricola Zaccagnini (IT)
Zaccagnini Camillo / Azienda Agricola Ciccio Zaccagnini S.r.l.
Cass. civ. ord. n. 20227 del 23 giugno 2022
Ritenuto nullo il marchio «Zaccagnini» per la classe 29 (olio) per somiglianza e confondibilità con i marchi
anteriori «Zaccagnini» e «Azienda Agricola Zaccagnini» registrati per la classe 33 (vino)
«si intendono affini quei prodotti o servizi che, per la loro natura, la loro destinazione alla medesima clientela o
alla soddisfazione del medesimo bisogno (sulla scorta quindi di tre indici ermeneutici: identica natura dei
prodotti; destinazione a soddisfare i medesimi bisogni e la medesima clientela) risultano in misura rilevante
fungibili e, pertanto, in concorrenza, cosicché la mancanza della distinzione precisa tra i segni che li
identificano nel mercato comporta il rischio della confusione e, dunque, della illecita aggressione all’altrui
avviamento e all’altrui clientela»
vs
15
EFFICACIA DEL MARCHIO - casi recenti
Marchi anteriori
Marchio parzialmente nullo

16. Il Borro / Il Borro del Diavolo
Il Borro S.r.l. Società Agricola / Fattoria Ormanni
Cass. civ. ord. n. 10980 del 26 aprile 2021
Esclusa la contraffazione, da un lato per la natura debole
di un marchio costituito dal termine “borro” per il
settore vinicolo e dall’altro per l’adozione di una
variante, non meramente formale, idonea a evitare
confusione
«In tema di segni distintivi, il marchio europeo, pur valido
perché munito di una sufficiente capacità distintiva, deve
considerarsi debole se esiste un collegamento logico con
il prodotto o servizio contraddistinto anche solo per una
parte dell’Unione e per una soltanto delle lingue usate
negli Stati membri»
16
EFFICACIA DEL MARCHIO - casi recenti
Marchio anteriore
Segno successivo lecito

17. 17
Marchi figurativi K- WAY
Basic Net S.p.A. e Basic Italia S.p.A / Giorgio Armani S.p.A
Cass. civ. n. 5491 del 18 febbraio 2022
Contraffazione dei marchio figurativi di K-way
(marchio di fatto striscia colorata e marchio
registrato) posta in essere realizzando prodotti
recanti un segno identico o simile, ex art.20, c. 1 lett.
b) e c), CPI
Le combinazioni cromatiche sono tutelabili «purché
rappresentate graficamente in modo preciso secondo
codici di identificazione intenzionalmente riconosciuti
e secondo una disposizione sistematica che associ i
colori in modo predeterminato e costante e cioè in
modo tale da ‘consentire al consumatore di
percepire e memorizzare una combinazione
particolare che egli potrebbe utilizzare per
reiterare, con certezza, un’esperienza d’acquisto’
(Corte di Giustizia UE. 24 giugno 2004)»
Marchio di fatto
«striscia colorata»
K-way
Marchio registrato
K-way
EFFICACIA DEL MARCHIO - casi recenti
Giubbino
Armani Jeans

18. Testa Barbie/Testa di Bambola
Mattel Inc/ Jieyang Defa Industry Co. Ltd,
Trib. UE 01/12/2021 (causa T-84/21)
Ritenuto nullo il disegno o modello
comunitario di testa di bambola in
quanto privo di carattere individuale,
ex art. 6 Reg. EU n. 6/2002
18
VALIDITÀ DEL DESIGN - casi recenti
Disegno o modello nullo
Disegno o modello anteriore

19. Lampada Vera / Lampada Giotto
Icone S.r.l. / Sovil S.r.l.
Trib. Roma, ord. n. 194 del 27 gennaio
2021
Contraffazione del disegno o modello
registrato «Vera», in quanto il disegno
o modello «Giotto» presenta «una
somiglianza atta a suscitare
nell’utilizzatore informato la
medesima impressione generale, con
conseguente diritto dei ricorrenti di
vietare alla resistente l’uso del modello,
ai sensi del terzo comma dell’art. 19
Reg. CE n. 6/2002»
Modello Vera, anteriore
Lampada Giotto, contraffazione
19
EFFICACIA DEL DESIGN - casi recenti

20. Vaschetta alimentare per il
contenimento di salumi
Alfa Alimentare S.r.l. / Beta S.r.l.
Trib. Bologna, ord. 4 gennaio 2022
Esclusa la contraffazione di due vaschette,
posto che le differenze tra le confezioni in esame
erano idonee a non suscitare nell’utilizzatore
informato la medesima impressione generale e
che l’«utilizzatore informato» in tale contesto è
da individuare nell’operatore del packaging
che acquista le confezioni per inserirvi il
prodotto alimentare e non nel consumatore
finale che acquista la vaschetta
Disegno registrato
Vaschette della convenuta
20
EFFICACIA DEL DESIGN - casi recenti

21. EFFICACIA DEL TITOLO IP
21
Cass. civ., sent. n. 2039 del 26 gennaio 2018
Eredi Emilio Vedova / Pierluigui De Lutti
Le opere di De Lutti presentavano “identità
di posizione dei piani, masse cromatiche,
proporzioni” e “le minime diversità riscontrate,
fuor che costituire segno di rielaborazione
creativa, appaiono semplificanti o
commerciali (come le minori dimensioni);
quanto ai cd. dischi, la tecnica è la medesima,
con ripetizione dei moduli stilistici privi di
significato artistico diverso”

22. EFFICACIA DEL TITOLO IP
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Trib. Milano, ord. 13 luglio 2011
Foundation Alberto et Annette Giacometti / John Baldessarri
Riconosciuto scarto semantico: per Giacometti la magrezza della donna è simbolo delle privazioni della guerra,
mentre il fisico esile e scarnificato delle rappresentazioni di Baldessari è il risultato delle severe regole e degli stereotipi
del mondo della moda.
Ciò caratterizza le opere di Baldessari come originali e autonome rispetto a quelle di Giacometti e dunque lecite e
tutelate

23. EFFICACIA DEL TITOLO IP
Trib. Milano, ord. 25 luglio 2017
Emilio Isgrò / Roger Waters
Ritenuto il disco una contraffazione, e ciò pur
riconoscendo la presenza di uno scarto
semantico tra le opere
“l’opera rappresentata sulla copertina del disco ha
un contenuto concettuale completamente diverso
dall’opera di Isgrò in quanto si ispira ai documenti
censurati dal governo statunitense e R.W vuole
parlare della censura che spesso il potere arrogante
impone, una censura che sconfina rispetto al suo
significato originario, per divenire cancellazione della
cultura e degli intelletti in una sconfinata tendenza
all’oblio delle masse”
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24. MARCHI
GUCCI / CUGGL
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Joe Morford / Maurizio Cattelan

25. GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
gilberto.cavagna@bipartlaw.com
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Property and Thoughts on Art Protection”