Seminario Indicam 8 novembre 2016 Gilberto Cavagna

1. La strategia aziendale sulle informazioni segrete:
i diversi tipi di informazioni tutelabili
8 novembre 2016
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana

2. Art. 98 Codice della Proprietà Industriale
Art. 98 CPI - Oggetto della tutela
1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali,
soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella
precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente
note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo
sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a
mantenerle segrete.

3. Art. 98 Codice della Proprietà Industriale
Art. 98 CPI - Oggetto della tutela
2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o
altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole
impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione
dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o
agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

4. Informazioni protette
“… le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali,
comprese quelle commerciali …”.
1. know-how tecnico: procedimenti, prodotti (disegni, manuali,
schemi, ecc.), piani aziendali.
- “disegni esecutivi degli impianti e dei procedimenti per la
lavorazione e la produzione di fibre” (Trib. Milano, 31.03.2004);
- modalità di attuazione di un processo industriale (App. Bologna,
19.05.1995);
- formule chimiche (App. Milano, 29.11.2002).

5. Informazioni protette
2. know-how commerciale: informazioni e dati utili o necessari allo
svolgimento delle funzioni commerciali, incluse le ricerche, le strategie
di mercato e le liste clienti.
- liste clienti, proteggibili anche se concorrente può raggiungere tali
dati con ricerche e indagini di mercato, in quanto un conto “è la
necessità di contattare ex novo ipotetici ed eventuali clienti, altro
la possibilità di disporre di un elenco preciso di soggetti già
utilizzatori del prodotto analogo a quello offerto, dei quali sono
note le esigenze e le potenzialità di acquisto” (Trib. Verona,
04.12.1996 e 17.12.1996);
- informazioni relative ai clienti con condizioni contrattuali applicate
(Trib. Modena, 21.01.1998);
- elenco fornitori con i materiali utilizzati (Trib. Bologna, 5.06.1993);
- documentazione relativa alla certificazione UNI EN ISO 9001.

6. Requisiti: segreto
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella
precisa configurazione e combinazione dei loro elementi
generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore;
Si tratta di una segretezza relativa, non assoluta; non è necessario che
le informazioni siano assolutamente inaccessibili al di fuori
dell’impresa, ma che non siano generalmente note, né facilmente
rintracciabili dai terzi, qualificati come gli operatori del settore
economico pertinente.
- ciò che è generalmente noto non riveste alcuna importanza, né assumere
particolare rilievo economico;
- le informazioni non devono essere alla portata (intellettuale / cognitiva)
dell’operatore medio del settore di riferimento (no “salto inventivo”, ma
necessario che l’esperto vi possa giungere con dispendio di tempo, prove e
risorse).

7. Requisiti: segreto
Complesso delle informazioni: singolarmente considerate possono
anche essere facilmente accessibili agli operatori del settore (inteso
quale ambito economico e territoriale in cui l’impresa opera)
- affinché siano considerate “segrete” non è indispensabile che ogni
singola informazione sia celata a terzi, ma è necessario che la
formulazione e sistemazione organica delle stesse sia il frutto di
un’elaborazione aziendale non nota o facilmente accessibile, che
la raccolta di tali informazioni “richieda sforzi superiori a quelli
imposti da una accurata ricerca in letteratura, aventi ad oggetto
notizie accumulate con lavoro individuale o di équipe, non
surrogabile tramite la consultazione di materiali ed esperienze
esterne” (Trib. Bologna, 20.03.2008).

8. Requisiti: segreto
“E’ tutelabile come segreto l’insieme di informazioni necessarie a
condurre un processo produttivo funzionale alla fabbricazione e messa
in funzione di una specifica macchina (nella specie si trattava di una
macchina plastica termo formatrice) quando si tratta di dati nel loro
complesso non altrimenti reperibili e come tali naturalmente
destinati ad essere protetti rispetto alla conoscenza di terzi” (App.
Milano, 13.06.07).

9. Requisiti: segreto
Mira a evitare scorciatoie.
“La tutela dei segreti aziendali non ha ad oggetto soltanto
informazioni di per sé altrimenti raggiungibili dai concorrenti, ma mira
anche ad inibire comode scorciatoie sulla via dell’acquisizione di
informazioni industrialmente utili che comportino un risparmio, con
la sottrazione diretta di dati riservati, dei tempi e dei costi di una
loro autonoma ricostruzione” (App. Milano, 29.11.2002).

10. Requisito: valore economico
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
Non occorre che siano suscettibili di valutazione economica o abbiano
un prezzo di mercato, ma che conferiscano e assicurino all’impresa un
vantaggio competitivo.

11. Requisito: valore economico
- “Va riconosciuta la sussistenza del “valore economico” delle
informazioni tecniche o commerciali sottratte allorché il titolare
abbia impiegato tempo e risorse umane (oltreché economiche)
per la costruzione del patrimonio di informazioni aziendali di cui
si discute, e specularmente la disponibilità immediata di un così
rilevante patrimonio comporta, per la società a vantaggio della
quale questo patrimonio è apportato, la possibilità di essere
immediatamente competitiva sul mercato e anzi di vincere
facilmente la competizione praticando prezzi inferiori alla
medesima clientela” (Trib. Bologna, 04.07.2008);
- “necessità di un impegno economico almeno pari quando un terzo
estraneo voglia altrimenti duplicarla” (Trib. Milano 25.03.2008)

12. Requisito: misure di sicurezza
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo
controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente
adeguate a mantenerle segrete.
Da valutare secondo standard della “normale diligenza”, della
“prevedibilità secondo le circostanze” e/o “allo stato dell’arte”.

13. Requisito: misure di sicurezza
Accorgimenti interni dell’impresa che tendono ad impedire, o a
rendere quanto meno più difficoltoso e non agevole, l’apprensione da
parte di terzi:
- ostacoli fisici (armadi chiusi);
- blocchi informatici (password).
- indicazioni fornite al personale in ordine a modalità di
classificazione e conservazione dei documenti;
- modalità di marcatura (“riservato”; Trib. Milano 31.03.2004);
- apposite previsioni contrattuali.
Dimostrano la volontà dell’impresa di ritenere determinati documenti e
dati riservati e segreti.

14. Requisito: misure di sicurezza
- “mantenute secretate, adottando le misure di vigilanza che
l’esperienza riconosce funzionali e che valgono da ostacolo
adeguato contro le violazioni che possono essere ragionevolmente
previste e combattute, sicché non esiste sottrazione di
informazioni riservate in assenza di prova che le informazioni siano
di provenienza segreta” (Trib. Milano 25.03.2008);
- “Si ritiene comunemente necessario che il titolare delle
informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri
collaboratori della natura delle informazioni e della necessità di
mantenere il segreto sia come condizione contrattuale sia come
informazione comunque diretta a collaboratori e dipendenti” (Trib.
Bologna, 9.02.2010) e che comunque “siano state adottate misure
qualificate a loro salvaguardia e ne sia stata preclusa o resa
difficoltosa l’acquisizione” (Trib. Milano, 31.03.2004).

15. Individuato
Individuato, almeno nei caratteri essenziali.
(Legge 129/2004; “per know-how, si intende un patrimonio di conoscenze pratiche
non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante,
patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato”)
(Reg. 772/2004 - oggi sostituito dal Reg. 316/2014: know–how oltre che segreto e
sostanziale, “individuato, vale a dire descritto in modo sufficiente esauriente, tale
da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e sostanzialità”).
Altrimenti i relativi atti di condivisione, trasferimento o concessione in
utilizzo sarebbero privi del requisito della determinatezza
dell’oggetto e renderebbero inefficace qualunque obbligo di
riservatezza.
Nella prassi contrattuale, l’individuazione avviene “per relationem”,
individuando in termini ampi il settore tecnico di riferimento.

16. Art. 99 Codice della Proprietà Industriale
Art. 99 CPI - Tutela
1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore
delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha
il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire,
rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed
esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo
indipendente dal terzo.

17. Art. 99 Codice della Proprietà Industriale
Le informazioni segrete godono di tutela erga omnes.
- “Tutela assoluta e reale delle informazioni riservate che
presentino i caratteri di cui all’art. 98 CPI” (Trib. Bologna
04.07.2008).
Salvaguardia dei terzi in buona fede.
“in modo abusivo”: clausola di salvezza per il soggetto che sia
pervenuto alle stesse informazioni in modo indipendente ed autonomo
(ma deve provarlo).

18. Art. 99 Codice della Proprietà Industriale
Legittimo detentore; soggetto che esercita un potere di fatto sulle
informazioni e che ne ha titolo.
Possibile contitolarità, con origine pattizia ovvero a titolo originario,
per essere più soggetti pervenuti a tale informazioni in modo autonomo
e contemporaneamente (con evidente rischio che ciò possa pregiudicare
requisito della segretezza).

19. Reverse engineering
Reverse engineering: processo d’analisi di un sistema per identificarne
le componenti e le correlazioni tra di esse e creare rappresentazioni del
sistema in un’altra forma o ad un più alto livello di astrazione.
Il detentore deve provarlo in concreto, non solo fornire prova di natura
logico deduttiva.
cfr. art. 3 Direttiva know-how: “L'acquisizione di un segreto
commerciale è considerata lecita qualora il segreto commerciale sia
ottenuto con una delle seguenti modalità:
a) scoperta o creazione indipendente;
b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un
oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso
del soggetto che acquisisce le informazioni, il quale è libero da
qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni
all'acquisizione del segreto commerciale;
c) …”.

20. Franchising
“L’affiliazione commerciale è il contratto fra due soggetti giuridici,
economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una
parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un
insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a
marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità,
disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza
tecnica e commerciale…” (Legge 129/2004).
- segreti commerciali, procedure operative, formule, dati tecnici,
informazioni scientifiche e tecniche, informazioni relative alle attività,
ai prodotti, ai metodi, ai clienti, ai contratti, ai piani, alle politiche e ai
servizi (Trib. Torino, 12.10.2007).
Spesso include know how “minore”, che può essere fatto valere
contrattualmente.

21. Informazioni non segrete
Know-how non segreto:
- complesso di conoscenze ed esperienze dotate di un valore
economico per l’impresa;
- rilievo giuridico, ma si esaurisce nei rapporti inter partes e non
beneficia della tutela erga omnes;
- non facilmente accessibile ad un operatore (vs art. 98 CPI che
prevede la generalità degli operatori del settore).

22. Grazie dell’attenzione
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
gilberto.cavagna@milalegal.com
Via della Posta 8 - 20123 Milano
02 72 09 54 22