Slide dell'evento di Accademia UIBM dal titolo: La protezione della Proprietà Intellettuale in Cina: strumenti a supporto delle PMI Celi Zullo

1. La protezione della Proprietà Intellettuale in Cina:
strumenti a supporto delle PMI
Roma, 14 marzo 2019
FORTUNATO CELI ZULLO
DESK ANTICONTRAFFAZIONE E ASSISTENZA
PER GLI OSTACOLI AL COMMERCIO

2. I Desk Anticontraffazione e Assistenza per gli Ostacoli
al Commercio nascono a seguito di una Convenzione
intercorsa fra il Ministero dello Sviluppo Economico e
l’Ice - Agenzia.
Hanno svolto la loro attività da maggio del 2014 a
febbraio del 2018
ISTANBUL
MOSCA
NEW YORK
PECHINO
La scelta dei quattro Paesi è stata effettuata tenendo conto
di variabili come la rilevanza commerciale del mercato e
la diffusione del fenomeno della contraffazione, con
riferimento alla produzione e alla commercializzazione di
tali prodotti.
Altro fattore tenuto in considerazione, è quello della
difficoltà di accesso al mercato
Il Mise e l’Ice – Agenzia nel dicembre 2017 hanno firmato
una nuova Convenzione per la prosecuzione delle attività.
Gli Uffici Ice di Istanbul, Mosca, New York e Pechino
hanno selezionato gli esperti legali e commerciali che
supportano i Desk nella loro attività di assistenza alle
imprese italiane. Tutti e quattro i Desk hanno completato
la procedura per l’individuazione del professionista di
riferimento.
I Desk, pertanto, sono operativi.

3. INFORMAZIONE
ASSISTENZA
ORIENTAMENTO
CONSULENZA
I Desk redigono un REPORT TRIMESTRALE nel quale evidenziano
le attività svolte nel corso del periodo, i rapporti intrapresi con le
strutture pubbliche private, gli eventi di formazione e informazione cui
hanno preso parte, il materiale redatto.
Inviano un Prospetto con l’elenco delle Aziende assistite, le domande
loro rivolte e le soluzioni individuate.
Fanno un resoconto dei casi di contraffazione trattati. Spesso, la
risoluzioni delle controversie legate alla contraffazione ha delle
tempistiche piuttosto lunghe. Pertanto, ogni Report offre un
aggiornamento della situazione
ASSISTENZA FORNITA DAI
DESK
I Desk Anticontraffazione e Assistenza per gli
Ostacoli al Commercio si avvalgono del supporto di
esperti legali con ottima conoscenza del marcato
italiano e di quello in cui operano. Lo scopo è quello
di sostenere le aziende già operanti nei mercati esteri o
intenzionate a muoversi per la prima volta al loro
interno.

4. • Informazioni di primo orientamento sulla
Proprietà Intellettuale
• Registrazione del MARCHIO
• Registrazione del BREVETTO
• Procedure per la cancellazione della
registrazione per mancato uso
• Pratiche da espletare in caso di opposizione
alla registrazione di Marchio usurpato
• Richiesta di individuazione dei rimedi
dell’ordinamento giuridico in caso di
violazioni
• Monitoraggio dell’evoluzione della
normativa
• Partecipazione ad eventi di informazione e
di sensibilizzazione sul tema della tutela
dei diritti di Proprietà Intellettuale
• Predisposizione di opinioni sulla
registrazione del marchio in malafede
• Informazioni sulle tempistiche per la
registrazione internazionale
Le RICHIESTE delle PMI sulla
PROPRIETA’ INTELLETTUALE
• Monitoraggio della normativa
• Assistenza tecnica alle imprese sulle
procedure di importazione
• Traduzione dei regolamenti di
importazione
• Assistenza per la compilazione dei
formulari richiesti in Dogana e dai
Ministeri
• Assistenza alle imprese nella soluzione
delle problematiche
• Incontri con le imprese in occasione di
eventi promozionali
• Analisi della normativa
• Prestazione di assistenza per la procedura
per la partecipazione e gare d’appalto
• Prestazione di assistenza contrattuale
• Informazioni sull’etichettatura
• Norme per l’importazione di prodotti
alimentari, capi d’abbigliamento,
calzature
Le RICHIESTE delle PMI sulle questioni
inerenti l’ACCESSO AL MERCATO
TIPOLOGIA DI RICHIESTE DELLE PMI

5. 83 dal Desk di Istanbul
90 dal Desk di Mosca
45 dal Desk di New
York
173 dal Desk di Pechino
102 dall’Unità di
Coordinamento di Roma
8
alla Biat di Napoli, in
sostituzione dei Desk
94
nei corsi di
formazione sulla PI
AZIENDE ASSISTITE
dal 2014 ad oggi
TOTALE: 2251

6. 437 dal Desk di Istanbul
917 dal Desk di Mosca
378 dal Desk di New York
26 dal Desk di Pechino

7. PERCHE’ TUTELARE I DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Il MARCHIO e/o il BREVETTO costituiscono il bene principale del patrimonio
aziendale.
Tutelarli mediante la REGISTRAZIONE è importante perché consente di sfruttare
la propria invenzione o di caratterizzare la propria attività attraverso l’uso di un
segno distintivo, con potenziali economici rilevanti:
•Impedisce ad altri di utilizzare un segno distintivo
•Permette di sfruttare l’invenzione
•È il requisito di base per poter accedere alle varie forme di tutela
previste dall’ordinamento
•Scoraggia eventuali contraffattori
•Attiva fonti di reddito

8. Ufficio di Mosca
mosca@ice.it
Ufficio di New York
newyork@ice.it
Ufficio di Pechino
pechino@ice.it
Ufficio di Istanbul
istanbul@ice.it
È il sito
istituzionale
della rete dei
Desk
SITO ISTITUZIONALE DELL’ICE-
AGENZIA
www.ice.it

9. È un certificato rilasciato dall’organismo competente in materia
di Proprietà Intellettuale e attesta la priorità dell’invenzione (o
del modello di utilità), la paternità, il diritto esclusivo in un
territorio e per un periodo di tempo determinato
Scopo: impedire che individui diversi dall’inventore possano
produrre, vendere o utilizzare l’invenzione senza autorizzazione del
titolare del brevetto
Nell’ambito della Proprietà Intellettuale un ruolo di primo piano va riconosciuto
agli accordi internazionali che negli ultimi decenni, hanno uniformato le
legislazioni dei diversi paesi.
In tale contesto si inserisce l’attività della WIPO – OMPI (World Intellectual
Property Organization – Organizzazione Mondiale per la Proprietà
Intellettuale), agenzia specializzata delle Nazioni Uniti

10. INVENZIONE
1.Nuova
2.Originale
3.Utile, dunque suscettibile di applicazione industriale
MODELLO DI UTILITA’
1.Nuovo
2.Suscettibile di applicazione industriale
DISEGNO INDUSTRIALE
1.Novità
2.Originalità
REQUISITI PER LA BREVETTABILITA’
BREVETTO
La maggior parte dei Paesi del mondo segue il principio del «first to file». Ciò vuol dire che il
diritto esclusivo di uso di un brevetto è rivendicabile dal primo che registra, e non dal primo
che inventa. Gli Stati Uniti nel 2013 sono passati al «first to file», o meglio al principio del
«first inventor to file» (in precedenza, adottavano il principio «first to invent»)

11. 1. Consente di avere una situazione di monopolio, seppur a tempo determinato, per lo sfruttamento esclusivo
sul mercato dell'invenzione, con la conseguente realizzazione di utili di monopolio
2. Consente di avere la possibilità di stipulare contratti di licenza con i quali si concedono ai licenziatari i
diritti di utilizzo dell'invenzione e il suo know-how tecnico in cambio di un compenso (diritto di licenza)
3. L’eventuale ricorso al contratto di licenza permetterebbe di ammortizzare più rapidamente i costi di
sviluppo
4. Incrementa il valore dell’impresa, essendo il brevetto un bene d’investimento immateriale nell’impresa
5. Consolida la posizione sul mercato e del potere contrattuale
6. Guadagno in termini di competenza e di immagine e vantaggio tecnologico sulla concorrenza
VANTAGGI

12. MARCHIO
E’ il segno distintivo dei beni e dei servizi offerti dall’imprenditore
nell’esercizio della propria attività di impresa.
Il marchio risponde ad un’esigenza ineliminabile delle società
organizzate, quella di dare un segno distintivo al proprio prodotto o al
proprio servizio, distinguendoli da altri che abbiano specificità diverse.
In merito alla registrazione dei marchi, si
utilizza il Sistema di classificazione dei
beni e dei servizi previsto dall’Accordo
di Nizza
Vige il principio del «first to file»: chi per
primo deposita la domanda di marchio, per
primo acquisisce il diritto alla registrazione.
Negli Stati Uniti, il principio del «first to
use». Ad ogni modo, è auspicabile la
registrazione anche negli Usa
Funzioni del MARCHIO
-Distinguere un prodotto o un servizio dagli altri
-Assicurare la qualità del prodotto agli occhi del
consumatore
-È il presupposto di una efficace pubblicizzazione
Nei mercati di riferimento, è possibile procedere
alla richiesta di cancellazione in caso di mancato
uso del MARCHIO per tre anni consecutivi,
promuovendo una specifica azione legale.
In Italia è possibile dopo cinque anni.

13. • Se la zona d’interesse si estende al di fuori dell’UE, si può seguire la via del Marchio Internazionale presso l’Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO)
• Se l’interesse riguarda un singolo Paese estero (nello specifico caso, in Turchia, Federazione Russa, USA e Repubblica Popolare
Cinese), sarà possibile procedere con domande di registrazione nazionali
I costi di registrazione variano da Paese a Paese
FORME di TUTELA
La scelta dipende da ragioni strategiche e viene effettuata in base all’uso che si intende fare del marchio, ai prodotti o servizi che
identificherà e quindi al mercato che possa essere più appetibile.
E’ importante segnalare che dal deposito della prima domanda di marchio decorre un periodo di sei mesi (c.d. diritto di priorità): entro
quel tempo è possibile estendere il marchio all’estero prevalendo su eventuali marchi depositati nei sei mesi precedenti.

14. DURATA DELLA TUTELA
La normativa dei vari Paesi su questo punto è
sostanzialmente uniforme
CINA
10 anni
Si può procedere alla richiesta del rinnovo per la
registrazione per ulteriori dieci anni. La richiesta di
rinnovo deve essere depositata entro i 6 mesi
antecedenti alla scadenza. Oppure, pagando una
sovrattassa, la domanda può essere presentata nei sei
mesi successivi alla data di scadenza
TURCHIA
10 anni
Si può procedere alla richiesta del rinnovo della
registrazione per ulteriori periodi di dieci anni. La
domanda deve pervenire almeno sei mesi prima dello
spirare del termine. Oppure, pagando una sovrattassa,
la domanda può essere presentata nei sei mesi
successivi alla data di scadenza
STATI UNITI
10 anni
Rinnovabile ogni volta per periodi di ulteriori 10
anni
Il rinnovo deve essere richiesto durante l’ultimo anno
del decennio di validità e non oltre i sei mesi
successivi alla scadenza del decennio. Oppure,
pagando una sovrattassa, la domanda può essere
presentata nei sei mesi successivi alla data di
scadenza
RUSSIA
10 anni
E’ possibile rinnovare la registrazione per ulteriori
periodi di 10 anni. La domanda deve pervenire
almeno sei mesi prima dello spirare del termine
Oppure, pagando una sovrattassa, la domanda può
essere presentata nei sei mesi successivi alla data di
scadenza

16. CASI DI CONTRAFFAZIONE
TRATTATI
Il Desk Anticontraffazione di Istanbul è stato
contattato da un importante produttore italiano di
occhiali per la vendita di prodotti contraffatti in negozi
convenzionali e online.
Il Desk ha indicato:
-le implicazioni per la violazione del marchio registrato
per i contraffattori
-metodi per bloccare i siti web con marchi registrati su
prodotti contraffatti
-la strategia da adottare per
a. formare una squadra per visitare i negozi
convenzionali
b. acquisire i beni per procedere con le
azioni legali, civili e penali (importante per
capire se sono effettivamente merci
contraffatte)
c. richiesta del risarcimento
d. richiesta della distruzione del materiale
e. richiesta penale di carcerazione
. Una società italiana ha contattato il Desk di Istanbul per una
violazione dei diritti di brevetto sul prodotto di armadi resistenti
al fuoco.
Il contraffattore aveva scelto di produrre ed importare i prodotti
contraffatti in Turchia ad un costo inferiore.
Il Desk Anticontraffazione di Istanbul ha fornito informazioni legali
all’azienda italiana:
-modalità di protezione dei brevetti prevista dal diritto turco
-le implicazioni della violazione per il contraffattore
-la strategia legale da adottare
-la possibilità di registrarsi presso le dogane turche per dare seguito
al diritto di bloccare l’importazione dei prodotti contraffatti
Il Desk di Istanbul sottolinea che generalmente i
contraffattori sono piccoli atelier, per cui individuare le
falsificazioni non sempre è facile. Per tale motivo è necessario
dotarsi di un team dedicato alla scoperta delle violazioni. Le
aziende di grandi dimensioni hanno possibilità finanziare per
istituire un dipartimento dedicato alla Proprietà
Intellettuale, le aziende più piccole non hanno la stessa
opportunità. L’Ipr Desk interviene per sostenere tali realtà
fornendo informazioni sulle misure legali che i titolari dei
diritti hanno in Turchia.

19. CASI DI CONTRAFFAZIONE
TRATTATI RISTORAZIONE
L’Ipr Desk di Mosca ha affrontato il caso relativo all’abuso del
Marchio Registrato di una catena di ristoranti di un imprenditore
italiano presente nel mercato russo. Il Desk ha predisposto una lettera
per intimare la società autrice della violazione (società non russa) la
cessazione immediata delle proprie attività.
La società in questione ha comunicato formalmente di accogliere la
richiesta. Si tratta di un caso risolto in tempi rapidi, senza ricorrere ad
altre procedure perché l’azienda autrice dell’abuso ha
immediatamente cessato l’attività.
SETTORE WINE & SPIRIT
Nel 2016 in Russia è iniziata la commercializzazione di
una bevanda a base di vino etichettata richiamando un
prodotto di Igp italiano regolarmente registrato in
Russia dall’Associazione di Categoria di Riferimento.
Il prodotto viene venduto attraverso i canali tradizionali
e con l’e-commerce.
Si richiesta dell’Associazione, in collaborazione con
l’Ipr Desk, è stata predisposta una bozza di diffida volta
ad ottenere la cessazione della denominazione
«incriminata», in violazione della Doc regolarmente
registrata. L’esito è stato negativo. Si è proceduto ad
avviare le procedure legali con il diretto
coinvolgimento dei consulenti. L’obiettivo è quello di
ottenere dall’autorità giudiziaria russa un
provvedimento che riconosca l’abuso dell’indicazione
geografica registrata (in Russia non esiste distinzione
fra Igp e Doc) e disponga i relativi rimedi:
•divieto di utilizzare l’indicazione in questione
•la confisca dei beni abusivi in circolazione
•la distruzione
•il risarcimento dei danni
ARREDO
Una società russa ha imitato un prodotto di arredo, molto specifico per
caratteristiche, di una impresa italiana. Tale bene è stato commercializzato sia
in negozi specializzati che nel canale on line.
Il Desk di Mosca ha contribuito alla stesura di una lettera di diffida richiesta
dalla casa produttrice ed inviata a quella imitatrice.
Inoltre, ha dato assistenza legale alla casa produttrice e al suo distributore
russo su diversi punti:
•funzionamento della normativa russa e di quella internazionale sul copyright
•intimazione alla società di cessazione la produzione e la vendita di prodotti
contraffatti
•indicazione dei tribunali russi competenti per le questioni relative alla
Proprietà Intellettuale
•indicazione delle sanzioni amministrative, civili e penali previste
dall’ordinamento turco per i trasgressori

21. Desk di MOSCA
ITALIAN SOUNDING
Il Desk di New York ha analizzato il caso sollevato da una
Associazione di Categoria Italiana per la
commercializzazione negli Usa di una bevanda a base di
vino che in Italia gode della tutela IGT. Quindi, ha
affrontato il caso di un falso made in Italy. Il Desk ha
redatto una nota in cui ha analizzato le possibili
ripercussioni che tale situazione potrebbe avere ed ha
evidenziato la necessità di un’azione di sensibilizzazione
rivolta ai consumatori americani. Negli Usa, infatti, esiste
una forte tutela del marchio ma non quella dell’origine
geografica, di conseguenza diventa rilevante svolgere una
campagna di marketing finalizzata all’educazione
dell’utente della autenticità e genuinità dei prodotti italiani.
COPYRIGHT
Uno scultore italiano residente negli Usa chiedeva
di poter lasciare la Siae (regolarmente iscritto dal
oltre 30 anni) per poter effettuare il trasferimento
allo US Copyright Office. Inoltre, chiedeva che
tale istituto potesse intraprendere un’azione di
tutela nei confronti delle presunte lezioni di alcuni
suoi diritti d’autore.
Il Desk ha fornito informazioni spiegando che,
prima di tutto, il soggetto dovrebbe dapprima
richiedere un’estensione della tutela del copyright
a livello internazionale. Inoltre, che tale richiesta
va rivolta direttamente alla Siae.
Infine, è stato precisato che lo US Copyright Office
non è un tribunale. Pertanto, le eventuali azioni
legali per presunte violazioni devono essere
attivate presso i giudici federali.
Lo US Copyright Office non può comminare
sanzioni.

23. VIOLAZIONE APPARECCHIATURE E COMPONENTI DI
APPARECCHI MECCANICI
Un’azienda locale cinese distribuisce centraline e componenti falsificando il
marchio ed apponendo un falso Made in Italy.
L’Ipr Desk di Pechino ha indicato i mezzi di tutela:
•Investigazione per individuare i beni contraffatti, il loro volume. Notificare le
prove. Elementi importanti per un eventuale contenzioso (volto ad ottenere il
risarcimento del danno)
•Se l’esito dell’investigazione è positivo, denunciare il caso presso la questura
(Public Security Bureau) per istaurare una causa penale
•Utilizzare le prove raccolto in sede di contenzioso civile chiedendo la
cessazione della violazione e il risarcimento dei danni
Se i prodotti fossero destinati alla commercializzazione in paesi terzi, sarebbe
opportuno procedere alla registrazione del marchio presso le GAC (Generale
Administration of Customs), ossia l’amministrazione doganale cinese