如何做好專利佈局_20160411

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如何做好專利佈局？
- 專利師應把握的商機
中華民國專利師公會專題演講
陳宜誠律師
揚昇法律專利事務所
2016.05.04

主講人介紹
陳宜誠律師揚昇法律專利事務所
經歷：
陳宜誠律師事務所律師
北美智權／北美聯合專利商標律師／教育訓練處處長暨首席研究員
眾律國際法律實習律師暨專利顧問
諾曼第燃料電池技術長暨亞洲區總裁
眾智國際技術長暨業務副總
揚昇網路總經理
英特維數位科技董事長特助
台灣電腦軍政專案事業部負責人
友笙資訊研發副總
台灣電腦技術暨行銷協理
友立資訊產品工程部負責人
宏瞻資訊系統工程部經理／產品保證部經理
前瞻科技技術開發領導／系統開發部經理
陸軍官校電機系授課教官
學歷：
東吳大學法律專業碩士班碩士
台灣大學電機研究所碩士
清華大學電機系學士

演講的目標
3

• 一般來說，發明人／專利申請權人是透過專利師來申請專利的
– 通過內部發明審查會的審查，核可後花費公司預算來申請專利
– 交付發明揭露書予專利師
– 專利師撰寫初稿並繪圖
– 發明人與專利師會稿、修改後定稿
– 專利師向所在國家專利局代理提出專利申請
– 專利師透過各國複代理人至所欲申請專利國提出專利申請
– 經過核駁答辯與內容公開，取得專利局審查通過，繳納規費與年費後領證
• 專利申請權人決定要不要申請、在哪裡申請與申請何種專利
• 發明人／專利申請權人，通常不懂專利，更不知道專利佈局
• 專利申請量逐年遞減！
申請專利與撰稿的業務是紅海
4

• 所以，本次演講的目標，就是
– 展示科技公司之產品規劃與技術的研發步驟
– 科技公司怎麼做專利佈局
– 介紹專利維權的過程
– 專利師可參與，能提供的專業服務（商機！）
– 常碰到的實務問題
• 本場演講的目標是介紹商機（賺錢的機會）給各位專利師！
演講的目標
5

所謂專利佈局
6

• 奪取市場
• 推出產品
• 研發技術
• 取得專利
• 確保戰果
專利佈局是商戰策略之一環
產品發展
時間
市場
產品
技術
專利
廠商
競爭廠商Ｃ
競爭廠商Ｂ
ng
廠商Ａ

專利佈局的目標
8
其它想要使用此技術的人
技術與專利的使用
顧客、合作夥伴、
投資人、員工
新技術領域與市場

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專利佈局
• 是一種為發揮專利策略效益的執行手段
• 形成專利組合
– 有系統地申請專利，形成相關技術之專利組合
• 符合成本與效益
– 就本身的定位與目標，擬定專利申請的策略、選
擇合適的佈局模式
• 以維權的角度申請專利
• 注重專利的品質
無方向性的專利集合
缺乏節奏感或理念
策略性專利發展聚焦
企業設定目標
Goal

常見的專利佈局模式

專利佈局模式特點
Source：台科大論文-專利佈局模式與申請策略-金禾山(98)

贏家的策略
12

贏家的策略
蘋果（Apple）公司在行動運算市場上：
行銷(市場)戰略－形成生態系統
設計(產品)戰略－簡約美學，少是更好
研發(技術)戰略－掌握設計，止於至善
製造(產品)戰略－掌握產能與製造方法
保護(專利)戰略－全面保護，儘早佈局，
自我研發與購入並重

全面保護：從產品外觀到晶片設計與製造方法
註冊商標設計專利UI介面專利商業外觀
OS專利軟體平台專利通訊專利晶片設計專利硬體專利
商業模式專利
製造方法專利
全面保護

隨著iPhone的上市，發明專利和設計專利都增加。
2004年購併Fingerworks公
司，取得其2001開始申請
之相關專利與人才，用於
2007年推出的iPhone上。
2001
2009年底上市的iPad，蘋果早
於2004初就其外觀設計就已提
出專利申請。
申請觸控介面專利
200420032002
六年前申請
近六年前即申請
儘早佈局：購併與自我研發併進
儘早佈局

4G LTE
2011年之前，蘋果並沒有任何相關專利。
2012年，蘋果4G LTE相關專利數達434項！
- 44項是自己開發申請而得
- 274項是購自Nortel和Freescale
- 蘋果控股的Rockstar Bidco集團另購入116項
LTE專利
有錢就買：快速進入目標技術領域
蘋果一年就超過華為，僅次三星！
有錢就買

知己知彼
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• 負責研發、生產與製造的公司／個人若有發明創見，是他們在申請專利。
• 公司的研發人員
– 總經理／技術長／研發副總
– 研發部門主管
– 研發人員
• 公司的非研發人員
– 管理人員
– 業務人員
– 維修人員
– 製造人員
誰負責專利佈局？
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專利佈局

• 公司的研發高階主管（總經理／技術長／研發副總）根據公司目標、研發
預算、產品規劃、技術藍圖、國際標準，與競爭對手的產品規劃、技術藍
圖、專利佈局等，來決定自己的產品規劃、技術藍圖、專利佈局
• 專利佈局是達成公司目標之產品規劃與技術研發的結果，並不是原因
– 你能夠為專利佈局而申請專利嗎？你在那裡沒有研發成果，你能申請到專利？
– 明知某技術領域到處都是專利地雷，但公司把目標產品設在那裡，你能不往那
裡研發嗎？
– 很少人申請專利的地方，有人建議你去進行專利佈局，這到底是什麼意思？
• 依照客戶需求，撰寫專利及做好各國的專利申請，是各位專利師的專業，
但已經是業務上的紅海
• 讓我們來創造需求！
怎麼做專利佈局？
19

• 知己知彼：看看別人，想想自己
• 市場需求＝＞產品規劃＝＞技術藍圖＝＞技術方案＝＞專利佈局
– 各公司之研發主管必須根據公司目標、研發預算、產品規劃、技術藍圖與國際
標準（包括草案）等，與競爭對手的產品規劃、技術藍圖、專利佈局（包括可
能的研發方向預測）等，才能決定自己的產品規劃、技術藍圖、專利佈局等
• 各公司都在找出最適合自身的技術規劃與技術方案，更要隨時調整與修正
• 在上述過程中，專利師應提供專業諮詢服務與建議，而這些都是商機
• 所以，研發支援，是專利師的藍海，因為沒有人比你更懂專利，而研發人
員通常不真的懂專利
企業進行專利佈局的步驟
20

專利佈局：分析目標市場
21

專利佈局：掌握技術發展
• 了解新技術與專利的內涵
• 洞析新產品與新技術之發展趨勢
• 了解競爭對手之技術藍圖與技術內容
反射板安裝結
構, 223, 4.1%
導光體形狀/結
構, 309, 5.7%
熱傳導組件材料
形狀, 164, 3.0%
熱傳導安裝結
構, 101, 1.9%
光源選擇, 309,
5.7%
光源安裝結構,
364, 6.8%
光源配置, 530,
9.8%
組件安裝結構,
322, 6.0%
組件配置, 454,
8.4%
鏡面安裝結構,
167, 3.1%
鏡面形狀結構,
445, 8.3%
反射板形狀,
702, 13.0%
其他, 1301,
24.1%
功效
功效1
功效2
功效3
功效4
功效5
功效6
功效7
功效8
技術1
技術2
技術3
技術4
技術5
技術6
0
2
4
6
8
10
12
技術/功校矩陣
舉例：關於改善發光效率問題之技術類別專利分佈

專利佈局：規劃研發項目
• 尋找利基市場，規劃產品發展方向，制定技術藍圖，律定研發專案。
• 找出對手布局弱點或保護漏洞，規劃研發項目，配置資源。

• 企業進行研發活動，要注意其智慧財產的保護，以及海內外的專利／商標
佈局，還有要注意在產品研發時與上市前就做好研究，先做好專利／商標
的檢索，對於即將量產的產品所涉及的生產地或消費地之專利，請專利律
師做出無侵害分析報告，或進行迴避設計，以確認不要侵害他人的智財權
，才能避免因為侵害他人智財權，而導致其產品被扣押而血本無歸，需要
賠償買主的相關損失，還要支付鉅額國內外訴訟開支，更要滿足專利權人
索賠要求等，因而導致的種種巨大時程與金錢上之損失
• 如果專利師不了解也不參與各公司之研發活動，那麼如何能夠從中尋得商
機，進而提供其專業服務呢？
– 為了協助企業（研發主管）做好專利佈局，專利師必須儘早參與其研發活動，
以了解其技術藍圖與產品規劃，才能提供適切的專業顧問諮詢服務。
專利師應參與企業之研發活動
24

研發的商機
25

專利＝技術方案的寶庫
專利就是專業技術知識的寶庫！
世界智慧財產權組織(WIPO)報導（http://www.wipo.int/）：
• 在各式專業期刊、雜誌、百科全書等有關技術發展的
資料中，唯一能夠全盤公開技術核心者僅有專利資訊。
• 在專利說明書中含有90%～95%之研發成果，而且其中
80%並未揭露在其他雜誌期刊中。
• 善用專利資訊，可縮短研發時間60%。
• 善用專利資訊，可節省研究經費40%。
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其他產業的知識
蒐集相關前案的效益
產業的知識
公司的知識
個人的知識
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除了檢索相關專利外，技術文獻與科技論文也要蒐集

發明＝解決問題的技術手段
問題-描述
功能分析 FA
因果鏈分析
CECA
妥協解/參數調整
Brain Storming/
亂槍打鳥解
系統創新解(TRIZ)
定義問題，分析成因，徹底解決
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系統化的創新發明＝模仿、改良、創新
標準問題標準解
領域解領域問題
功能問題，
效率問題，
工程矛盾，
物理矛盾…
矛盾矩陣，
質場模型，
九宮格分析，…
40發明原則，
76 標準解，
分離原則，
演化趨勢，…
引用，改善，創新，
實施，驗證，評估…
29
抽象化具體化
類推適用

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 分析改進
 解答問題
 分析問題
TRIZ 系統化解決問題的流程
結構性模式
單參數模式
理想最終結果 IFR
解決模式
資源需求
公式化問題模式
問題
問題狀況
衝突
問題區
有用有害系統
問題初步解答雙參數模式
問題解答
改善問題狀況
技術提案

堅持
工具
創見
創見+工具+堅持＝成功！
洞察
(功能分析，矛盾或不足)
掌握
(Tools &
Trend)
執行
(Resource)
完善
(IFR)
成
功

• 電腦軟體的可專利性
• 人機互動方式的可專利性
• 交易模式的可專利性
技術很重要，但是營運模式更重要！
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Business Model Canvas

Amazon「One-click」
Amazon「Associated Program」
亞馬遜的One-click
任何人在Amazon買過一次商品，Amazon就會
記住購物者的相關資料，簡化下次購買手續
Amazon支付網主最高達
15%銷售額佣金的計畫

在2000年Amazon拿到了「One-click」以及「Associate Program」這
兩項對電子商務企業競爭優勢相當重要的專利權。
US5960411 (09/28/1999) 1-Click專利
US6029141 (02/22/2000) 會員介紹系統
與Barnes & Noble的市場爭奪戰
Amazon所發展出的「One-click」機制，申請專利後，策略性的以專利
授權提高服務與技術的進入障礙，亦成為其牽制Barnes ＆ Noble書店
電子商務發展的競爭利器。
亞馬遜用專利牽制邦諾
合計破千篇的
專利引證

專利＝商戰中的核子武器
如何確保他人不能仿冒抄襲你的創意？
除了執行力，還要有創意，更要迴避設計
有無獲證專利，其品質好壞，企業估值大不相同
專利就是拿來提告他人，能告贏他人的專利，才值
得投資取得與繳年費維護
35

• 產品研發避免侵害他人專利流程圖
訴訟預防
蒐集相關技術方案
進行專利與文獻檢索
進行研發活動
取得授權／權利金估算
購買專利／鑑價
其他規避與反制措施
無侵害分析報告
舉發他人專利無效
提出確認無侵權之訴
檢視他人專利的有效
性及專利權力是否正
當行使
迴避設計／
申請自身專利

迴避設計：重點是迴避對手專利的獨立項
專利
3 E
G
2
1
B
A
D
O
H
獨立請求項
技術特徵
全要件原則
元件刪除
元件置換
迴避

研發創新與專利佈局
• 概念 => 發明 => 專利
38
企業專利布局
抽取共同結構
建構請求項
申請專利
專利師
RD-設計多樣性
功能方法結果
研發創新需求
設計1
設計2
設計3
設計N
衍生設計
發明1
發明2
發明3
發明N
滿足需求

科技文獻
資料庫
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研發支援
檢索解讀
技術
發展沿革
技術
內涵
參考
設計
迴避
設計
銷售
授權
交換
專利資料庫
專利
佈局

維權的商機
40

以告成一團的行動運算產業為例
美國律師費:
平均1000萬美
元~1500萬美
元／案
案件涉及到大
量的專利->
律師費上漲至
2500萬美元
Rambus：每年
律師費5600萬
美元
Tessera：每年
律師費8400萬
美元
導管製造商CR Bard花費了至少1900萬美元律師費，但為公司贏得了超過9億美元的專利授權費和賠償金
。蘋果為了進行與三星的專利訴訟，已經支出數億美元，亦獲判十億餘美元損害賠償（三星上訴中）。
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台灣智慧財產案件審理模式
最高法院最高行政法院
智慧財產法院
民事訴訟刑事訴訟行政訴訟
第二審第二審第一審
第一審
相關智慧財產法所生民事
訴訟事件
各地方法院經濟部訴願審議委員會
各地方法院刑事庭
審理刑法、商標法、著作權法
或公平交易法關於智慧財產權
益保護刑事訴訟案件
對有關智慧財產權行政處分
訴願審議
經濟部智慧財產局
對相關智慧財產權行政處分

• 專利權人行使權利流程圖
專利維權
蒐證
侵權比對分析或取得
鑑定報告
民事訴訟與
保全程序
和解、授權與
舉發答辯
發出警告信函
檢視專利有效性及專
利權利的正當行使

專利有效性分析報告
• 例如，系爭專利申請專利範圍第1項與證據1、2之先前技術的比對分析表：
系爭專利申請專利範圍第1項證據1 證據2 是否揭示
一種散熱底板結構，係包含：
有：均佈熱點之散熱裝置（參第
1圖）
有：熱管散熱裝置（參第1圖）是
一下底板；有，導熱體11 有：基板10 是
至少一上底板，係對接前述下底
板，並具有一第一側、一第二側
及至少一溝孔，前述溝孔貫穿連
通前述第一側與第二側；
有：熱管3、3’埋設於槽道101
內，熱管3、3’底面可與導熱體
11表面相接觸，另參酌證據1第3
圖所示，該熱管3、3’底面為平
坦狀可與導熱體11表面直接接觸
，該基座10設有容置槽100，而
貫通基座10上、下表面
無：基板10上表面的溝槽12（
未貫通基板）
是
一熱管組，具有至少一熱管，且
嵌置於上述溝孔內，並該熱管組
的外側相對前述第一側與第二側
分別形成有第一導熱面及一第二
導熱面，該第一導熱面及第二導
熱面為平坦狀。
有：參酌第3圖所示，該熱管3、
3’底面為平坦狀可與導熱體11
表面直接接觸，該基座10設有容
置槽100，類似貫通基座10上、
下表面
有：該熱管20之上下表面為平
坦狀，且熱管20彎曲成大致呈U
形，與溝槽12形狀相匹配的嵌
設於基板10上表面，熱管20設
置於溝槽12內時其裸露表面與
基板10表面大致平齊
是

專利侵害鑑定報告／無侵害分析報告
• 例如，系爭專利請求項1所界定的技術特徵與待鑑定物B1相對應的技術內容
的比對表：
系爭專利請求項1 待鑑定物B1 文義
讀取
均等論要件
編號
技術特徵
要件
編號
技術內容
1-1 一種用字元型顯示模組，包含： B1-1 一種字元型顯示模組，設有符合 -
1-2
一字元型有機電激發光二極體面板(10)，係採用點
矩陣顯示，該字元型有機電激發光二極體面板(10)
設有一第一連結部(11)及一第二連結部(12)；
B1-2
一點矩陣顯示的字元型OLED面板10，該字
元型OLED面板10設有第一、第二連結部11、
12；
符合 -
－－－－
1-6
該印刷電路板(30)相對該字元型有機電激發光二極
體面板(10)的第二連結部(12)設有一位於該第二組
裝部(32)一側的第二連接部(34)；
B1-6
無
不符合不適用

實務上常遇到的問題
46

研發人員對專利常見的誤解
• 認為自己產品有專利，就不會侵害別人的權利
• 認為自己的技術被別人的專利範圍涵蓋，就無法去申請專利
• 認為美國的專利比較厲害，所以在台灣也可以主張權利
• 自己的新產品，沒有抄別人的設計，一定申請得到專利
• 智慧火花型或概念型的新技術
• 認為厲害的專利，所含的技術特徵就會越多
• 認為技術能力，與有無專利，沒有太大關係
參《如何提升企業核心競爭力》
47

獲證專利的品質堪慮
• 技術揭示內容錯誤或不足，不能據以實施
– 氣體分子與管壁與隔板碰撞後，可增加其動能，而加速氣流，．．．
– 本裝置將霧化之水氣輸入進氣道，．．．本裝置因能降低進氣之濕度，而增加
燃燒效率，．．．
– 本裝置設有偏光片（極化膜），可以改變入射光之波長，．．．
• 技術揭示內容與所請專利範圍無關
– 說明書內容為OLED顯示幕之技術優點與功效，但其專利申請範圍是OLED顯示器
（包括OLED顯示幕、控制晶片與外框等）的組裝方式
• 直接複製與拼湊現有專利說明書的內容（！）
參《台灣公司如何提升其專利的品質？》
《高品質專利讓你順利轉型》
48

『如果某發明，應用了自然法則或抽象概念，進行了某種轉換，以整體觀之
，若有顯著證據顯示，除該法則之外，含有新而有用的技術思想（創造概念
）或結構，且產生有用、具體與確實的結果，則該發明極有可能具有可專利
性；若有顯著證據顯示，其為抽象概念或自然法則本身，或其實施行為，或
該轉換僅是單純的自動化行為，則其就極有可能不具有可專利性』
– 美國專利法第101條明文允許「任何」（any）能產出「新而有用」（new and
useful）的「程序」（process），就「具有資格」（eligible）來取得專利
權的保護，至於其他可專利性要件，則應委由其他條文來規定
– 某演算法則（軟體或商業方法）若能結合某種機械結構或透過某種轉換程序
(MT Test)，使其能夠產生有用、具體及確實的結果，即證實其具有技術內涵
，就有可能取得專利
– 惟結合硬體裝置可通過MT測試的申請案中，若沒有突出的具體技術特徵（
significant more），仍不具專利適格
軟體與商業方法
49

• 單純的自動化，並不具有可專利性
– 僅僅將人工也能進行的抽象概念（數學演算法）或自然法則（物理定理）的計
算或轉換，僅藉由電腦來加速實現，是單純的自動化，並沒有技術創新，不應
該授予專利的保護
– 1972年Gottschalk v. Benson案
• 一種將二進制編碼的十進制數字，轉換成純二進制數字的方法，並不具專利適格
– 1978年Parkerv. Flook案
• 工作參數（例如溫度）檢測結果的計算與自動調整，並非以「新而有用」的方式使
用該計算式，而不具專利適格
– 2010年Bilski v. Kappos案
• Bilski公司之避險交易操作方法，即「對沖風險管理方法」，並不具專利適格
• MT Test雖然可作為驗證一個程序或方法發明是否具有專利適格的重要工具，但該判
決強調其並不是決定方法發明之專利適格性的唯一判斷標準
軟體與商業方法（續）
50

• 電腦為其能產生有用、具體與確實結果的重要因素
– 2014年Alice corp. v. CLS Bank案：
• 該Alice公司的四個專利，涉及傳統之「保付」（Escrow）交易模式的電子化，可以
使用電腦實現，也可用人工方式實現，除此之外，該方法又沒有其他新而有用的部
分，因而不具備專利適格性
• 該判決所謂「電腦為該方法能夠被實行且產生有用、具體與確實結果的重要因素，
而不僅使某解答較快被完成」，其實是「並非單純將現有程序僅用電腦程式編碼（
亦即編寫程式，program coding）後，用電腦執行完成」的另一種表述方式
• 美國最高法院在這個判決，對於軟體的可專利性，並沒有提出新的看法，仍然認為
單純的自動化，並不具有可專利性，沒有新而有用的創造概念，也不具專利適格
51

• 能解決問題的「技術方案」，就有專利適格：
– 如果涉及電腦程式的發明專利申請的解決方案執行電腦程式的目的是解決「技
術問題」，在電腦上運行電腦程式從而對外部或內建物件進行控制或處理所反
映的是遵循自然規律的「技術手段」，並且由此獲得符合自然規律的「技術效
果」，則這種技術方案屬於專利保護的客體
參＜軟體與商業方法的可專利性＞
軟體與商業方法（完）
52

• 對於技術內容無法掌握
– 專利工程師是所謂「所屬技術領域具有通常知識之人」嗎？
– 「可輕易思及」，會不會太好用了？
– 具有進步性的例外情況(Secondary Consideration)，竟被法院認為是
輔助判斷因素(Supplement)，不考慮也沒關係?!
– 「公知常識」，要如何證明？
– 先前技術文獻的蒐集，僅限專利說明書（先前技術的阻卻）
– 獲證專利的「全案申請答辯紀錄」（File Wrapper）並不易取得（禁
反言抗辯）
參《發明專利進步性判準的演進》
發明不具進步性
53

• 專利制度只有要求發明人將可解決問題的技術內容公開，它可並沒有要求
發明人把所知道的最佳解決方案公開
• 專利講的是純技術，與其效益無關，發明人只要揭露足夠同業據以實施解
決所述問題的技術內容即可，用以取得專利的保護
• 至於能夠讓所述專利技術內容，取得最高效益的關鍵技術，所謂技術竅門
或最佳配方，若能確定競爭者不易自行研發取得，就應該用營業秘密來保
護
• 簡單或同業稍加研發即能取得或破解的技術，應該要趕快申請專利
• 複雜或同業即使用逆向工程也不易破解的技術，應該列為營業秘密
參《營業秘密與專利的雙重保護策略》
營業秘密與專利的平衡
54

• 不瞭解也不重視工業設計
– 專利工程師也不能掌握何謂設計專利
– 若具視覺效果之設計亦具功能性者，得取得設計與發明或新型專利之
雙重保護
– 套用發明專利的審查基準？（強調全要件原則？）
– 設計專利之侵權判斷基準有無更新？
參《什麼是設計專利》
參《設計專利的重要性》
參《美國設計專利判例解析－Egyptian Goddess》
設計專利不受重視
55

• 舉例而言，寬限期（或稱優惠期）：
– 美國長達12個月，且無限制
– 歐洲的判例規定極嚴，除非自願公開者，幾乎沒有寬限期
• 蘋果公司已故執行長Steve Jobs於2007年iPhone發表會，介紹其相簿App的UI滑動
選擇與縮放圖片顯示效果的展示影片，就在德國法院，使得其歐洲專利EP2059868
因而無效
參《應該儘早提出專利申請與執行多重申請策略》
各國專利法規之差異
56

研發人員在迴避設計上常犯的錯誤
• 直接將自己的設計與對手的產品做比較
• 用自己的專利來抵禦對手的專利
• 認為迴避設計就是迴避專利說明書中的實施例
• 認為增加功能可以迴避設計
• 認為要迴避請求項中所有的技術特徵
• 認為迴避了任一個請求項，就能避開對手的專利
參《研發人員為什麼需要知道專利侵權判斷準則？》
參《迴避設計幫你突破市場封鎖》
57

不了解舉證責任的分配
• 專利權人必須證明系爭專利確有被侵害之事實
– 先證明自己合法擁有有效之專利權（專利證書）
– 證明被告有實施其專利權之行為（專利侵權鑑定報告）
• 相同（文義侵害）
• 等效（均等侵害）
– 證明被告有故意或過失
– 提出損賠額估算方式
• 被告則有提出抗辯的責任
– 證明對造未合法擁有有效之專利權（權利瑕疵）
– 證明對造專利無效（專利有效性分析報告）
– 證明沒有實施該專利（專利不侵權比對分析報告）
– 提出製造成本與銷售單據以為反證
參《淺談專利侵權之因應作為》

總結
59

• 訴訟預防
– 研發支援
– 系統化創新研發
– 迴避設計
– 撰寫與翻譯
– 各國專利申請
– 全球專利佈局
– 監視競爭者
– 技術授權
– 專利管理
– 專利鑑價
商機就在訴訟預防與專利維權
60
• 專利維權
– 侵權鑑定
– 專利有效性分析
– 舉發／異議／答辯
– 無侵害報告
– 訴訟支援
– 保全支援
• 訴訟支援
– 鑑定
– 作證
– 技術分析
– 損賠估算
– 前案檢索
– 溝通協調
• 保全支援
– 取證程序
– 行政扣押
– 保全措施
– 邊境阻絕
– 強制執行

建議提供全方位的專業服務
專利：法律與技術的結晶
多多參與研發活動與法庭實務
法庭實務
專利師
鑑定分析
舉發異議
訴訟支援
保全支援
研發支援
專利申請
迴避設計
專利管理
61
顧問諮詢
 專利佈局、撰寫、申請、答辯、領證、維護等
 侵權鑑定、專利分析、舉發、無侵害報告、訴訟與
保全支援等
 跨國商務談判、技術授權與專利鑑價與管理
 系統化研發創新、參與技術開發與迴避設計

Ｑ＆Ａ
陳宜誠律師
Vincent Chen, Attorney at Law
揚昇法律專利事務所
www.RisetekLaw.com
62

補充資料
63

發明創新層級
【Level 4】本質外的發明 (4%)
【Level 2】改善 (45%)
【Level 3】本質內的發明 (18%)
【Level 5】新發現 (1%)
【Level 1】簡單的改良 (32%)
增加汽車駕駛椅厚度，增加駕駛汽車舒適度。
陶瓷技術及記憶合金使用於引擎汽缸及活塞環，
增加引擎效率及增加駕駛舒適度。
可調整式方向盤，增加駕駛汽車舒適度。
自動變速取代手動變速，增加駕駛汽車舒適度。
氫燃料電池車，環保、無震動，增加駕駛汽車舒適度。

TRIZ與發明創新層級
第二級
第一級
第四級
第五級
第三級
新的發現新發現 1%
ARIZ 新的技術
新的觀念，本質外的發明，在
科學中找答案，而非在技術中。
4%
質－場分析
76個標準解
分離/轉換原則
趨勢(Trend)
解決物理矛盾
解決不足
主要改進，本質內的發明。 18%
矛盾矩陣
40項發明原則
簡化(Trimming)
解決技術矛盾已存系統的少許改善。 45%
無須TRIZ工具妥協式設計
外觀修改，參數調校，技術上
無創新。
32%
TRIZ工具 VS. 發明層級
R/D人員如果能做到 Level 1與2，
就是一個80分的 R/D

專利共同結構與設計多樣性的關係
• 共同結構與設計多樣性的關連
66
衍生設計-1
衍生設計-2
衍生設計-3
衍生設計-4
衍生設計-N
獨立項(共同結構)
技術特徵 A
技術特徵 B
技術特徵 C
技術特徵 F
1
3
4
5
6
2
附屬項

專利共同結構與設計多樣性的關係
• 共同結構 & 設計多樣性
67
1 3 4 5 62
實施例1
實施例2
實施例3
實施例4
E
B
A
A
A
A
B
C
D
D
F
1
3
4
5
6
2
技術特徵 ~ ~A F
C
R/D
請求項 ( 專利師 )
共同結構

專利侵害鑑定流程（發明、新型）
技術特徵
抽取
技術特徵
比對

專利侵害鑑定流程
• 第一步：解釋申請專利範圍(Claim Construction)
• 第二步：比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象
1) 解析申請專利範圍之技術特徵
2) 解析待鑑定對象之技術內容
3) 基於全要件原則（All-Elements Rule），判斷待鑑定對象是否符合「文義讀
取」（Read-On）。
4) 若未文義讀取，原告可主張待鑑定對象適用「均等論」 (DOE)為「實質相同」
• 若待鑑定對象依均等論認為「實質相同」，被告可提起以下之抗辯：
「先前技術阻卻」 (Prior Art Limitation)
「禁反言」(Estoppels)
5) 若已文義讀取，被告可抗辯待鑑定對象適用「逆均等論」 (Reverse DOE)而有
「實質不同」。

• 若具有新而有用的創造概念，就有專利適格
– 2012年Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories案：
• 該2個專利是個方法專利，其請求項指出了使該等硫代嘌呤代謝物 (thiopurine)藥物
用在醫療時發生效力的代謝物門檻水平，並利用該門檻水平去測定所需藥物的劑量；
其乃基於某些使病患對於藥物治療感受性增加或減少的特定DNA序列存在與否之診斷
與治療方法
• 在這2個專利申請時，大家都已經知道這些藥物的代謝物是什麼；最重要的是6-硫代
鳥嘌呤 (6-thioguanin, 6-TG)；但大家都不知道這些代謝物濃度與藥物劑量的「正
確」『關聯性』為何
• 美國最高法院認為，此藉由發現此些特定DNA序列的存在與否來優化藥物劑量的方法
，其僅是一種自然法則，並不具專利適格
• Mayo 案訂下兩段式判斷架構（Framework），以確定該轉換不能僅是抽象概念的「單
純自動化」實施行為，在抽離了該等抽象概念後，是否還含有其他「新而有用」的「
創造概念」（inventive concept）部分
70

• 自然界中已存在的基因序列，即使被分離，且具有功能，仍不具專利適格
– 2013年AMP v. Myriad案：
• 儘管DNA的化學結構僅由其所帶的鹼基(base)序列信息所定義（而其化學組成皆為相
同），但專利實務仍將DNA序列視為化學化合物，並撰寫專利說明書和授予其專利
• 美國與歐洲慣行的專利實務做法是允許(1)單離，且(2)具有功能的DNA申請專利
• 但美國最高法院於此判決視DNA序列為「資訊」，而不是化學的化合物，而判定單離
的DNA並不具專利適格。其認為DNA的用途是透過其鹼基序列而傳遞資訊，因此應屬
資訊，而這從自然界單離的資訊，仍由自然所構成，因此並不具備專利適格
• 但須注意，於某些情況下cDNA(體外的DNA複製品)仍具專利適格，因為cDNA是人造的
• 單離的自然DNA，仍為自然DNA，並不能申請專利，但其單離的方法或單離後使用的
方法，仍具有可專利性
71

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