[BLT] 메디컬 기업의 스마트한 특허전략 2016.09.29 엄정한 변리사_서울아산병원

BLT patent & law firm
메디컬 기업의 스마트한 특허전략
서울아산병원 의료기기 전담
BLT 특허법률사무소
엄정한 대표 변리사

독점적 실시를 위한 IP 전략
• 자유경쟁 체제하에서 법적으로 인정된 유일한 독점수단
• IP는 독점 배타적인 권리
• 20년간 독점적인 실시(사용) 가능
2
=

특허의 등록을 위해서는?
3
신규성(발명의 구성이 새로울 것)
진보성(기존 기술로부터 쉽게 창작불가)

특허출원보다 논문/학회발표를 중시하는 의료진
• 연구실적을 위한 논문/학회발표를 특허출원보다 중요시하여
논문게재/학회 발표를 출원보다 먼저 하는 경우 多
• 특허출원을 한 후에도 1년6개월이 경과되어 출원공개가
되기 전에는 외부에 공개되지 않음
• 특허출원과 논문게재를 함께 준비하여,
특허출원을 먼저 한 후 논문 게재하는 것이 바람직!
 연구실적과 사업화 기회를 모두 확보 가능!
4

특허의 등록을 위해서는?
• 우리 발명이 선행기술로부터
‘신규성/진보성’을 인정받지
못하면, 거절!
• 선행문헌과 차이나는 기술적
특징을 강조하여
의견제출통지서에 대응!

Beyond the Limit, Together!

특허 = 총알
7

메드트로닉 vs 태연메디컬
8
VS

9
http://blog.ipac.kr/wp/?p=1733

10

특허권의
대항을 받는 자
특허권자
등록특허에 기한
특허침해금지청구의 소
무효심판
무효심결이 확정되면,
특허발명은 처음부터 없었던 것으로 판단!!
따라서, 침해소송에 대한 대응방안!!
메드트로닉 태연메디컬

Masimo
13

2014년 IP 손해배상 탑 10 사건 – 법률신문
14
1. Masimo v. Philips Electronics (case no. 1:09-cv-00080, Delaware 연방지법): 4억67백만달러
(약 5천억원), 혈액 산소 농도 측정에 관련된 특허의 침해사건
2. Edwards Lifesciences v. Medtronic (case no 1:12-cv-00023, Delaware 연방지법):
3억93백만달러 (약 4천3백억), 카테테르 심장 밸브에 관련된 특허의 고의적 침해사건
3. Carnegie Mellon v. Marvell (case no 2:09-cv-00290, Pennsylvania 연방지법): 3억66백만달러
(약 4천억), 원래 사건은 2012년에 기록적인 1.3조원 가량의 손해배상이 결정된 사건인데, 그것에 덧붙여
약 4천억의 징벌배상이 작년에 결정됨
4. Mirowski Family Ventures v. Boston Scientific (case no 373798V, Maryland 항소법원) :
3억8백만달러 (약 4천2백억), 의료기기관련 특허 라이센싱 계약위반에 대한 손해배상
5. Alfred E. Mann Foundation v. Cochlear Corp. (case no 2:07-cv-08108, California 연방지법):
1억31백만달러 (약 1천6백억), 인공 달팽이관에 관련된 특허 침해에 대한 손해배상
6. Tessera과 Amkor사이의 arbitration 사건: 1억25백만달러 (약 1천4백억), 반도체 특허에 관한
라이센싱 계약에 관한 조정사건
7. Mylan v. SmithKline (case no 3:10-cv-04809, New Jersey 지방법원): 1억20백만달러 (약
1천3백억), 제네릭 약 판매에 관한 계약위반에 대한 배상
8. Apple v. Samsung (case no 5:12-cv-00630, California 지방법원): 1억20백만달러 (약 1천3백억),
세건의 특허 침해에 대한 손해배상
9. SimpleAir v. Google (case no 2:13-cv-00587, Texas 지방법원): 85백만달러 (약1천억), 네트워크
메세지 및 데이터 전송에 관한 특허의 침해사건
10. Patriot Rail v. Sierra Railroad (case no 2:09-cv-00009, California 연방지법): 53백만달러 (약
6백억), 합병실패에 관련된 영업비밀 전용사건

Masimo vs. Philips – 의료기기 고의적 침해
• 생체신호 측정 sensor 관련 전문기업 Masimo는
환자 동맥 내 산소포화도 측정 의료기기(pulse
oximetry)에 관한 다수의 특허권을 보유
• Masimo는 2009년 경쟁회사 Philips를 상대로
미국 델라웨어주 연방지방법원에 특허침해소송 제기
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315개의 US특허 포트폴리오를 구축하는데 성공
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Masimo vs. Philips
• 1심에만 무려 5년에 가까운 장기간의 재판이 진행
• 2014. 10. 1.에 판결
– Masimo 특허유효
– Philips의 Masimo 특허침해 및 과거 특허침해에 대한
손해배상액 US$466 million (5천 억원)을 명하는 평결
• 고의적 침해로 판단되어, 높은 손해배상액 판결!
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의료진의 실제 니즈를 반영하지 못하는 제품
• 수요자의 니즈를 반영한 제품을 만들어야 한다!
• 의료기기의 수요자인 ‘의료진’의 ‘니즈’를
반영한 제품 개발이 필요
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의료진으로부터 개선이 필요한 부분에 대해서 들은 후,
해당 문제점을 개선하는 방향으로 개발!

병원-기업 상시협력 R&D 플랫폼 구축 사업
• 6개 대학병원이 플랫폼이 되어,
의료현장의 아이디어를 제공하여 주고,
임상 또는 테스트 수행을 위한 여건을 제공
• Ex) 서울 아산병원 기업연계 의료기기 개발센터 (GoHope)
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병원-기업간 공동연구 개발을 통한 한국형 의료기기 산업 성공사례 발굴
병원
R&D
기술력
기업
사업
노하우
현장
아이
디어
임상적
경험
의료기술개발
임상지원
및 컨설팅

네오펙트- 라파엘 (손 재활 장치)

‘일괄심사’를 통한 빠른 특허 등록
2210-1541082 10-1541099
10-1541095

‘일괄심사’를 통한 빠른 특허 등록
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아주 빠른 등록 확보!
By 일괄심사청구
21 개의
특허포트폴리오

일괄심사청구 방법
• 하나의 제품에 관련된 것이라면, 특허, 상표 또는 디자인 출원 2건
이상에 대해 신청 가능!
• 자기실시, 벤처/기술혁신형 중소기업 등의 사유 필요!
• 우선심사청구를 신청한 후 가능!
• 예비심사 청구시 일괄심사 설명회에서 심사관과 거절이유 논의 가능
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[일괄심사신청]
심사희망시점을
지정하여 일괄신청
출원인
[방식심사]
신청서에 대한
방식심사 후
신청결과 통지
특허청
[일괄심사설명회]
심사관이 기술내용,
사업내용을
직접청취
출원인
[심사처리]
출원인이 원하는
시점에 일괄하여
심사착수
특허청

기술력 진단보고서
• 특허 포트폴리오의 퀄리티가 기술력 진단의 기초
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21 개의
특허포트폴리오

삼성전자의 의료기기 업체 M&A 전략
‘삼성’은 지식재산권(IP)을 보유한,
기술력 있는 중소형 의료기기 업체를 인수
의료기기 업체의 보유 특허를 중요한 평가 기준으로 사용
• ㈜레이 (치과용엑스레이 장비업체) 인수(2010.9)
• 메디슨(Medison) 인수(2010.12)
• 넥서스(美 심장 질환관련검사솔루션) 인수 (2011.11)
• 뉴로로지카(美 CT촬영 의료기기) 인수(2013.1)
• M&A를 통해 의료기기/헬스케어 특허를 800여건 확보
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삼성전자의 의료기기 업체 M&A 전략
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삼성이 인수한 미국의 ‘뉴로로지카’?
• 삼성의 지분인수 당시에도 13개의 등록특허 보유
• 컴퓨터 단층영상 촬영장치(computerized
tomography (CT) imaging systems)에 대해서만
집중적으로 특허 획득
• 특허를 기반으로 삼성의 M&A 대상 업체로 선정
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특정 의료기기 분야에 특허를 집중적 확보함에 따라,
대형 의료기기 업체의 기술개발 또는 사업영역
확장을 위한 M&A대상이 될 수 있음

누구나 가지고 싶은 특허!
사업 또는 아이템 전체를 포괄하며
경쟁자 진입을 막는 넓은 특허를
싸게! 가지고 싶다!!
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공백영역 파악 및 해당 영역 선점!
• 선행업체에 대비하기 위해서는,
IP R&D 전략을 세워 공백영역 및 개선발명 선점 필요
• 추출된 공백 영역에 대해 특허출원을 먼저 선점하고,
R&D를 진행하는 것이 바람직!
– 전세계적으로 ‘선출원주의’를 따름
– 공백영역에 대해 경쟁업체보다 먼저 개발을 시작하였더라도
출원일이 경쟁업체보다 늦으면 권리확보를 하지 못함
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IP 포트폴리오 구축을 위한 특허출원
• 초기에는 IP를 특정분야에 집중하는 것이 필요
• 출원을 단기간 내에 구축하는 것이 필요 (1년 내외)
• 출원이 장기간에 거쳐 지속적으로 이어질 경우,
앞선 본인 특허문헌에 의한 거절 발생
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최초출원
출원공개
1년 6개월
발명A, 발명B
출원 1
발명A’
출원 2
발명B’
최초출원의 발명A와
동일하지 않으면 문제X
최초출원의 발명B보다
진보되지 않으면 거절

특허 가출원 전략
• 특허 가출원 제도를 활용하여 cost down 할 수 있는
단계적인 접근도 필요
(1) 다양한 관점에서 특허 가출원을 뿌린다
(2) 비즈니스를 성장시키고 투자를 유치한다
(3) 1년 이내에 가출원 중 의미있는 가출원을 선별하여
정식으로 출원을 진행한다.
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특허 가출원 전략
빠른 출원일 확보가 가장 중요하다
<국내우선권주장을 이용한 추가출원>
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BLT 특허법률사무소
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•엄정한 대표변리사
• 서울시 강남구 역삼동 644-7 IT빌딩 5층 (역삼역 도보 1분)
• 전화번호 : 02-514-0104
• 이메일 : shawn@blt.kr
• 웹 : www.BLT.kr

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