Dr. Tim Reinhard und Dr. Karsten Lisch von Osborne Clarke referieren Wissenswertes zu IP-Recht und den Pflichten, die mit vielen Förderbescheiden einhergehen.

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IP-Rechte und Förderbescheid
Dr. Tim Reinhard
Dr. Karsten Lisch
Stand: 30. März 2017

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Überblick
1. Was fällt unter IP?
2. Patentschutz
3. Gemeinschaftserfindungen
4. Vorprüfung Förderprojekte aus IP-Sicht
5. Der Zuwendungsbescheid
6. Rechtsfolgen bei Verstößen / Risiken
7. Übertragung von IP-Rechten aus geförderten Vorhaben
8. Pflichten des Zuwendungsempfängers
9. Verwertungspflicht und Verwertungsplan
10. Nichtbeachtung der Verwertungspflicht
11. Nutzungsrecht an Ergebnissen

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IP-Rechte und der Zuwendungsbescheid

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1. Was fällt unter IP?
• Patent
• Gebrauchsmuster
• Marke
• Design
• Know how
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2. Patentschutz
• Neu
• Erfinderische Tätigkeit
• Technizität
• Gewerblich anwendbar
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Was bedeutet neu?
• Stand der Technik zum Zeitpunkt der Anmeldung
Nicht: Zeitpunkt der Erfindung
• Problem: eigene Vorveröffentlichung
– Messen
– Fachvorträge
– Offenlegung gegenüber Kooperationspartnern
• Wichtig: Geheimhaltungsvereinbarung
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3. Gemeinschaftserfindungen
• Gesamthandsgemeinschaft
– jeder darf nutzen
– Jeder darf seinen Anteil verkaufen
– Niemand darf ohne Zustimmung des anderen Lizenzen erteilen
• Wer meldet Schutzrechte an und erhält diese aufrecht?
• Wer entscheidet über Schutzrechtsanmeldungen und Umfang
• International sehr uneinheitliches Bild
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4. Vorprüfung Förderprojekte aus IP-Sicht
• Haben die Partner alle Rechte, die erforderlich sind?
– Beispiel: vorherige Gemeinschaftserfindung
→ Einschränkung bei der Lizenzierung
• Gibt es schon Strukturen zur späteren Nutzung?
– Vertriebsgesellschaft im Ausland
– IP-Gesellschaft im Ausland
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5. Der Zuwendungsbescheid
• Zuwendungsbescheid
– Verwaltungsakt mit Nebenbestimmungen i.S.d. Verwaltungsrechts
– Bescheid besteht aus Anschreiben, welches wichtige Zuwendungsinformationen sowie
Nebenbestimmungen und Hinweise enthält + Anlagen (Standardvordrucke und individuelle
Anlagen)
– Regelungen im Zuwendungsbescheid können ggf. auch von (standardisierten)
Nebenbestimmungen abweichen
– entscheidend sind im Einzelfall die Regelungen des Zuwendungsbescheids
• wichtig: Einhaltung der Regelungen des Zuwendungsbescheids einschließlich aller
Anlagen und Nebenbestimmungen während der Projektlaufzeit und Bindungsfrist
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• Nebenbestimmungen vielfältig, abhängig vom Zuwendungsgeber (oftmals Mittel des
BMBF oder der Bundesländer, ggf. kofinanziert mit EU-Mitteln)
• Klassische Beispiele für Nebenbestimmungen im F&E-Bereich:
– ANBest-P (Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung)
– BNBest-P (Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung)
– NKBF 98 (Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des BMBF)
– BNBest-BMBF 98 (Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen des BMBF zur
Projektförderung auf Ausgabenbasis)
– in Bayern: Besondere Nebenbestimmungen der Bayerischen Forschungsstiftung für
Zuwendungen
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6. Rechtsfolgen bei Verstößen / Risiken
• Widerruf des Zuwendungsbescheids und (teilweise) Rückzahlung der finanziellen
Zuwendung
– z.B. zu Unrecht gezahlte Fördermittel, Verstoß gegen Pflichten, etc.
• strafrechtliche Risiken: Subventionsbetrug (§ 264 StGB, SubvG)
– z.B. unrichtige oder unvollständige Angaben, um Vorteil zu erlangen
– Gesellschafter und Geschäftsführer können letztlich persönlich haften!
• strategisch unvorteilhaft für zukünftige Förderanträge
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7. Übertragung von IP-Rechten aus geförderten Vorhaben
• Vorgabe zur Übertragung von Benutzungs- und Nutzungsrechten an Dritte in den BNBest-P:
– Forschung und Lehre auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung stellen
• Falls IP-Rechte übertragen werden, muss der Vertrag sicherstellen, dass diese Regelungen
eingehalten werden können. Das bedeutet in aller Regel, dass Einschränkungen der Rechte des
Erwerbers in den Vertrag aufgenommen werden müssen:
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• Nebenbestimmungen können Zustimmungsvorbehalte vorsehen, so z.B die BNBest-P:
• Vor Übertragung ist daher immer die Prüfung der insoweit bestehenden Pflichten erforderlich.
• Der Verstoß kann auch hier zur (Teil-) Aufhebung und zur Rückforderung führen.
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8. Pflichten des Zuwendungsempfängers
• Berichtspflichten: Zwischenberichte und Schlussberichte über Durchführung und
Stand des Vorhabens
• Ausübungs- bzw. Verwertungspflicht bzgl. Ergebnisse eines geförderten Projekts
– Ergebnisse = alle Erkenntnisse, Erfindungen, entwickelten Gegenstände, Verfahren und
Rechenprogramme, die bei der Durchführung des Vorhabens entstehen und in Aufzeichnungen
festgehalten sind oder die für den Zuwendungsempfänger in anderer Form verfügbar sind
• Mitteilungspflicht gegenüber Zuwendungsgeber, falls Schutzrechte nicht
aufrechterhalten oder verteidigt werden
• ggf. Anmeldepflicht für Erfindungen von Arbeitnehmern
• oftmals Pflicht zur Veröffentlichung der Ergebnisse nach Abschluss des Projekts
 vor Veröffentlichung Sicherung der Ergebnisse durch Anmeldung der gewerblichen Schutzrechte!
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9. Verwertungspflicht und Verwertungsplan
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• Sicherstellung der bestmöglichen Verwertung der Ergebnisse eines F&E-Projekts
• bereits bei Antragstellung  Festlegung der späteren Verwertung der Ergebnisse in
Form eines Verwertungsplans
• im Verwertungsplan ist die voraussichtliche
wissenschaftliche, technische und
wirtschaftliche Ergebnisverwertung durch
die beteiligten Partner aufzuzeigen
• Fortschreibung des Verwertungsplans
während der Projektlaufzeit
• bei Beabsichtigung einer Abweichung von
Verwertungsplan Anzeige an Zuwendungs-
geber erforderlich!
• Verwertungsnachweis bei Abschluss

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10. Nichtbeachtung der Verwertungspflicht
• kommt Zuwendungsempfänger der Verwertungspflicht nach Beendigung des Vorhabens
innerhalb eines bestimmten Zeitraums ohne ausreichende Gründe nicht nach erlischt i.d.R. das
ausschließliche Nutzungsrecht
• auf Verlangen nicht ausschließliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht im Inland am
Ergebnis, an den Rechten am Ergebnis und an urheberrechtlich geschützten Teilen des
Ergebnisses  zu branchenüblichen Bedingungen
• unwiderrufliches, unentgeltliches und nicht ausschließliches Nutzungsrecht für Ergebnis und
damit verbundenen in- und ausländischen Rechten an Zuwendungsgeber  Weitergabe an
Dritte zur Förderung von Wissenschaft, Technik und Innnovationen möglich
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11. Nutzungsrecht an Ergebnissen
• Zuwendungsempfänger erhält ausschließliches Nutzungsrecht an seinen Ergebnissen des
Projekts
• Übertragung von Benutzungs- und Nutzungsrechten an Dritte:
– Forschung und Lehre auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung stellen
– in Fällen des bes. öffentlichen Interesses an den Ergebnissen hat Zuwendungsgeber ein nicht
ausschließliches, übertragbares Nutzungsrecht
– Einnahmen aus Verwertung der Ergebnisse (bspw. aus Übertragung von Schutzrechten und/oder Know-
how, Vergabe von Lizenzen, etc.) verbleiben grds. beim Zuwendungsempfänger
– Veräußerung von Schutzrechten nur, wenn Erwerber Verpflichtungen (insb. Verwertungspflicht) aus
Zuwendungsbescheid für sich und seine Rechtsnachfolger übernimmt
– Besonderheiten bei Veräußerung von Schutzrechten an Erwerber außerhalb der EU  Zustimmung ZG
(sonst Rückforderungsrisiko!!!)
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Dr. Tim Reinhard berät Unternehmen
vor allem rund um technische Schutz-
rechte wie Patente, Gebrauchsmuster
und in wettbewerbsrechtlichen Fragen.
Zu seinen Mandanten zählen Techno-
logieunternehmen aus den Bereichen
Life Sciences, Telekommunikation und
Medien. Er berät im Rahmen von F&E
Projekten, Kooperationsvereinbarun-
gen, Lizenzverträgen und Technologie-
transfervereinbarungen. Daneben
vertritt er seine Mandanten auch in
Gerichtsverfahren, vor allem in Patent-
verletzungs- und wettbewerbsrecht-
lichen Verfahren. Ein weiterer Schwer-
punkt ist das Arbeitnehmererfinderrecht.
Als ausgebildeter Wirtschaftsmediator
unterstützt er seine Mandanten im
Rahmen von Mediationsverfahren und
wird auch regelmäßig als
Wirtschaftsmediator berufen.
Tim Reinhard berät zahlreiche
Medizinprodukt- und Biotech-
unternehmen bei der Gestaltung und
Verhandlung von Verträgen zur
Produktentwicklung. Seit vielen
Jahren begleitet er zudem Anbieter
von Technologieplattformen oder
endnutzerorientierten Geräten wie
Set-Top Boxen sowie Dienstleister im
Bereich Sendesignalabwicklung.
Er hat für seine Mandanten zahlreiche
Haftungsfälle im Zusammenhang mit
komplexen technischen Frage-
stellungen betreut, sowohl im
Rahmen von gerichtlichen als auch
außergerichtlichen Auseinander-
setzungen.
Dr. Tim Reinhard
Partner, Wirtschaftsmediator (MuCDR)
Tim.Reinhard@osborneclarke.com
+49 89 5434 8034
Dr. Karsten Lisch berät öffentliche
Auftraggeber und Bieter in Vergabe-
verfahren, insbesondere zur
Beschaffung von Informations-
technologie.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die
Gestaltung von Projektverträgen und
Outsourcings.
Karsten Lisch hat während des
Studiums eine Zusatzausbildung im
Informationsrecht am ITM in Münster
absolviert und im Anschluss bei Prof.
Dr. Hoeren eine Dissertation über ein
urheberrechtliches Thema verfasst. Er
ist seit 2002 als Rechtsanwalt
zugelassen und war zunächst für eine
mittelständische Anwaltskanzlei tätig.
Seit 2007 ist er Mitglied des IT-Teams
sowie des Vergabe-Teams von
Osborne Clarke am Standort Köln.
Er hält regelmäßig Vorträge und ist
Autor diverser Fachveröffentlichungen.
Dr. Karsten Lisch
Partner
Karsten.Lisch@osborneclarke.com
+49 221 5108 4090