Pierluigi Carangelo - Partner Jacobacci & Partners Massimo Sterpi - socio Studio Legale Jacobacci & Associati 4T Technology Transfer Think Thank - 14.10.2016 Sapienza Università di Roma, Facoltà di Economia

1. Ing. Pierluigi Carangelo
Partner - Jacobacci & Partners S.p.A.
La ricerca che diventa bene immateriale e si fa
impresa:
strategie di gestione della proprietà intellettuale
4T – 2016
Roma 14 Ottobre 2016
Avv. Massimo Sterpi
Partner – Studio Legale Jacobacci & Associati

2. Indice
1. Industry 4.0 e nuove strategie di tutela dell’IP
2. Open Innovation: nuovi modelli di gestione e valorizzazione di IP

3. Industry 4.0 e nuove strategie di
tutela dell’IP

4. Innovazione
• innovare = inventare + sfruttare commercialmente
• incrementale = usando le competenze interne all’azienda
• radicale = cercando nuove competenze in azienda
Thomas Edison: inventor and businessman, 1093 US patents
4

5. Esempi di innovazioni
5

6. 6

7. Prodotti e servizi innovativi  Esempio manifattura
2000-2014: Il valore aggiunto della manifattura è cresciuto, ma meno rispetto a quello di altri
settori (es. servizi), in altre parole il peso della manifattura sull’economia è diminuito
7

8. 8
Innovare ancora nell’industria è possibile? Industria 4.0

9. Processo che porterà alla produzione industriale del tutto automatizzata
e soprattutto interconnessa: ‘Smart Factory’
Trasformare la fabbrica in un impianto ‘collaborativo’:
un nuovo approccio che vede gli impianti come entità flessibili e
autonome, capaci di parlare e ascoltarsi tra loro e il mondo con cui
interagiscono e di autoadattarsi per garantire qualità, tempistiche e
personalizzazioni… finanche ad arrivare al lotto unitario
Industria 4.0 = Quarta rivoluzione industriale
9

10. Digital Compass maps Industry 4.0 levers to the 8 main value drivers (SOURCE: McKinsey)
Negli 8 pilastri
di questa trasformazione
in corso il «time to
market» ricopre un ruolo
chiave.
Come ottenere la
«velocità» desiderata?
Open innovation
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‘The days in innovating alone
are over’
(Philips website)

11. Digital Compass maps Industry 4.0 levers to the 8 main value drivers (SOURCE: McKinsey)
11
Industria 4.0 - Come cambiano gli attori in gioco

12. Digital Compass maps Industry 4.0 levers to the 8 main value drivers (SOURCE: McKinsey)
12

13. Open source è un attributo riferibile ad un prodotto o una tecnologia che
ne connota la libera disponibilità (es. software open source= software
royalty free)
Open Innovation è un attributo riferibile ad un processo o una
metodologia di innovazione di tipo cooperativo, che si avvale di idee
interne ed esterne e di sbocchi verso il mercato sia interni che esterni
L’open innovation e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale non
sono concetti fra loro inconciliabili. Al contrario, l’open innovation
presuppone una maggior consapevolezza degli IPRs, richiede una
diversa strategia di tutela (es. IBM, Microsoft, Philips NV, Google, Tesla,
etc.).
Open innovation = Open Source
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14. In linea di principio, strumenti di tutela classici, registrati e non:
-Brevetti per invenzione industriale
-Brevetti per modelli di utilità
-Design industriali registrati e non
-Copyright (banche dati, software e lavori preparatori degli stessi, progetti
di lavori di ingegneria)
-Trade secrets
-Marchi
Strumenti di tutela innovativi degli IPRs per una open innovation ?
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15. è necessario un approccio open minded nella visione e nello
sfruttamento strategico degli strumenti di tutela degli IPRs e
nell’accettare che parte dell’innovazione possa provenire anche
dall’esterno o essere convogliata all’esterno
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Ci sono continue modifiche normative (UPC, unitary patent, SEP)…
ma occorre innovare radicalmente il modo di avvalersi degli strumenti
di tutela

16. Punti essenziali per strategia di tutela secondo l’approccio dell’open
innovaton
- Preventiva mappatura puntuale degli IPRs esistenti
- Identificazione delle aree di migliorabilità della tutela;
- Identificazione di ciò che può/deve restare trade secret;
- Costante monitoraggio dell’attività di tutela svolta da competitors/
partners;
- Apertura allo sfruttamento degli IPRs per finalità diverse dal monopolio
- Maggiore partecipazione dei responsabili IP alle decisioni strategiche e
sin dalle prime fasi dello sviluppo del prodotto
- Diversificazione e stratificazione nel tempo e per declinazione
tecnologica degli IPRs;
- Consapevolezza e coretto sfruttamento degli strumenti di agevolazione
fiscale e finanziaria (Patent Box)
- Senza dimenticare: esistenza di barriere legali a esportazione di
innovazione (prima brevettazione all’estero, dual use, etc.)
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17. FORME di sfruttamento creative
ACCORTA creazione di un portafoglio brevetti
Ogni investimento fatto all’inizio per ottenere brevetti dalla
portata ampia risulta in un enorme risparmio di costi e
RITORNO (guadagno) nel futuro.
In sintesi
Questa logica applicata
sistematicamente
permette
di creare una pluralità di
brevetti “cassaforte
nella cassaforte” a
diversa difficoltà di
accessibilità
ma SOPRATTUTTO una
accelerata diffusione
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18. Molte aziende stanno già brevettando con questa logica
Tecnologie per Industry 4.0
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19. Hannover Messe - aprile 2011
Smart Manufacturing Leadership Coalition (SMLC)
Investiti decine di miliardi di dollari in progetti mirati
“IoT innovation zone” nella città di Wuxi, provincia di Jiangsu,
con 300 aziende che impiegano più di 70.000 persone. Investito
un totale di 1 miliardo di dollari nel settore IoT nel 2015.
Nel 2011, lanciato il progetto governativo “Cyber-Physical
Systems Innovation Hub” - finanziamento pari a 22,8 miliardi di
euro
19
Industry 4.0 esiste solo in Europa?

20. La situazione in Italia: siamo ancora alla linea di partenza
- Novembre 2015: Il MISE annuncia un documento dal titolo
«Industry 4.0, la via italiana per la competitività del
manifatturiero»
- 21 Settembre 2016: Presentazione del Piano «Italia 4.0» con
cui il governo italiano mira a mobilitare 10 miliardi di
investimenti industriali aggiuntivi e 7 miliardi in più per la
ricerca e sviluppo.
Gli obiettivi del piano di investimenti prevedono quattro
direttrici di intervento:
- Investimenti innovativi (investimenti, start up e produttività)
- Infrastrutture abilitanti (banda ultralarga)
- Competenza e ricerca (nuovi corsi universitari e master,
sviluppo di nuove figure che gravitano su Industry 4.0)
- Governance per sensibilizzare il settore industriale
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21. Open Innovation: nuovi modelli di
gestione e valorizzazione di IP

22. OPEN INNOVATION
L’uso aziendale di idee innovative interne
ed esterne, nonché di canali interni ed
esterni verso il mercato, per accelerare
sviluppo tecnologico e crescita
aziendale.
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23. MODELLO CLOSED INNOVATION → Statico / Difensivo
• Ricerca interna
• Protezione tramite IP Rights
• Difesa contro terzi
• Effetto «Medusa»
OPEN INNOVATION
Dal fencing all’opportunity
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24. MODELLO OPEN INNOVATION → Dinamico / Collaborativo
• Ricerca (i) di innovazioni altrui protette da IP Rigths e (ii) di paths to
market di terzi
• Acquisto/ottenimento di licenze su IP Rights di terzi
• Sfruttamento dei propri IP Rights e dei propri paths to market per
licenze o accordi con terzi
• Effetto «Sirena»
OPEN INNOVATION
Dal fencing all’opportunity
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25. METRICHE
Closed Innovation
- % fatturato/spesa R&D
- # nuovi prodotti/anno
- # brevetti depositati/
spesa in R&D
- vantaggio competitivo
Open Innovation
- time to market
- channel to market
-% utilizzazione dei
brevetti
-investimenti in o da
altre aziende
• Source: Bill Pontikakis – Ip Strategy & Open Innovation Policy – 2013
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26. • Acquisto o cessione di IP
• Licensing attivo o passivo
• Patent pooling
• Co-ricerca e co-sviluppo
• Crowdsourcing (challenges, open calls: es. XPrize)
OPEN INNOVATION
Attività caratterizzanti
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27. Cessione / acquisto totale:
• lump sum
• lump sum ridotta + royalty futura
Cessione / acquisto parziale:
• joint-venture contrattuale
• entrambe le parti restano coinvolte
• possibile prevedere opzioni put o call al verificarsi di
certe condizioni
• necessità di regolare contrattualmente contitolarità di
IP
OPEN INNOVATION
Cessione / Acquisto IP
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28. Scarse norme su contitolarità IP
• Art. 6 Codice Proprietà industriale
• Art. 1100 e ss Cod. civ.
Necessità di regolamentazione contrattuale su
• Possibilità sfruttamento separato e compensi reciproci
• Regole per concessione licenze a terzi
• Estensione territoriale registrazioni
• Pagamento spese di mantenimento e rinnovi e conseguenze su quote
contitolarità
• Opposizioni o azioni contro terzi
• Titolarità dei miglioramenti e sviluppi
• Prelazione in caso di cessione quota di contitolarità
• Maggioranza per cessioni (eccezioni all’unanimità)
OPEN INNOVATION
Contitolarità IP
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29. - Licenze esclusive o non esclusive (caso per caso)
- Lump sum / royalty / profit share
- Rent to buy
- Licenza + accordo di co-ricerca e/o co-sviluppo
- Cross licensing
- Patent pooling
OPEN INNOVATION
Licenze IP
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30. - Open networks
- Mettono in contatto Seekers e Solvers
- es.: OpenIDEO / InnoCentive
- Open calls
- Es.: Securing Water for Food, JTC
- Challenges
- XPrize
- G.E.,Nokia, Philips
OPEN INNOVATION
Crowdsourcing
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31. Contrattuali
- Cessioni parziali o totali
- Licenze
Societarie
- Fusioni / scambio quote
- Valorizzazione IP nel capitale Newco
- Creazione Newco cui concedere licenza su IP
OPEN INNOVATION
Possibili strutture
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32. IP utilizzata
- Per coprire mercati esteri non raggiunti o raggiungibili
- Per creare un cluster intorno alla propria innovazione
IP non utilizzata
- Dopo 3/5 anni dal deposito, per progetti non attuati
- Appena cessa uso interno
- Immediatamente, se costi sviluppo interno troppo alti
OPEN INNOVATION
Strategia di offerta sul mercato
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33. • Contatti diretti
• Marketplaces (siti, piattaforme, conferenze, meet-up)
• Intermediari (Patent Brokers, Technology Transfer Offices)
• Aste di IP (Live / Silent)
OPEN INNOVATION
Come cercare / offrire IP
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34. • Messa a reddito dell’IP (usata o non usata)
• Sostituzione dei costi di R&D con le royalty per acquisizione
di una licenza o della titolarità di un brevetto
• Accelerazione dell’innovazione aziendale e del time to market
• Creazione di partnership ed opportunità di collaborazione
OPEN INNOVATION
Vantaggi economici
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35. Benefici derivanti dall’Open Innovation:
•Ottimizzare le risorse destinate a ricerca e sviluppo
•Mettere a reddito la propria IP
•Favorire la rimozione di eventuali barriere tecnologiche e di
mercato
•Incentivare la diffusione dei risultati ottenuti
•Creare occasioni di partnership
OPEN INNOVATION
Conclusioni
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36. Grazie per la vostra attenzione.

37. • Ing. Pierluigi Carangelo
Jacobacci & Partners
Via delle Quattro Fontane 15
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pcarangelo@jacobacci.com
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• Avv. Massimo Sterpi
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