Presentación sobre patentes (ABAINV)

1. Aspectos Básicos de la Actividad Investigadora
La protección de los resultados
de la investigación
Julene Goya
julene.goya@unavarra.es
Iosu García
iosu.garcia@unavarra.es
Servicio de Investigación

2. Contenidos (i)
• Introducción
• Intellectual Property Rights (IPR). Propiedad
Industrial Vs. Propiedad Intelectual
• Propiedad Industrial. Modalidades de Protección
• Titularidad y Autoría de una Invención
• Invenciones laborales. Invenciones Universitarias
• Patentes: Definición
• Derechos conferidos por una Patente
• Requisitos de Patentabilidad ¿Qué es patentable?

3. Contenidos (ii)
• El Derecho de Prioridad Unionista
• La Patente Europea
• La Patente PCT
• Familia de patentes. Ciclo de vida de una patente
• Documentos de los que consta una Solicitud de
Patente. Partes de una Patente
• Procedimiento de tramitación de Patentes en la
UPNA
• Las patentes como fuente de información
tecnológica
• Enlaces de Interés

4. ¿Por qué proteger el conocimiento?
Para rentabilizar las inversiones en investigación. Sin esta protección, el
esfuerzo innovador no sería rentable y no se podrían recuperar las
inversiones realizadas.
Las empresas e instituciones han de tomar medidas para proteger jurídica y
estratégicamente la propiedad de los resultados de su innovación
tecnológica.
• Empresas para obtener un retorno económico o posicionamiento en el
mercado
• Universidades para transferir su conocimiento a la sociedad, que es una
de las misiones que se refleja en la Ley Orgánica de Universidades (LOU)
Introducción

5. El sistema legal de protección de resultados busca conjugar dos
objetivos:
1. Estimular la actividad innovadora, premiando a
quien lo hace con un derecho de exclusividad
limitado.
2. Garantizar la divulgación de las innovaciones,
mediante la publicación de las mismas.
Introducción

6. Intellectual Property Rights (IPR) (Farlex Financial Dictionary)
• The right of a person or company to exclusively use its own ideas, plans,
and other intangible assets without competition, at least for a certain
period of time. Examples of intellectual property include copyrights,
trademarks, patents, and trade secrets. Intellectual property rights may
be enforced by court through a lawsuit. The idea behind the protection of
intellectual property is to encourage innovation without fear that a
competitor may steal the idea and/or take credit for it.
• El derecho de una persona o empresa que exclusivamente, puede utilizar
sus propias ideas, planes y otros activos intangibles, sin competencia, al
menos durante un cierto período de tiempo. Ejemplos de la propiedad
intelectual incluyen los derechos de autor, marcas, patentes y secretos
comerciales. Derechos de propiedad intelectual pueden ser aplicadas por
la corte a través de una demanda. La idea detrás de la protección de la
propiedad intelectual es fomentar la innovación sin temor a que un
competidor puede robar la idea y / o tomar crédito por ello.
Propiedad Industrial Vs. Propiedad
Intelectual (i)

7. Derechos de Propiedad Industrial
• Conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad
innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o
nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en
exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.
• Se obtienen previa solicitud y concesión por un Estado determinado.
Las patentes son la modalidad de protección más importante para los
resultados de la I+D. Pueden patentarse las creaciones técnicas (objetos,
procedimientos o nuevas utilizaciones) que, siendo aplicables a alguna
industria, sean nuevas e inventivas.
Derechos de Propiedad Intelectual o “Derechos de Autor”
• Nacen de la creación de una obra original, sea literaria, artística o
científica, como un libro de texto, un artículo científico, o un programa de
ordenador.
• No dependen de una solicitud, pero puede convenir registrarlos para
demostrar más fácilmente la autoría.
Propiedad Industrial Vs. Propiedad
Intelectual (ii)

8. Existen diferentes modalidades de protección, cada una con su
legislación propia:
Propiedad Industrial Vs. Propiedad
Intelectual (i)
IPR
Propiedad
Industrial
Propiedad
Intelectual
Invenciones
Signos Distintivos
Creaciones
Estéticas
Creaciones literarias,
artísticas y científicas
Patentes
Modelos de Utilidad
Obtenciones Vegetales
Top. de Prod. Semiconductores
Marcas
Nombres comerciales
Diseños Industriales
Derechos de Autor
Software

9. Inventor
Es la persona que, tras su investigación y trabajo, da lugar a un resultado que
puede ser patentable. Siempre es una persona física.
Titular de patente
Persona física o jurídica que ostenta los derechos de explotación sobre la
patente. Puede ser el inventor pero no tiene por qué coincidir, ya que es
posible ceder los derechos o licenciarlos, de forma exclusiva o no.
Normalmente el inventor trabaja para una empresa, y ésta suele ser la titular,
pero el inventor, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Patentes,
tiene el derecho a ser mencionado, el cual es un derecho irrenunciable.
Solicitante de patente
Puede ser el propio inventor o la empresa para la que trabaja, que es lo
común.
Titularidad y Autoría de una Invención (i)

10. Designación de los inventores
• Su trabajo debe constituir actividad inventiva.
• Se deben excluir las personas que realizan trabajos
sistemáticos de apoyo a la investigación (técnicos de
laboratorio…).
• Incluir entre los inventores personas que no realizan
actividad inventiva y no deberían figurar como tales
puede llevar a la nulidad de la patente en algunos
países (caso EEUU).
Titularidad y Autoría de una Invención (ii)

11. La titularidad de las invenciones y el derecho a patentar corresponderá por
regla general al inventor, salvo que haya transmitido su derecho:
• Contractualmente (caso de invenciones por encargo y otros)
• Por tratarse de una invención laboral (art. 15-20 Ley 11/1986)
Las invenciones laborales:
• Son las realizadas por los inventores durante su relación de trabajo
(ámbito de sus competencias).
• Generalmente se utilizan medios materiales y humanos del empleador.
• La titularidad de la invención pertenece al empleador.
• El trabajador mantiene el derecho a figurar como inventor.
Invenciones Laborales

12. Las Invenciones Universitarias como caso especial de invención laboral (Art.
20 Ley de Patentes y Art. 11 LRU):
• Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas
por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la
universidad y que pertenezcan al ámbito de sus competencias.
• El profesor tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios
que obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de sus
derechos sobre las invenciones mencionadas en el punto 2.
Corresponderá a los Estatutos de la Universidad determinar las
modalidades y cuantía de esta participación.
• Aplicable a todo el PDI universitario.
Invenciones Universitarias

13. Cuantía de la participación en beneficios (Art. 70 Estatutos UPNA):
• un 60 por ciento a la Universidad, un 40 por ciento al autor o inventor.
Consideración de invenciones laborales en la UPNA, casos:
Invenciones Laborables
• PDI de los Cuerpos Docentes Universitarios.
• Profesores Contratados.
• PDI contratado con cargo a Proyectos de Investigación.
Invenciones NO Laborables
• Becarios de Investigación (Pre y post doctorales).
• Otros becarios de investigación.
• Estudiantes (PFC y TFM).
Se tramita una cesión de titularidad a la UONA y reconocimiento de derechos
Invenciones Universitarias en la
Universidad Pública de Navarra

14. PATENTE
Una patente es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un
Estado a un inventor o a su cesionario, por un período limitado de tiempo a
cambio de la divulgación de una invención
• Concedidos por un Estado: Limitado a su ámbito geográfico
• Por una duración determinada: Generalmente 20 años, según acuerdo de
la OMC (excepciones)
• A cambio de su divulgación: La invención pasa a ser de dominio público y
debe ser reproducible
Patente: Definición

15. El derecho otorgado por una Patente no es tanto el de la fabricación, el
ofrecimiento en el mercado y la utilización del objeto de la Patente, que
siempre tiene y puede ejercitar el titular, sino, sobre todo y
singularmente, "el derecho de excluir a otros" de la fabricación,
utilización o introducción del producto o procedimiento patentado en el
comercio.
Una patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero
que no cuente con su consentimiento:
• La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la
utilización de un producto objeto de la patente o la importación o
posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.
• La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento
de dicha utilización…
• El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del
producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la
patente.
Derechos conferidos por una Patente

16. Según la legislación española (Ley 11/1986) los requisitos que deben
reunir una invención para ser patentables son tres:
1. NOVEDAD: Se considera que una invención es nueva cuando no está
comprendida en el estado de la técnica=Todo lo que se ha hecho
accesible al público por cualquier medio: revistas, depósitos tésis,
internet,...
2. ACTIVIDAD INVENTIVA: La invención no debe resultar de manera
evidente para un experto en la materia=Técnico del sector de la invención
con conocimiento de publicaciones y una capacidad media para combinar
la información
3. APLICABILIDAD INDUSTRIAL: Su objeto puede ser fabricado o utilizado
en cualquier caso de industria, incluida la agrícola (en el más amplio
sentido)
Además, la invención debe:
• Ser suficientemente descrita (suficiencia en la descripción)
• Tener carácter técnico
Requisitos de Patentabilidad
¿Qué es patentable?

17. Si un resultado es susceptible de ser protegido mediante patente, es
imprescindible:
1º - Primero patentar (presentar la solicitud de patente en la oficina estatal
OEPM o la que corresponda)
2º - Después publicar
Esto se refiere a publicaciones por cualquier medio:
• avance por internet de artículos aceptados
• comunicaciones a congresos
• defensa de tesis doctorales o PFC o de Master…
• de otro modo se invalida la patente por falta de novedad
Requisitos de Patentabilidad (iii)
Compatibilización de Novedad con Publicación

18. • Los descubrimientos
• Las teorías científicas
• Los métodos matemáticos
• Las obras literarias, artísticas, creaciones estéticas, las obras científicas….
• Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales,
juegos o actividades económico comerciales
• Los programas de ordenadores (excepciones)
• Las formas de presentar la información
• los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano
o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o
animal
Requisitos de Patentabilidad (iv)
Excepciones a la Patentabilidad

19. • Lo que va en contra del orden público o buenas costumbres, en particular:
– Procedimientos de clonación de seres humanos
– Procedimientos de modificación de identidad germinal de seres
humanos
– Utilizaciones de embriones humanos con fines industriales
– Procedimientos de modificación de identidad genética de animales
que supongan para éstos sufrimientos…..
• Las variedades vegetales y las razas animales
• Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o
animales (por puro cruce o selección)
• El cuerpo humano
Requisitos de Patentabilidad (v)
No podrán ser patentables

20. Ciclo de una patente española (OEPM)

21. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)
Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de
invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de
fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su
causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un
derecho de prioridad de doce meses
Este derecho significa que, en base a la fecha de una primera solicitud regular
depositada en uno de los Estados firmantes, el solicitante dispone de un
periodo de doce meses para solicitar protección en otros Estados
El Derecho de Prioridad Unionista

22. Ciclo de una Patente Europea

23. Convenio sobre la Patente Europea (CPE) o Convenio de Múnich (1973)
Establece un procedimiento único de concesión de patentes entre los países
miembros de dicho convenio (38 países actualmente), la mayoría miembros
de la Unión Europea (UE)
Solicitud de patente tramitada ante la OEP que permite, mediante una única
solicitud, iniciar la protección en todos los países miembros del convenio
Requiere de una validación individual (sencilla) en cada una de las oficinas
nacionales de los países firmantes (traducción y pago de tasas)
Existen tres lenguas oficiales en las que se puede tramitar la patente
europea: el inglés, el francés y el alemán
La Patente Europea

24. El Tratado de Cooperación en materia de patentes (1970) – Patent
Cooperation Treatry (PCT)
Establece un procedimiento único de inicio del procedimiento de protección
mediante patente en todos los países firmantes de dicho tratado (142
actualmente)
Para el mantenimiento de la validad de la protección requiere de la entrada
final en fases nacionales o regionales (EP) a los 30 meses desde la fecha de
prioridad
La patente PCT

25. Ciclo de una Patente PCT

26. Ciclo de Vida de una Patente

27. Familia de patentes
Se denomina así a los documentos y solicitudes de patente publicados en
diferentes países pero relacionados con la misma invención (con la misma
patente prioritaria)
Familia de Patentes
Ciclo de Vida de una Patente

28. • Instancia según modelo oficial
• Descripción de la invención
• Una o varias reivindicaciones
• Dibujos o figuras a los que se refiere la descripción
• Un resumen de la invención
• (en casos particulares, la suficiencia en la descripción requiere un
depósito autorizado según el Tratado de Budapest: Microorganismos)
Documentos de los que consta una
Solicitud de Patente

29. INSTANCIA: Según modelo oficial
• Solicitante (Titular) de la patente
• Título de la invención
• Designación de inventor/es
• Representante
• Prioridad que se reivindica
• Relación de documentos
Instancia de Solicitud de Patente

30. Debe ser clara y concisa, acorde con las reivindicaciones, y debe indicar:
• Título de la invención
• Indicación del sector de la técnica al que se refiere
• Indicación del Estado de la Técnica anterior (antecedentes de la
invención)
• Explicación de la invención, clara y completa: Describe problema técnico
planteado, su solución y ventajas de la invención respecto al estado de la
técnica
• Descripción de los dibujos
• Exposición de, al menos, un modo de realización de la invención (el mejor)
• Indicación de su aplicación industrial (si no es evidente)
Descripción de la invención

31. Definen el objeto concreto para el que se solicita la descripción. Deben ser
claras y concisas, y fundamentarse en la descripción. Contienen:
• Un preámbulo o introducción: indica cual es el objeto de la invención,
indicando aquellas características técnicas conocidas, pero necesarias
para la definición de los elementos que se van a proteger
• Una parte caracterizadora: precedida por la expresión “caracterizado
por”, “que comprende”, “que consiste en”, “que incluye” o similares, en la
que se expone de manera concisa las características técnicas nuevas que
se desean proteger
Las reivindicaciones pueden ser:
• Independientes
• Dependientes: cuando una reivindicación independiente va seguida de
varias que precisan las características adicionales que se desean proteger,
así como modos particulares o alternativos
Reivindicaciones (i)

32. Ejemplo de reivindicaciones. Primeras dos reivindicaciones de la Patente N.º
US4641349 titulada “Sistema de reconocimiento del iris”:
• 1. (independiente) Un método de reconocimiento de una persona, que
incluye: almacenar información en imágenes de al menos una parte del
iris y la pupila del ojo de la persona; iluminar un ojo de una persona no
identificada que tenga un iris y una pupila; obtener como mínimo una
imagen de al menos la misma porción del iris y la pupila del ojo de la
persona no identificada; y comparar al menos la porción del iris de la
imagen obtenida con la información en imágenes almacenada para
identificar a la persona no identificada.
• 2. (dependiente) El método de la reivindicación 1, en el que iluminar
incluye aumentar la pupila del ojo como mínimo hasta un tamaño
predeterminado, comparar al menos la porción del iris de la imagen
obtenida con la información en imágenes almacenada obtenida de un ojo
cuya pupila tenga el mismo tamaño predeterminado
Reivindicaciones (ii)
Ejemplos

33. Ejemplo de “mala” reivindicación: Especificaciones y concreciones
innecesarias que hacen su imitación más sencilla:
Reivindicaciones (iii)
Ejemplos

34. Ejemplo de “buena” reivindicación: Elementos funcionales redactados de
forma general
Reivindicaciones (iv)
Ejemplos

35. Los dibujos muestran los detalles técnicos de la invención de una manera
abstracta y visual. Ayudan a explicar alguna información, instrumento o
resultado descrito en la memoria descriptiva. Se realizan:
• Siguiendo estrictas normas de forma (marcos, márgenes….)
• Numerados correlativamente
• Si llevan signos deben haber figurado en la descripción
• Sin texto alguno
• Deben ser descritos en el documento de descripción
Dibujos o figuras

36. Debe constituir un instrumento eficaz para la realización de búsquedas. Sólo
da información técnica, y en ningún caso define el alcance de la protección:
• Extensión máxima de 150 palabras
• Según modelo
• Indica el título de la invención
• Contiene exposición concisa del contenido de la descripción,
reivindicaciones y en su caso, dibujos
• No debe contener declaraciones sobre méritos o ventajas de la invención
Resumen de la invención

37. Procedimiento de tramitación de patentes en la
Universidad Pública de Navarra
• Análisis y Elaboración Informe Recomendación de Patentes y envío a la
Comisión de Investigación
• Transferir a UNIVALUE para su valorización
• Análisis y evaluación de extensión internacional
• Acuerdos con empresas
• Reunión con el Grupo de Investigación: Formulario de propuesta de patente.
• Determinar personal implicado
• Grado madurez invención
• Solicitud Informe Tecnológico de Patentes a la OEPM.
• Solicitud Patente Nacional
• Fecha de Prioridad
• Se puede publicar

38. La información sobre patentes comprende toda la información que ha sido
publicada en los documentos de patente:
• Información técnica de la descripción y los dibujos
• Información jurídica de las reivindicaciones
• Información de tipo comercial a partir de datos sobre titulares,
inventores, fecha de presentación….
• Información para políticas públicas de promoción industrial
La información puede servir para:
• Evitar duplicidad de esfuerzos de I+D, reorientar líneas de investigación
• Determinar patentabilidad y estrategias de protección de invenciones
• Evitar infracciones de patentes
• Explotar tecnologías de patentes nunca concedidas, que han perdido su
vigencia o en áreas geográficas no cubiertas
• Analizar y examinar tendencias de determinados sectores de la tecnología
Las patentes como fuente de información (i)

39. Las bases de datos y motores de búsqueda más accesibles son:
• Servicio de búsqueda PATENTSCOPE de la OMPI (WIPO): Búsqueda de
PCTs y colecciones de algunos países. Muy útil para ordenar búsquedas de
patentes mundiales por diferentes campos (Solicitante, inventores....)
• Servicio de búsqueda ESP@CENET (EPO): Búsqueda de EPs y y colecciones
de más de 80 países
• Servicio de búsqueda de US Patents and Trademark Office (USPTO).
Búsqueda patentes concedidas y solicitudes americanas
• Servicio de búsqueda INVENES (OEPM). Invenciones y diseños en español
Las patentes como fuente de información (ii)

40. • Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial
• Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)
• Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y
Modelos de utilidad
• Nuevos estatutos de la Universidad Pública de Navarra (Art.
70)
• Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Industrial e Intelectual relacionados con el
Comercio
• Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
• Oficina Europea de Patentes (EPO)
• Convenio de la Patente Europea
• Presentación sobre “Patentes como fuente de información”
Enlaces de Interés (i)