기술이전, 대학, 연구소, 벤처, 회사, 공동연구개발, License, collaboration, 계약실무 포인트 및 분쟁사례 연구, 계약조항, 독점계약, 진술 및 보증, 게량기술, 개량발명, 특허공유,

1. LICENSE, R&D COLLABORATION
계약실무 주요 포인트 및
분쟁사례 연구
2015. 12. 1.
가산종합법률사무소/특허법인가산

2. Level 및 단계에 적합한 계약실무 필요성
대학 산학협력단
공공연구기관
벤처회사
중소기업
중견기업
중견기업
대기업
외국회사
원천기술/초기단계
특허양도/기술이전
특허실시 라이선스
공동연구개발
국책과제
상업화 단계
연구개발 완성목표
License
R&D Collaboration

3. 공동연구개발 계약3

4. 1. 연구개발성과 및 특허권리 귀속 조항 검토
4
제5조 (특허에 관한 권리 귀속)
(1) 을의 연구용역 수행으로 발생된 국내외의 특허(실용신안 및 디자인을 포함한다)
에 관한 권리는 갑과 을의 공유로 한다.
(2) 갑은 제1항의 규정에 의하여 을이 보유하는 지분에 대한 매수를 청구할 수 있
으며, 을은 갑의 청구가 있으면 이에 협조하여야 한다. 다만, 지분 양도에 따른
대가는 연구용역비의 200% 이내에서 갑과 을이 협의하여 합리적으로 결정한
다.
(3) 제1항에 의한 특허에 관한 권리에 대하여 심판, 소송 또는 기타 절차에서 갑과
을이 공동으로 당사자가 되어야 하는 경우, 갑과 을은 이에 협조하여야 한다.

5. 국내 계약서 사례 검토
5
1. 원칙적으로 기술을 발명한 발명자에게 그 권리가 원천적으로 귀속됨.
2. 회사는 적법한 권리 양도 절차를 통해 그 권리를 이전 받아야 함.
3. 정당한 대가를 받고 권리를 양도하는 관계를 설정할 필요성 있음.

6. > 위 규정을 종합하면, 예약승계 규정이나 약정이 있는 경우 기간 내 사용자의
일방적인 승계의사 통지에 의하여 특허받을 수 있는 권리가 사용자에게
승계된다.
> 자동승계 불인정: 특허법원 2013. 11. 7. 선고 2013허2231 판결
발명진흥법 제12조 전문: 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을
사용자등에게 문서로 알려야 한다.
제13조 제1항: 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은
대통령령으로 정하는 기간(통지받은 후 4개월)에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를
종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나
특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나
근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의
승계를 주장할 수 없다.
제13조 제2항
: 제1항에 따른 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는
그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.
권리귀속 문제 및 자동승계 여부 - 대법원 판결
6

7. 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결
- A가 Y회사와 체결한 비밀유지 및 경업금지약정
“재직하는 기간 중 ... 독자적으로 또는 타인과 함께 개발한 모든 발명은 발명
즉시 회사에 서면으로 공개하여야 하고, 그 발명에 대한 일체의 권리는 회사에
독점적·배타적으로 귀속되는 것으로 한다”
> A가 Y회사와 체결한 약정은 A의 직무발명에 관하여 미리 회사에 특허 등을
받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키는, 이른바 직무발명 사전승계
약정의 범위 내에서 유효하다
- 다만 직무발명에 대한 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등의 승계 또는
전용실시권 설정과 정당한 보상금의 지급이 동시이행의 관계에 있는 것은
아니다
7

8. 대법원 판결
- 종업원의 모든 발명에 대한 예약승계 약정은 “직무발명”에 대한 예약승계 약정의
범위에서만 유효함
- 예약승계 규정이나 약정이 있는 경우 기간 내 사용자의 일방적인 승계의사 통지에
의하여 특허받을 수 있는 권리가 사용자에게 승계되고, 사용자는 직무발명에 대한
종업원의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대해
종업원이 가지는 권리의 지분을 가짐
- 직무발명에 대한 예약승계 규정이 있는 경우, 종업원은 직무발명 내용에 대한
비밀을 유지한 채 사용자에게 승계해줄 의무를 부담하는바, 종업원이 직무발명에
대해 특허받을 수 있는 권리를 사용자에게 알리지 않고 제3자에게 이중양도한 경우,
종업원은 업무상 배임죄의 죄책을 짐
> 민사상 불법행위 손해배상책임도 인정될 것임
8

9. 대법원 판결
- 예약승계 약정에 따라 사용자가 승계 의사를 통지한 때 비로소 승계 효력
발생함
- 승계가 되기 전에는 발명자인 종업원이 원시적으로 직무발명에 대한 권리를
가지므로, 직무발명을 승계하지 않고 타인에게 양도 등 한 경우에도 직무발명
내용 공개가 영업비밀 침해로 될 수는 없음
> 민사상 영업비밀 침해행위에 대한 금지청구는 불가능할 것임
- 다만 발명진흥법(직무발명내용 공개금지) 위반죄 또는 직무발명에 내재한
개개의 기술정보의 공개에 대한 부경법 위반죄(영업비밀누설)는 인정될
가능성이 있음
> 개개의 기술정보에 대한 특정 필요
9

10. 2. 공동개발계약 해제 및 손해배상
10
 서울고등법원 2012. 6. 1. 선고 2011나94952 판결
 전력선을 통하여 AV 데이터통신이 가능한 SOC를 제작하여 화상전화, 가전제품
간의 통신 등에 사용할 수 있는 제품을 만들기 위하여 A회사가 B회사와 함께
AV코덱이 내장된 PLC PHY/MAC 칩을 공동으로 개발하는 과정에서 발생함
 B회사는 PLC칩을 독점적으로 생산할 권리를 가지고 A회사는 PLC칩을 우선적
으로 공급받을 권리를 가지는 계약을 체결
 A회사는 2007. 6. 18.부터 2008. 4. 20.까지를 기한으로 B회사와 AV코덱 내장
형 24Mbps급 PLC(전력선통신) PHY/MAC 칩(PLC칩)의 공동연구개발 협약을
체결함

11. 공동개발계약 주요조항
11
제5조 (공동개발 일정 및 기간)
1) 양사는 PLC칩의 공동개발을 위해 2007. 6. 18.부터 2008. 4. 20.까지 총 10개월 간
협력한다
2) 본 개발 기간은 양사의 합의 하에 단축 및 연장할 수 있다.
제6조 (지적재산권 및 영업판매권의 소유)
1) PLC칩은 B회사가 개발 중인 전력, 산업계통자동화 및 VoIP용 칩셋을 기반으로 하
여 응용 개발되는 제품이다.
2) B회사는 PLC칩에 대한 소유권을 보유한다. 다만, 본 공동기술 개발 중 획득한 AV
관련 기술 및 제품, 소프트웨어에 관한 지적재산권은 A회사와 B회사가 공동소유하고,
B회사는 본 개발 제품을 독점 생산하여 원고에게 우선적으로 공급한다.
3) A회사와 B회사는 PLC칩의 공동개발의 결과물에 대한 영업 및 판매권을 공동 소유
한다.

12. 계약 조항
제7조 (개발비용)
1) B회사는 PLC 칩 개발에 필요한 제6조 1)항 기반 칩셋 개발에 총 20억여 원을 투입한
다.
2) A회사는 PLC 칩 개발에 필요한 영상 압축 코덱 관련 IP를 라이센싱하기 위한 비용
(총 6억원, 부가가치세 미포함)을 부담한다. B회사는 A회사의 비용 집행 전에 관련 업
체와의 계약 내용을 제시한다.
제10조 (계약의 해지 및 해제) 다음 각 항의 경우에는 본 협약을 해지 또는 해제할 수 있다.
1) 당사자 중 일방이 본 협약의 내용을 위반하였을 경우
4) B회사의 귀책사유로 PLC 칩 개발이 중지되고 이로 인하여 본 협약이 해지된 경우에
B회사는 A회사가 지급한 IP라이센싱 비용을 해지일로부터 30일 이내에 원고에게 반환
하여야 한다.
5) 일방의 귀책사유에 의하여 본 협약이 해지되는 경우 이로 인한 상대방의 손해를 배
상해야 한다.

13. 공동개발 실패 및 계약해제
13
 A회사 2007. 7. 27.과 2008. 1. 4. 합계 66천만원을 B회사를 통하여 IP 라이센싱
회사에 지급함
 B회사는 2008. 10.경 1차 결과물을 완성하였으나 제대로 작동하지 않았고 2010.
7.경 2차 결과물을 완성하였으나 협약에서 정한 기술 수준에 이르지 못하였음
 A회사는 개발지연에 대한 계획 및 대책을 마련하고 손해배상도 요구하였으나 B회
사는 2010. 9. 2. A회사에게 2011. 1. 30.까지 개발을 완료하겠다고만 답변
 A회사는 2010. 9. 7. B회사에게 손해배상이 없는 답변은 수용할 수 없다고 통보하
고 2010. 9. 16. 이 사건 협약을 해지한다고 통지
 손해배상청구소송 제기 + B회사는 2심 재판의 변론종결(2012. 5. 11)까지도 PLC
칩 개발에 성공하지 못함

14. 서울고등법원 판결 – 계약해지
14
손해배상 등을 청구하기 위해서는 적법하게 계약이 해지되어야 함
2010. 9.경까지 PLC 칩 개발은 객관적으로 실패하였으므로 B회사는 그 의무를 위반하
였고, A회사가 2010. 9. 16. 위 의무 위반을 이유로 본 협약 제10조 제1항에 따른 해
지 통지에 의하여 이 사건 협약은 그 무렵 적법하게 해지됨
[근거]
1) A회사는 그 의무인 AV관련 기술사양의 전달, 영상 코덱 IP 라이센싱 비용 6억원
지급 등을 모두 이행
2) B회사는 본 협약의 개발 만료 기한인 2008. 4. 20.까지 PLC칩을 개발하지 못함
3) B회사는 원래 개발 만료일로부터 약 2년 5개월 후인 A회사의 해지 통지일(2010.
9. 16.)까지도 PLC 칩 개발에 대한 구체적이고도 확실한 전망을 내놓지 못하고 있었
고 2심재판의 변론종기까지도 PLC칩을 개발하지 못한 점

15. 판결: 손해배상범위 – 통상손해 + 특별손해
15
 법원은 A회사가 본 협약이 이행되리라고 믿고 지출한 IP라이센싱 비용
6억원은 통상손해에 해당하므로 원고는 피고에 대하여 이에 대한 배상
을 구할 수 있다고 판결.
 다만, A회사가 개발실패로 인해 입었다고 주장하는 사업상 손해는 특
별손해로써, A회사가 예측한 비디오폰 소비시장의 반응 및 총매출액의
정확성을 인정하기 어렵고, 달리 A회사가 비디오폰을 생산 판매함으로
써 영업이익을 얻었을 것이라는 점은 인정할 수 없다고 판결

16. 해지통지 후 상반된 행위에 대한 평가
16
법원은 아래와 같이 이미 해지된 본 협약을 부활시키기 위한 A회사의 확정
적 의사표시가 있었다고 보기 어렵다고 판단
1) 법원은 A회사 직원이 해지 통지일인 2010. 9. 16. 이후에도 B회사와 사
이에 이메일을 교환하고 이 사건 칩 개발을 협의하였고, 2011. 1.경 3차 결
과물 시연에 참석한 사실 인정
2) 그러나 B회사가 당초 예정된 개발만료일로부터 2년 5개월이 지나도록
구체적인 전망을 내놓지 못하자 A회사는 개발의 지연으로 본 협약을 해지
하였고, 현재까지도 PLC칩 개발에 성공하지 못하였다는 사실과 함께 A회
사가 2010. 11. 26.경 B회사에게 위 이메일 교환이나 협의 등은 A회사의
공식 입장이 아님을 통지한 바가 있음

17. 관련 대법원 판례
대법원은 계약이 해제된 후에 계약당사자의 일방이 그 계약목적물
을 받은 경우에는 특별한 사정이 없는 한 당사자 사이에 해제된 계
약을 부활시키는 약정이 있었다고 해석함이 상당하나,
매매계약이 적법하게 해제된 후 당사자가 매매계약이 해제되지 아
니하였음을 전제로 한 언동을 하였다고 하더라도 그것이 이미 해제
된 이 사건 매매계약을 부활시키기로 하는 새로운 합의로 인정되지
않는 한 매매계약이 해제되지 않았다고 할 수는 없다고 판결

18. 실무적 대응방안
18
 공동연구개발이 당초 목적을 달성하지 못하고 중도 해지 경우에 손해를 입
은 당사자는 통상손해(계약의 이행을 믿고 투자한 IP라이센싱 비용 등)의
경우는 용이하게 배상을 받을 수 있으나,
 특별손해(제품개발에 실패하여 시장을 선점하지 못하고 제품을 판매하지
못함으로써 발생한 손해)는 인정받기 힘듬
 실무적으로, 통상손해를 넘어 특별손해까지 책임을 지우려면 제품개발이
지연될 경우에 일정한 금액을 배상하기로 하는 손해배상 예정 규정을 포함
시키는 방안이 바람직함
 손해배상의 예정 규정을 통해 상대방도 계약을 이행 가능성을 철저히 검토
하게 될 것이므로 공동개발의 성공가능성을 오히려 높일 수 있음

19. 3. 신약 공동연구개발계약 분쟁
1. 관계자: 독일 X사 대표이사 연구원 A, 한국 Y 사 소속 연구소장 B, 한국 Z사 대표이사 C
2. 외국학회에서 A와 B가 만나 비소대사체(Sodium Meta Arsenite) 화합물의 특정
암치료 효능 관련 아이디어 교환, B는 귀국 후 Z사 대표이사 C와 공동연구
계약체결, 프로젝트 진행 및 A에게 효능 효과 확인실험 의뢰
3. 그 결과를 활용하여 B, C를 공동발명자로, B, C, Z사를 공동 출원인으로 1차
특허출원 (발명자 중 A는 없음), B는 Y사를 퇴직하고 Z사의 연구소장으로 이직,
PCT 출원 및 미국, 유럽 등 국내단계 진입 심사진행
4. B와 C 분쟁 발생, 연구소장에서 해임, 미국 로펌으로부터 B와 C는 발명자 인정되지
않는다는 의견서 받음. C는 1/3 지분 포기 및 Z회사의 단독 소유 주장, B에서 지분
포기 요구, 각국에서 발명자 정정 등 절차진행, B의 반발로 쟁송 확대

20. 공동발명자 및 계약해지 등 쟁점
5. 2차 PCT 출원 – 독일인 A를 발명자로, Z사의 해외법인을 출원인으로 함.
6. Z사 – 단독 소유를 이유로 특허 공유자 B의 공유지분 무효심판 제기, 대법원 각하 결정
- 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2432 판결 : 특허심판원, 특허법원, 대법원은
일관되게 공유자의 일부 지분 무효심판은 허용되지 않다고 심결 및 판결.
특허무효심판은 특허자체의 유무효 판단, 특허권 자체의 유무효가 아닌 그 내부적
지분에 관한 분쟁은 특허심판이 아니라 민사소송 대상이라 판결
7. 공동연구개발 및 특허공유 계약해지 관련 민사소송 1심 판결 - 서울중앙지법
2008가합60921 판결 : B는 공유 특허권자 확인 + 출원 단계의 공동 출원인 +
계약위반으로 인한 특허공유 및 공동개발 계약의 해지 + 공동개발계약의 해지 시 Z사
및 C의 후속 연구금지조항에 따라 연구개발 금지명령

21. 주요 계약조항 – 주식회사 갑, 대표이사 을, 연구소장 병

22. 주요 계약조항

23. 특허 라이선스 계약23

24. 라이선스 대상특허 특정 예문
1. “PATENTS” shall mean the patents and patent applications as shown in
Appendix II hereto and any other patents and patent applications
necessary for the manufacture, use or sale of the COMPOUNDS and/or
LICENSED PRODUCTS now owned or hereafter owned by SHIONOGI or
its AFFILIATES, or which SHIONOGI or its AFFILIATES is empowered to
license, in the TERRITORY, and including any extension, division,
continuation, continuations-in-part, reissue, supplementary protection
certificate and the like of any of them.
2. "Patents" means all patent applications heretofore or hereafter filed or
having legal force in any country, all patents that have issued or in the
future will issue therefrom, and all additions, divisions, continuations,
continuations in-part, substitutions, reissues, extensions, registrations,
patent term extensions, supplementary protection certificates and
renewals of any of the above.

25. 1. 분쟁사례: 후등록특허 포함여부 – 노란색과 녹색 사이

26. 라이선스 대상특허 범위
 License 계약서의 대상특허 정의 : '250 특허 (노란색) + "including any
continuation, continuation-in-part and divisional patent applications that
claim priority to '250 특허”
 쟁점: 계약체결 후 등록된 '216 특허(녹색)와 '122 특허(녹색)가 라이선스 대상
특허범위에 해당하는지 여부 + (특히, 청색 ‘357 가출원에 대한 우선권 주장을
매개로 해서…)
 미국 CAFC 판결: (1) 라이선스 계약문언상 대상특허에 해당하지 않음. (2) 묵시
적 라이선스도 인정되지 않음 - No Implied License 조항 근거 “Endo does
not grant to Actavis . . . any license, right or immunity, whether by
implication, estoppel or otherwise, other than as expressly granted
herein.”

27. No Implied License 조항의 중요성
 "No Other Rights. No rights, other than those expressly set forth in
this Agreement are granted to either Party hereunder, and no
additional rights will be deemed granted to either Party by
implication, estoppel, or otherwise. All rights not expressly granted
by either Party to the other hereunder are reserved.“
 상충되는 조항의 존재 등 애매한 경우 의사 해석의 근거로 작용
 위 CAFC 판결에서도 가장 중요한 판단 근거로 사용됨
 처분문서 계약서에 명시한 문언의 위력 !

28. 3. 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011도4645 판결
 사실관계 및 쟁점
 특허권자 회사로부터 “공기정화제” 특허권에 대하여 전용실시권 설정계약
+ 계약서에서 특허권자 회사에 대해 “귀사의 승낙 없이 특허를 임의대로
사용하지 않겠다”는 권리제한 조항 포함
 특허등록원부에 전용실시권 등록 but 계약서 제한사항 등록하지 않음
 전용실시권자는 특허권자의 승낙 없이 임의대로 특허권 실시
 특허권자는 전용실시권 계약위반 + 전용실시권 설정계약범위 외의 실시행
위는 특허침해라고 주장
 대법원 판결: 특허권 전용실시권자의 license 계약위반 행위와 특허권 침해
여부는 독립적으로 판단해야 함

29. 대법원 판결
 “특허법 제101조에서 “전용실시권의 '설정, 이전(상속 기타 일반승계에 의한
경우를 제외한다), 변경, 소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한'
은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다”고 규정하고 있는 바,
 설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하
지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지
않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도,
 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가
성립하는 것은 아니다.
 전용실시권 설정계약상의 제한사항을 등록하지 않은 경우, 그 제한을 위반하여
특허발명을 실시한 전용실시권자에게 특허법 위반죄가 성립하지 않는다.”

30. 서울고등법원 2006나76103 판결 (확정) 사례
 사실관계: 특허권자 X와 실시자 Y는 특허에 대한 전용실시권 설정 및 기술지원
계약, 계약 조건: 일시금 2억원+ 경상 실시료 매출액의 1% 등 약정. 실시자 Y는
계약과 동시에 특허권자에게 기술이전 대가로 2억원 지급 완료.
 그 후, Licensor 특허권자 X사에서 Y사에 기술자 파견 및 기술지원 + 후속 연구
개발 진행 + 그 결과 개량발명 완성 but Y사 단독 명의 특허출원 및 등록
 Licensee Y사는 개량기술을 실시하기로 결정 + 실시기술 변경으로 인해 실시대
가 중 경상 로열티 액수에 관한 분쟁 발생
 Y사 라이선스 대상특허에 대한 무효심판 청구 + 소극적 권리범위확인심판 청구
 라이선스 대상특허 무효심결 확정 + 실시기술은 대상특허의 권리범위에 속하지
않는다는 소극적 권리범위확인심판 심결 확정
30
4. 특허 라이선스 후 개량발명 실시 + 특허무효

31.  관련 쟁점 예시
1. 특허기술을 대상으로 한 라이센스 계약의 존속 중에 대상 특허권이 무효로
되었다면 라이센시는 약정한 실시료를 그대로 지급해야 하는가?
2. 대상 특허권 중 일부 특허가 무효로 된 경우 또는 대상 특허의 복수개의
청구항 중 일부 청구항이 무효로 된 경우 그에 상응한 실시료 감액은
가능한가?
3. 특허출원 중인 기술을 대상으로 한 경우 특허등록을 하지 못한 경우, 또는
최초의 청구범위보다 훨씬 좁은 범위의 특허등록을 받은 경우 최초 약정한
실시료 액을 조정할 수 있는가?
4. 대상 특허가 무효로 된 경우 특허권자에게 이미 지급한 실시료를 반환
받을 수 있는가?
5. 특허기술과 노우하우 등을 대상으로 하는 경우에는 어떻게 달라지는가?
특허무효와 라이선스 계약 관련 쟁점
31

32. 계약설 논리
 라이센시의 사실적 이익향유사실에 주목: 특허권이 무효로 확정될 때까지 특허
의 배타적 독점적 효력이 사실상 유효하게 통용되는 상태에서 실시권자는 특허
권을 활용하여 시장에서 특허로 인한 경제적 이익을 정상적으로 향유함.
 특허권자의 급부이행 여부: 실시권자에게 특허권 실시에 관한 급부의무를 이행
한 것으로 봄. 특허권 무효의 소급효에도 불구하고…
 계약당사자는 특허유효를 전제로 계약상의 채무이행을 포함하여 영업활동을 정
상적으로 했을 것이므로, 적어도 무효가 확정되기 전까지 대상 특허는 공정력을
갖는다고 봄.
 결론: 특허의 효력 상실이라는 자연발생적 요건 사실은 무효심결 확정시에 발생
함. 적어도 계약법 측면에서 실시계약에 소급적 무효의 효력이 적용되어서는 안
된다는 입장.
32
 특허무효와 약정 실시료 지급의무

33. 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666 판결
 특허발명 실시계약 대상특허가 무효로 확정되면 특허권은 처음부터 없었던 것으로
간주된다.
 그러나 특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여
특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라
특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 의하여
제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면,
 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한
특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명
실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는
없고,
 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게
된다고 보아야 한다.

34. -계속-
 따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허
발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명
실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약
에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이
유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반
환할 의무가 있다고 할 수 없다.
 특허는 그 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을
감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약의 대상인 특허의 무효가 확
정되었더라도 그 특허의 유효성이 계약체결의 동기로서 표시되었고 그것이
법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유
로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다.

35. 5. 수원지법안산지원 2012가합7806 판결 사례
 Licensor 국책연구소는 국가연구개발성과에 대해 특허출원 후 Licensee 회사와 기술
이전 License 계약 체결
 특허등록 성공 + 전용실시권 등록
 Licensee 회사에서 대상특허 무효심판 청구 + 특허무효 확정
 Licensee 주장 : 특허권 전용실시권 설정계약인데 대상특허 무효심결 확정되었고, 실
제 특허기술을 실시하지도 않았음. 계약상 기술료 지급의무 없음.
 쟁점: 특허무효 관련 쟁점 + 라이선스 대상 기술범위를 특허권리범위로 제한할지 아
니면 그 범위를 넘어선 관련기술까지 포함하는지 여부
 1심 판결: 계약서 정의규정에서 "이 사건 연구과제를 통해 개발된 기술, 출원 중인 발
명특허 기술에 관련된 사항"으로 정한 것 중시, 라이선스 대상기술은 특허권에 한정되
지 않고 그와 관련된 기술내용을 포함한 것으로 해석됨. 특허무효 확정에도 불구하고
계약서 약정에 따른 경상 기술료 (약 58억원) 중 일부 청구한 12억6천만원 지급 명령

36. 주요 계약조항

37. 주요 계약조항

38.  화해와 특허무효
- 화해계약 : 특허의 유무효에 관하여 다투던 당사자가 실시료를 지급하고 발명
을 실시하기로 화해계약 체결 -> 그 후 특허가 무효임이 확정
- 민법 제733조 : 화해계약은 당사자의 자격이나 화해의 목적인 분쟁이외의 사
항에 착오가 있는 때를 제외하고는 착오를 이유로 취소하지 못한다.
=> 특허의 유무효는 분쟁의 대상이 되었던 사항 그 자체이므로 실시권자는
착오를 이유로 화해계약의 취소 불가 = 기지급 실시료 반환청구 및 장래
실시료 지급 거절 불가
 화해계약 내용대로 당사자 의무 발생
 참고: 특허분쟁 화해종결의 효과
38

39. 라이선스 후 개량기술 문제39

40. 40
1. 개량발명 계약조항 사례
<정의조항>
“개량발명”은 “갑” 또는 “을”이 “000”을 이용 또는 개량하여 얻은 새로운 발명으로서,
“000”의 전부 또는 일부를 포함하는 기술을 의미한다.
제5조 (개량발명에 관한 권리) “갑” – licensor, “을” – licensee
가. (1) “개량발명”이 “갑”의 독자적 노력에 의해 개발된 것이면 그 “개량발명”에 대
한 모든 권리는 “갑”의 소유로 한다.
(2) “갑”이 단독으로 개발한 “개량발명”을 “을”이 실시하고자 할 경우 “갑”과 “을”은
추가 협의를 통해 로열티 등의 조건을 협의해야 하며, 만일 협의가 결렬될 경우 “을”은
그 “개량발명”을 실시할 수 없다. 다만, 이 경우에도 “을”은 본 계약에 따라 “000”을
계속 실시할 수 있다.

41. 41
– 계속-
나. (1) “개량발명”이 “을”의 독자적 노력에 의해 개발된 것이면 그 “개량발
명”중 “000”을 제외한 권리 부분에 한 해 “을”의 소유로 한다. 이 경우 “을”
은 “갑”에게 그 “개량발명”에 대해 국내외에서 유상으로 실시권을 허락해야
한다. 다만, 여기에 언급된 유상 실시료는 “갑”과 “을”이 별도로 협의하여 정
하며, 합의가 되지 아니할 경우 법원의 조정, 결정 또는 판결에 따른다.
(2) “을”이 “개량발명”을 독자적으로 개발하여 이를 실시한다고 하더라도
“000”을 실시하는 데 따른 로열티 지급의무가 면제 또는 감경되는 것은 아니
다. 따라서, 이 경우에도 “을”은 “갑”에게 “000”을 실시하는 데 따른 로열티
는 계속 지급하여야 한다.

42. 42
- 계속 -
다. (1)“개량발명”이 “갑”과 “을”의 공동 노력에 의해 개발된 것이면 그 “개량발명” 중
“000”을 제외한 부분에 대한 권리는 “갑”과 “을”의 공동소유로 한다. 이 경우 “개량발명”
은 “갑”과 “을”의 영업비밀로 관리하는 것을 원칙으로 하되, 서로 합의할 경우 공동명의로
특허 등의 등록 가능한 지적재산권으로 출원․등록할 수 있다.
(2)“개량발명”을 위와 같이 공동 소유하는 경우 “갑”과 “을”은 상대방에게 실시료를 지급
함이 없이 국내외에서 “개량발명”을 자유롭게 실시할 수 있다. 다만, 이 경우에도 “을”은
“갑”에게 “000”을 실시하는 데 따른 로열티는 계속 지급하여야 한다.
(3)“개량발명”을 위와 같이 공동 소유하는 경우 “갑”과 “을”은 상대방의 사전 서면 동의
없이 “개량발명”에 대한 권리를 제3자에게 매도, 실시 허락하거나 담보로 제공하는 등의
처분행위를 할 수 없다.
(4)“개량발명”을 공동 소유하는 경우 그에 대한 보존행위 및 관리행위는 특허법상 공유특
허에 관한 법리에 따라 해결하며, 보존행위 및 관리행위에 필요한 비용은 공동 부담한다.
다만, 공유자 중 1인은 그 지분을 포기하고 비용부담에서 면책될 수 있다.

43. 43
실무적 쟁점 및 대응방안
• 실무적 쟁점
• 개량기술 완성을 알 수 있는지
• 무엇을 개량발명으로 볼 것인지, 개량발명 또는 개량기술 판단기준과 절차
• 개량발명에 대한 권리귀속은 어떻게 결정할지, 특허권 등 권리확보방안은?
• 공동개발인 경우 지분배분은 어떻게 할 것인지 등등
• 실무적 대응방안
• 당사자가 기술개발 진행상황을 정기적으로 협의 또는 보고하는 방안
• meeting/conference, report/notice 등 communication channel 공식화
• R&D collaboration agreement 체결 시 development 조항 활용
• Joint Steering Committee 구성 + 주기적 보고 + 검토 및 결정

44. 2. Wisconsin 대학 v. Xenon사 후속연구성과 분쟁
 1999년 Wisconsin 대학 연구진 SCD 저해화합물의 콜레스테롤 저하 효능 발견
 2000년 Wisconsin 대학 연구결과에 대한 provisional patent application 출원
 그 후 2000년 중 캐나다 제약회사 Xenon에서 Wisconsin 대학교수를 포함한 연구진과
콜레스테롤 저하 효능의 신약개발에 관한 공동연구개발 추진
 공동연구개발을 진행하여 다수 신물질의 효과 확인 + Xenon - RCOA 상의 option 행
사, 대학과 exclusive license agreement 체결
 2001년 연구성과에 대한 공동 특허출원 - provisional patent application 우선권 주장
 Xenon은 대학 아닌 외부 전문 연구기관과 수천개의 화합물의 약효를 확인하는 연구개
발 프로젝트 진행 + 그 중 효능 뛰어난 PPA 군 화합물 (20여개)을 Wisconsin 대학 연
구원에게 보내 효능 재확인 + Xenon은 PPA 군 화합물 단독 특허출원

45. -계속 - Wisconsin v. Xenon
Xenon은 단독 특허출원한 PPA을 3,4년이 지난 후 Novartis에 신약후보물질로 기술이전
및 license 계약 체결
PPA는 2001년 Wisconsin 대학과 공동 출원한 선행 특허출원의 청구범위에 속하는 상황
Wisconsin 대학 주장 : Xenon의 후속 연구성과물에 대한 단독 특허출원 기술내용도
RCOA 후 체결된 exclusive license 적용, sublicense 해당, sublicense fee 지불 의무
Xenon사 주장 : (1) 후속 연구성과물은 독자 개발 결과물, (2) 선행 특허범위에 속한다고
하더라도 미국법상 공동 출원인의 권리 범위 - 타 공유자의 동의 없이, 또한 타 공유자에게
수익 배분의 부담 없이 자유롭게 공유 특허발명을 양도 또는 라이선스를 할 수 있음
 미국법원 1심과 2심 판결 – Xenon 계약위반 인정
 특허법에 따른 공유자의 권리보다 계약조항이 우선 적용됨

46. 라이선스 후 대학교수 연구용역계약
• 실무적 쟁점
• 계약 당사자 문제 - 대학 또는 산학협력단과 계약하지 않고 교수 개인과 계약
• 대학 산단, 대학 교수, 실시회사의 3자 계약에서 대학교수의 계약상 지위
• 개량발명인 경우 대학교수가 발명자인지 여부, 대학교수가 개량발명의 발명자인 경우 권리귀속 문제
• 직무발명의 보고 및 승계절차, 배임 등 불법행위 성립 가능성
• 특허법상 공동발명의 공동출원의무 위반 및 무효 가능성
• 안식년 휴가 (Sabbatical Leave) 또는 이중소속의 경우 복잡한 문제
• 실무적 대응방안
• 대학교수는 대학소속 종업원 지위, 직무발명 관련 법률문제 검토 필수
• 특별한 사정이 없는 한 대학의 직무발명 보고 및 승계 의무 있음.
• 대학 산단 직무발명에 대한 사용자(승계권리자) 지위에서 대학교수 공동발명자의 지분 승계권 보유
• 선행 License 계약서의 개량기술 등 관련 규정의 적용여부 검토 필수

47. 라이선스 GRANT 조항47

48. 1. Grant of License 조항 예문
Article 2. Grant of Licenses
2.1 SHIONOGI hereby grants to ZENECA, during the term of this Agreement, an exclusive
license to manufacture, have manufactured, use, have used, distribute, have distributed,
sell and have sold to SUBLICENSEES the COMPOUNDS and to develop, have developed,
manufacture, have manufactured, use, have used, distribute, have distributed, market,
have marketed, sell and have sold the LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY under the
PATENTS and KNOW-HOW. It is the intention of both PARTIES that the COMPOUND to be
principally developed and commercialized by ZENECA is S-4522. The PARTIES understand
that the provisions of this Agreement are made based upon such intention. In the event
that ZENECA intends to develop the COMPOUND(S) other than S-4522, ZENECA shall so
inform SHIONOGI in writing and the PARTIES shall negotiate in good faith necessary
modifications of the provisions of this Agreement including but not limited to the
modifications of the provisions of Article 3.1, the DEVELOPMENT SCHEDULE stipulated in
Article 3.3, the minimum royalties stipulated in Article 4.5, and the representation and
warranty of SHIONOGI provided in Article 9.5.

49. 2. 재실시 - sublicense 관련 조항 예문
 계약기술의 실시허락 조항 : “산학협력단”은 “실시자”에게 본 계약의 조건에 따라 계약
지역에서 “계약기술”을 독점적으로 실시할 권리("전용실시권")를 허여한다.
 표준적 부수 조항 : “실시자”는 “산학협력단”의 사전 서면동의 없이 제3자에게 본 실시
권의 재실시권을 제공할 수 없다. “실시자”는 “산학협력단”의 사전 서면동의 없이 제3자
에게 본 실시권을 양도할 수 없으며, 본 실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.
 정의 규정 : “재실시”라 함은 “실시자”가 제3자에게 “계약기술”에 대한 실시권 또는 지
식재산권을 전부 또는 일부 허여하거나 양도하는 행위를 말하고 “실시자”로부터 “계약
기술”의 전부 또는 일부 실시허락 또는 지식재산권을 양도받거나 “계약제품”을 제조 또
는 판매할 권한을 허여 또는 양도받은 자를 “재실시자”라 한다.
 재실시 허락 규정 : “실시자”가 사전에 서면으로 “산학협력단”의 동의를 얻어 제3자에게
"계약기술"의 “재실시”를 허여한 경우, 제3자로부터 지급받은 대가를 첨부한 표 1에 기
재한 비율로 각 분배한다.

50. 영문계약서 sublicense 조항 예문
2.2 ZENECA shall have the right to grant sublicenses, under the
licenses granted in Article 2.1, to its AFFILIATES and to any other
parties in the TERRITORY. ZENECA hereby guarantees that all of its
SUBLICENSEES will comply with all terms and conditions of this
Agreement as if such SUBLICENCEES were a party to this
Agreement. ZENECA shall promptly inform SHIONOGI in writing of
the name of any party to which ZENECA grants a sublicense
pursuant to Article 2.2.

51. Exclusivity 보장 조항 예문
2.4 SHIONOGI covenants that neither SHIONOGI nor any of its
AFFILIATES will develop, manufacture, use, distribute, market or sell
the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY during
the term of this Agreement. SHIONOGI further covenants that
neither SHIONOGI nor any of its AFFILIATES will, during the term of
this Agreement, grant a license to any AFFILIATE or any other party
to develop, have developed, manufacture, have manufactured, use,
have used, distributed, have distributed, market, have marketed, sell
and have sold the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS in the
TERRITORY under the PATENTS and KNOW-HOW.

52. 독점계약의 Risk 및 대응방안
 필요성 : 독점권 보장 없는 한 사업성 확보 어려운 경우
 RISK : 특허권 전용실시권 설정 라이선스 계약: 실시자 licensee의 최소 판매수량 또는 최소
로열티 지급액 약정 없는 경우 - 특허권자 본인 실시불가 + 제3자 실시허락도 불가, 특허권자
licensor 수익확보 방안 없음
 공동개발 및 독점공급계약 또는 독점판매계약: 독점공급 가격조건이 맞지 않거나 수요를 맞추
지 못하는 경우, 시장가격 또는 제3자 공급가격과 차이가 많은 경우 – 완제품 경쟁력 확보 불
가 + 사업성 결여로 계약이행 불가능
 대응방안 : 최소 수량 또는 최소 로열티 보장 조건 부가 + 조건 미성취에 따라 계약 해제, 해지
OR 독점조건을 비독점 조건으로 변경 가능하도록 규정
 예문: "라이센시 실시자는 특허 실시대가 중 경상로열티로 판매량의 3% 또는 연 총 *억원 중
많은 금액을 라이센서 특허권자에게 지급한다. 라이센시 실시자가 위 특허실시대가를 지급하
지 못한 경우 라이센서 특허권자는 제3자에게 본 계약 대상특허의 실시를 허락할 수 있다. 이
때 제3자에 대한 실시허락은 통상실시권 허여로 한다."

53. 3. 최근 계약실무 - Option 계약 조항
Option is “a promise which meets the requirements for the formation of
a contract and limits the promisor's power to revoke an offer."
(Restatement (2nd) of Contracts § 25 (1981))
- 계약의 성립요건 충족 + 상대방 청약자의 청약 취소권 제한
- 옵션을 보유한 일방 당사자에게 상대방의 청약에 대한 승낙, 권리 취득, 추가적인
계약 체결 등의 권리를 유보
> 일종의 선택권을 유보하는 조건부 계약
- 관련 용어: 옵션 보유자(optionee/beneficiary) - 상대방(optionor/grantor)

54. Option 계약의 사용례
- 금융거래
> 콜옵션: 특정 대상물을 만기일 전에 미리 정한 가격으로 매도자로부터 살 수
있는 권리를 보유하도록 하는 계약
> 풋옵션: 특정 대상물을 만기일 전에 미리 정한 가격으로 매수자에게 팔 수 있
는 권리를 보유하도록 하는 계약
> 프리미엄: 옵션 매수 대금
- IP 라이선싱, 공동연구개발 등
> 기존의 단순한 계약 조항으로는, 기술내용이 복잡, 고도화되고 기술개발에 고
액의 투자를 필요로 하는 현 상황에 대응하기 어려움
> 특히 공동연구개발계약의 경우, 마일스톤(milestone) 방식의 기존 계약 조항을,
주된 계약내용에 Option 계약을 부가하는 형태로 대체

55. IP 관련 Option 계약의 형태
- Stand-alone option 계약
> 특정 옵션(i.e. 특정 특허에 대해 라이선싱받을 수 있는 권리에 대한 옵션)의 허여만을 계약의 내용으로
하는 형태
- Option and Evaluation 계약
> 컴퓨터 소프트웨어 분야에서 흔히 사용됨
> 일정 기간 동안 시험 사용해 보고, 라이선싱을 할 지 여부를 결정할 수 있는 권리를 유보
- Research Collaboration and Option 계약
> 공동연구개발에 있어 그 결과물에 대한 특허권 등 IPR을 일방 당사자가 획득할 수 있는 권리를 유보하
는 형태
> 공동연구개발을 여러 단계로 나누어, 일방 당사자가 현재까지 진행된 공동연구개발의 결과를 심사한
후 후속 단계로 나아갈 지 여부를 결정할 수 있는 권리를 유보하는 형태 등
- 기타 라이센시가 라이센서의 개량발명에 대한 권리를 갖도록 하거나, 라이센서가 라이센시의 개량발명에
대한 권리를 갖도록 하는 조항도 일종의 Option 계약임

56. Milestone vs Option
- 공동연구개발계약은 주로 MOU 체결 + 본 계약의 마일스톤 설정 방식 채택
> 연구 진행 단계에 따라 개발비를 단계적으로 지급, 단 해지사유가 없는 한 처
음부터 개발의 완성을 전제로 한 것으로서 개발비 총액 지급이 예정되어 있음
> 특히 투자자 입장에서는 상당한 리스크를 감수할 수밖에 없었음
> 역으로 투자를 받는 학교나 기업 입장에서는 법적 구속력 없는 MOU 체결 이
후 본 계약으로 나아갈 때까지 불안한 지위에 놓임
- 최근 재주 사용하는 대안: 옵션 계약
> 본격적 공동연구개발(또는 라이선싱) 관계를 시작하기 전에, 투자자나 라이센
서가 feasibility를 test해보고 진행 여부를 결정할 수 있는 옵션을 부여함
<사례1 - 공동연구개발을 위한 본 계약 또는 라이선싱을 위한 본 계약의 체결로 나아갈
수 있는 option을 일방에게 부여한 경우>
옵션 보유자가 사전에 feasibility를 test함 -> 옵션 보유자가 통지(+금원지급)로써 옵션을
행사 -> 다른 당사자는 옵션 계약에 구속됨 -> 공동연구개발을 위한 본 계약 또는 라이선
싱을 위한 본 계약을 체결할(또는 본 계약의 교섭에 응할) 의무 발생

57. 마일스톤 방식 vs Option 계약 (2)
> 공동연구개발 과정을 여러 단계로 나누고, 각 단계의 완성시 그 결과
물인 IPR을 획득할 수 있는 권리 또는 다음 단계로 진행할 수 있는 옵
션을 일방 당사자에게 유보함
<사례2>
1 단계 완성 -> 옵션 보유자의 연구개발 성과 심사 -> 옵션 보유자가 통지(+
금원지급)로써 옵션을 행사 -> 다른 당사자는 옵션 계약에 구속됨 -> 1단계 산
출물에 관한 특허권에 대하여 실시권을 설정해 주거나 공동 출원할 의무 발생 /
2단계 개발도 옵션 보유자와의 공동연구개발로 진행해야 할 의무 발생

58. 대법원 2003. 4. 11. 선고 2001다53059 판결
“어느 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대
내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한
이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원
칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행
위를 구성한다”라고 판시.
(i) 어느 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기
대 내지 신뢰를 부여하여, (ii) 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도,
(iii) 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면, 신의성
실의 원칙을 위반하여 불법행위 책임을 구성하게 될 것임.
참고: 대법원 판결 – 계약체결 무산 및 손해배상 책임

59. 4. 라이선스 후 독자개발 – Eli Lilly v. Emisphere
- Eli Lilly v. Emisphere Technologies (S.D. Ind. 2006)
- 제약 startup인 Emisphere의 “carrier” 화합물은, 단백질이 아미노산으로 분해되
지 않도록 보호하면서, 동시에 소화기관 벽을 통과하여 혈관으로 흡수될 수 있도
록 하는 획기적인 화합물이었음
- Emisphere에서 진행하던 carrier 화합물 연구의 전망이 밝다고 본 Eli Lilly는, 당
시 Eli Lilly가 골다공증(osteoporosis) 치료제로 개발중이던 Parathyroid
Hormone (PTH)을 경구투여할 수 있는 방법을 개발하기 위하여 Emisphere와
협력하기로 하고 계약을 체결함
- 그러던 중 Eli Lilly가 자체 연구팀을 비밀리에 만들어 관련 연구를 독자 진행한
후 특허까지 출원하여 분쟁이 발생한 사안임

60. – 계속 - Eli Lilly v. Emisphere 사건
- 첫번째 공동개발계약(Research Collaboration and Option Agreement, RCOA I)
(1997) : Eli Lilly와 Emisphere는 Emisphere의 carrier 기술을 기반으로 PTH의 경구
투여를 위한 기술을 공동 개발하기로 하고, 이를 위해 RCOA I을 체결함
> RCOA I의 option 조항
+ Eli Lilly는 PTH의 경구 투여 기술 개발을 위해 Emisphere의 carrier 기술에 대한 전 세
계를 지역적 범위로 하는 전용실시권을 허여받을 수 있는 option을 보유함
+ 이러한 option 행사를 위해 Eli Lilly는 행사의사를 서면 통지하고 400만US$를
Emisphere에게 지급하여야 함
+ Eli Lilly가 option을 행사한 경우, Eli Lilly와 Emisphere는 Emisphere의 carrier 기술
에 대한 별도의 라이선스 계약을 체결해야 함
> 기타 RCOA I의 계약 내용
+ 실시권 설정 대상이 되는 Emisphere의 carrier 기술에 대한 정의 조항
+ Confidentiality 조항 등

61. Option 행사 및 후속 License 계약 체결
- RCOA I 체결 이후의 경과
+ Emisphere의 연구진은 PTH를 위해 사용될 수 있는 carrier 화합물 후보군을
선정하여 이를 유인원에 대한 test 결과 등과 함께 Eli Lilly측에 제공함
+ Eli Lilly측은 Emisphere측의 도움을 받아 PTH용 carrier 화합물 수 종을 합성
함
+ 결과에 고무된 Eli Lilly측은 option을 실행하기로 하고, Option 행사를 위해
Emisphere측에 행사의사를 서면 통지하고 400만US$를 지급함
+ RCOA I상의 option 조항에 따라, Eli Lilly와 Emisphere는 별도의 라이선스 계
약을 체결함(PTH License Agreement)

62. 분쟁 계약조항
- PTH License Agreement (1998)
> License 범위 조항
> 이후 1998년, Eli Lilly는 Emisphere의 carrier 후보군 중 “4-MOAC”이라는 화합물을 PTH의 경구
투여용으로 사용하기록 결정하고, 후속 연구를 진행함

63. Licensee 독자 개발 프로젝트
> 2000년, 양사 연구진 100개의 Emisphere carrier 화합물 가운데 4-MOAC이
PTH의 경구 투여에 가장 효과적이라는 점을 동물 실험을 통해 증명하고, 이에
대한 논문을 공동 발표함
> 연구 성과에 고무된 Eli Lilly측은 Emisphere와 두번째 공동개발계약 (RCOA II)
을 체결함
- 두번째 공동개발계약(RCOA II) (2000) :
> PTH 및 hGH의 경구 투여를 위한 carrier 화합물 공동 연구를 그 목적으로 함
- 이후 Eli Lilly는 Emisphere와 공동개발을 진행하면서 동시에 비밀리에 연구팀을
운영하여 특허 출원
- 이러한 사실을 알게 된 Emisphere가, PTH License Agreement 및 RCOA상
license term 및 confidentiality 조항 등 위반을 주장하며 소송제기

64. 미국법원 판결
- Eli Lilly는 비밀 연구 진행 중 firewall을 설치하여 공동개발에 참여한 연
구팀과 비밀 연구팀을 인적, 물적으로 분리하려 하였지만, 이러한 분리가
제대로 이루어지지 않았고 비밀 연구팀 연구에 Emisphere의 기술이 사
용되었다는 점이 소송 과정에서 discovery를 통해 밝혀져, 결국 Eli Lilly
의 계약 위반을 인정하는 내용의 법원 판결
- 이후 Eli Lilly는 Emisphere와 화해(settlement)로서 소송을 종결, 화해
금액은 약 190억원 상당으로 알려져 있음
- Emisphere는 Eli Lilly와의 공동연구 프로젝트 종료
- Novartis와 PTH의 경구투여방법 연구개발진행

65. Eli Lilly의 Firewall 조치
- 처음 비밀 프로젝트 팀을 구성한 것은, Eli Lilly와 Emisphere간의 공동
연구개발 프로젝트를 위한 공동위원회의 Eli Lilly측 대표였던 Dr. Khan임
- Dr. Khan은 Eli Lilly 내부 연구원들 중 비밀 프로젝트의 수행에 적합한
연구원들을 선발하여 Oral Protein Delivery (“OPD”) 팀을 구성, 비밀
프로젝트를 진행함
- OPD 팀의 구성원 중 양사간의 공동 프로젝트에 참여했던 Dr. Havel도 포함됨
- Eli Lilly는 Emisphere 몰래 비밀 프로젝트를 진행함에 따르는 법적 위험을
인지하고 있었음
- 이에 Emisphere와의 공동연구 프로젝트와 비밀 프로젝트간에 일종의
방화벽(firewall)을 만들어 양자를 법적으로 분리하려 함
- 그 일환으로서, Eli Lilly는 양 프로젝트에 관여한 유일한 연구원이었던 Dr.
Havel을 OPD 팀에서 제외하였지만, Dr. Khan은 그대로 종전과 같이 양
프로젝트의 리더 역할을 수행함

66. 법원 판단 – RCOA 위반
- 법원 사실인정 - 정황증거
＋ Dr. Khan이 양사간 공동연구 프로젝트의 책임자 역할을 수행하면서 동시에 OPD 팀을
구성하고 감독한 점
＋ 양사간 공동연구 프로젝트의 팀원이었던 Dr. Havel이 비록 Eli Lilly의 “firewall” 셋업
조치에 의하여 OPD 팀에서 탈퇴하기는 하였지만, firewall 셋업 전에 이미 OPD 팀에서
상당 기간 연구에 종사하였으며 OPD 팀원들을 상대로 양사간 공동연구 프로젝트에 따
른 PTH용 carrier와 관련된 교육을 진행한 점
＋ 비록 OPD 팀이 PTH용 carrier와 관련된 공개된 정보들을 수집하여 연구에 사용하기는
하였지만, 위 공개된 정보들 외에도 Dr. Khan 및 Dr. Havel의 도움으로 얻을 수 있었던
정보들을 사용하여 다른 약제용 carrier를 비교적 용이하게 개발할 수 있었다는 점
＋ Eli Lilly측은 양사가 carrier의 정확한 작용기전을 몰라 FDA의 허가를 받을 지 불명확하
여 별도 연구를 통해 이를 보완하려 했다고 주장하나, 이러한 주장이 사실라면 별도로
연구를 진행하고 있다는 사실 등을 Emisphere측에 알리지 않을 이유가 없었을 것이라
는 점

67. Option 계약조항 적용 과정
- 검토
> 공동연구개발을 3단계로 분리 – 비록 Eli Lilly측의 계약 위반으로 공동연구가 실패
로 끝났지만, option 계약을 통해 단계적으로 option을 행사하여 연구를 더 진행함으
로써 투자자의 risk를 줄이는 프랙티스는 이미 해외에서 상당히 일반화되어 있음
+ 연구의 목적: PTH의 경구 투여를 위한 carrier 화합물 기술의 개발
> 1단계: Feasibility 탐색 및 PTH의 경구 투여를 위한
carrier 화합물 후보군 탐색 -> 1단계 공동개발 진행을
위한 RCOA I을 통해, 기술 사용자인 Eli Lilly측이 후속
공동연구개발을 위해 기술을 라이선싱받을 수 있는
option을 확보
> 2단계: PTH의 경구 투여를 위한 carrier 화합물 후보군 중
가장 적합한 화합물을 선정
> 3단계: 선정된 화합물을 제품화하기 위한 연구 및 연구대상
확대(다른 약제-성장호르몬-의 경구투여를 위한 carrier
화합물 기술 개발), 이를 위해 RCOA II 체결
RCO
AII
PTHLicense
Agreement
RCOAI
Option 행사

68. 5. Option 계약 예시: Stanford Univ. 표준 계약서 (1)

69. Option 계약 예시: Stanford Univ. 표준 계약서 (2)

70. 주요 계약조항 검토70

71. 1. M&A 등 경영권 변경사유, change of control
 A사는 중소기업 B사에 라이센스를 허여하면서 B사에 계열사가 없고 향후에도 없을
것이라고 생각하고 B사의 계열사까지 포함되는 라이선스 계약 체결 + A사의 경쟁사
C기업이 B사 인수 + C사는 B사와 계열관계 형성 + 라이선스 범위 포함 + 결국
Licensor A사의 핵심기술을 경쟁사 C사에서 입수하여 실시할 수 있게 됨.
 기술기업의 M&A로 경쟁 관계가 아닌 경우도 제품라인 중복 또는 연구개발전략이
전혀 다른 경우도 문제
 Collaboration 관계 지속이 어려운 상황 발생 – license 관계 정리가 최선
 기술기업의 M&A가 활발하게 진행되고 Cross-license과 광범위하게 일어나는
상황에서 license 해지 및 후속 관계정리가 점점 더 중요해짐

72. Change of Control 예문
정의 - "CHANGE IN CONTROL" shall mean, with respect to either Party, any of the following
events: (i) the acquisition by any Major Pharmaceutical Company of "beneficial ownership"
directly or indirectly, of 50% or more of the shares of such Party's capital stock, the holders
of which have general voting power under ordinary circumstances to elect at least a majority
of such Party's Board of Directors or equivalent body (the "Board of Directors") (the "Voting
Stock"); (ii) the approval by the shareholders of such Party of a merger, share exchange,
reorganization, consolidation or similar transaction of such Party (a "Transaction"), if any
party to the transaction is a Major Pharmaceutical Company other than a Transaction which
would result in the beneficial owners of Voting Stock of such Party immediately prior thereto
continuing to beneficially own (either by such Voting Stock remaining outstanding or being
converted into voting securities of the surviving entity) more than 50% of the Voting Stock of
such Party or such surviving entity immediately after such Transaction; or (iii) approval by the
shareholders of such Party of a complete liquidation of such Party or a sale or disposition of
all or substantially all of the assets of such Party.

73. 처리방안 계약조항 예문 - CHANGE IN CONTROL.
 In the event there shall be a Change in Control with respect to either Party, the Party not
involved in the Change in Control shall have a period of ninety (90) days following the
Change in Control to give notice to the other Party that it desires to terminate this
Agreement. If such notice is given, then the Parties shall arrange for a valuation of the value
of their respective interests in this Agreement using the procedures set forth in Section
12.7(b)(i).
 Upon receipt of the valuation, the Party not involved in the Change in Control shall have the
option within thirty (30) days of receipt of the valuation either to (i) withdraw its notice
terminating this Agreement or (ii) confirm its desire to terminate, in that case the Party
experiencing the Change in Control shall elect either to (a) purchase the other Party's interest
at the established value or (b) sell its own interest to the other Party at the appraised value
of its interest. The Parties shall negotiate in good faith such other terms and conditions and
take such other actions as shall be necessary to effect the sale or purchase contemplated
hereby within the shortest possible time.

74. 2. 진술 및 보증 조항
가. 라이선스 관련 보증대상으로 실시허락권한의 보증, 실시허락이 제3자에 의
하여 제한을 받지 않을 보증, 허락특허의 유효성 및 유지, 관리 보증, 제3자
의 권리 비침해 보증, 기술적 효과 및 품질 보증 등이 있음.
나. Licensor의 입장에서 특허의 유효성 및 제3자 권리비침해 보증을 할 경우에
는 특히 신중해야 함. 반대로 Licensee의 입장에서는 보증요구 필요
다. 특허가 계약 중 무효로 된 경우 로열티 계속 지급의 문제, 기지급 로열티의
반환 문제도 포함.
라. 제3자가 특허권을 침해한 경우 Licensor에게 침해배제의무가 있는지 혹은
침해배제를 누구의 비용으로 어떻게 할 것인지를 명시함.
마. 제조물책임 및 구상권 등도 쟁점

75. 보증조항 사례
 예문: 제11조 (기술보증면제) “산학협력단”은 “실시자”가 실시하는 “계약기술”이 제3자의 권리를
침해하지 않는다는 것을 보증하는 것은 아니며, “계약기술”의 실시에 의하여 “실시자”에게 발생한
제3자에 대한 실시료 지급을 포함하는 “실시자”의 어떠한 손실에 대해서도 “산학협력단”의 고의
또는 중과실이 인정되지 아니하는 범위 내에서는 책임을 지지 아니한다. 다만, “산학협력단”은 “계
약기술”의 특허 출원, 등록 또는 유지를 위하여 최대한 노력한다.
 예문: 제30조 [보증] "갑"은 "을"에게 갑의 제품이 제3자의 지식재산권을 침해하지 아니함을 보증
한다. 만일, "갑"이 "을"제품을 위하여 제3자의 권리를 사용하여야 할 경우에는 사전에 "을"에게
통보하여야 하고, "갑"은 제3자의 권리를 정당하게 취득하여 사용하여야 한다.
 예문: 제31조 [면책] "을"이 계약제품에 대하여 제3자로부터 지식재산권 침해에 관한 침해 경고,
심판 또는 소송 제기 등 분쟁이 발생한 경우, "갑"은 "갑"제품에 대해 "을"을 면책하여야 한다.
"갑"은 제품의 생산, 사용 또는 판매를 방해하는 제3자의 클레임 등을 예방할 수 있도록 최선의
노력을 다하여야 한다. "갑"은 위 분쟁이 발생한 경우 적극적으로 방어하여야 한다.

76. Knowledge qualifier qualification
 보증을 하는 당사자에게 관련 사항에 대한 사전조사 및 검토를 요구하고,
그 결과 이상이 없다는 점을 보증하게 하는 것임
 무제한 보증은 불가능을 요구하는 것임. 과도한 Risk + 계약체결 방해
 조건부 보증이 현실적 해결방안
 국문 예문: "기술을 이전하는 "갑"은, 갑이 아는 범위 내에서 계약 기술이
제3자의 권리를 침해하지 않는다는 점을 보증한다.“
 영문 예문: “The Seller has no knowledge of any infringement, or
anticipated infringement to any IPRs of the other parties.”

77. 진술 및 보증 조항 예문
 Article 9. Representation and Warranty (진술 및 보증조항. 특허유효 및 권리 소
유관계, 타인의 권리침해 여부 등에 관한 성실한 조사 및 그 결과에 따른 인식범위로
보증책임 제한. 무제한 보증 아님.)
9.1 SHIONOGI represents and warrants that it is the owner of the entire right,
title and interest in the PATENTS listed in Appendix II hereto and KNOW-
HOW, and is entitled to grant the licenses specified herein. SHIONOGI
further hereby represents and warrants that, to the best of its knowledge, the
PATENTS owned or controlled by SHIONOGI or SHIONOGI’s AFFILIATES are
being procured from the respective Patent Offices in accordance with all
applicable laws and regulations.

78. -계속-
9.5 SHIONOGI represents and warrants that, to the best of SHIONOGI’s
knowledge, ZENECA’s exploitation or use of the PATENTS and/or
KNOW-HOW hereunder will not infringe any patent or other
intellectual property right enjoyed by any THIRD PARTY (with the
exception of Hoechst European Patent Applications No. 88120057.0
and any foreign applications or patents corresponding thereto).
9.6 SHIONOGI represents that, as of the EFFECTIVE DATE, SHIONOGI
has no knowledge from which it can reasonably be inferred that the
PATENTS are invalid.

79. 3. 진술보증 및 손해배상 대법원 2012다64253 판결
 원심 서울고등법원 2008나19678 판결 "양수인도 이 사건 담합행위에 직접 참여했던 탓에 주식양
수도계약 체결 당시에 이미 이 사건 진술 및 보증 조항의 위반사실을 알고 있었고, 계약협상 및 가
격산정에 반영할 수 있었음에도 방치하였다가 이후 위반사실이 존재한다는 사정을 들어 양도인 피
고에게 책임을 묻는 것은 공평의 이념 및 신의칙상 허용될 수 없으므로, 양도인 피고는 위와 같은
악의의 주식양수인인 원고에 대하여 이 사건 진술 및 보증 조항의 위반에 따른 책임을 부담하지
않는다."
 대법원 판결 "이 사건 주식양수도계약의 양수도 실행일 이후에 이 사건 진술 및 보증 조항의 위반
사항이 발견되고 그로 인하여 손해가 발생하면, 원고가 그 위반사항을 계약체결 당시 알았는지 여
부와 관계없이, 피고들이 원고에게 그 위반사항과 상당인과관계 있는 손해를 배상하기로 하는 합
의를 한 것으로 봄이 상당하다. (계약서 진술보증 및 손해배상 조항 우선적용 판결)
 양수인 원고가 이 사건 진술 및 보증조항과 관련된 이 사건 담합행위를 알고 있었고 이 사건 담합
행위로 인한 공정거래위원회의 제재 가능성 등을 이 사건 주식양수도대금 산정에 반영할 기회를
가지고 있었다고 하더라도 그러한 점만으로 원고의 손해배상청구가 공평의 이념 및 신의칙에 반한
다고 볼 수 없다."

80. 4. 독점판매계약 종료 후 분쟁 사례
 외국 상표권자 v. 국내 독점 판매권자 – 재고처리 문제
 서울고등법원 2013. 7. 4. 선고 2012나73822 판결
 “특별한 사정이 없다면 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에
당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로 소진되고, 그로써 상표권의 효력은
당해 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다. 그러나 당사자 사이에
위와 같은 상표권 소진의 원칙을 배제하는 것처럼 보이는 내용의 계약을 체결하더라도 그
와 같은 계약 내용이 강행법규에 위반되지 않는다면 그와 같은 계약은 계약 자유의 원칙
상 허용된다.”
 독점판매계약의 종료 후 상표권자가 판매한 상품의 재판매와 관련된 조건을 부과하는 등
상표권이 소진된 영역에서 사업활동을 제한하는 조건을 부과한 것으로, 상표권의 정당한
권리범위를 벗어난 행위로서 공정거래법 위반 등 기타 강행법규 위반이 될 수 있는지 여
부가 쟁점

81. -계속-
 서울고등법원 판결 : '국내 독점판매계약을 10년간에 걸쳐 매년 경신하는 방법으로 사업을
하였고 매년 상호 협의하여 다음 해에 판매할 물량을 협의하여 결정한 점, 독점판매계약은
원고의 일방적 해지로 종료된 것이 아니라 합의로 종료된 점, 만약 계약 종료 후 종전 계약당
사자인 피고가 아무런 제한 없이 원고의 제품을 판매할 수 있다면 새로운 독점판매계약 체결
자에게 부여한 독점판매권이 사실상 제한된다는 점, 계약 종료 후 라이센서의 관리, 감독 없
이 판매 및 광고가 이루어질 경우 브랜드 가치를 유지하는데 어려움이 예상되는 점, 계약 종
료 후 법원의 판매금지결정을 받기까지 약 1 년간 사실상 아무런 제한 없이 재고품 판매 등
영업을 한 사정 등'을 종합적으로 고려하면 공정거래법 위반은 아니다.
 “외관상 상표권 소진의 원칙을 배제한 것으로 해석되는 독점판매계약 종료 이후의 판매 등
금지약정이 강행법규 등에 위배된다고 할 수 없고, 약정에 기한 금지청구는 권리남용에 해당
한다고 볼 사정도 없다”

82. 국가핵심기술 관련 특수문제82

83. 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률
83
▣ 최근 기술유출 사례, 특히 중국 등 해외 유출 사례 급증
▣ 국가 경쟁력에 관련된 핵심기술의 해외 유출에 대한 국가적 통제 필
요성 대두
▣ 국가핵심기술을 지정하고 그 기술의 해외이전을 승인 또는 신고 절
차를 통해 관리하고자 함.
▣ 최근 새로운 법률 제정 및 시행 : 산업기술보호법
▣ 적법한 기술이전 계약 및 라이센스 계약도 해당함
▣ 위반행위에 대한 무거운 형사 처벌로 규율

84.  산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률
84
▣ 2006. 10. 27. 제정, 2007. 4. 28. 시행
▣ 산업기술 유출방지 및 보호법의 적용 범위
 대상기관: 기업, 정부출연 연구기관, 대학, 대학부설 연구소 등
 산업기술보호법 제2조 산업기술 정의 규정 및 제9조 국가핵심기술
에 해당하는 기술 중,
 관계 중앙행정기관의 장이 법령에 따라 지정, 고시 및 공고한 기술
에 대해 적용
 규제 대상 행위: 산업기술의 불법유출행위(불법취득, 사용, 공개 등)
+ 적법한 기술거래 형식의 국가핵심기술 유출행위 규제 대상

85.  부경법 등 다른 법에 대한 관계
85
▣ 특별법 지위
▣ 제4조 “산업기술의 유출방지 및 보호에 관하여는 다른 법률에 특별한 규
정이 있는 경우를 제외하고는 이 법이 정하는 바에 따른다”
▣ 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률에 대하여 특별법 지위
▣ 기술유출 사안에 대한 법 적용순위
▣ 산업기술보호법 우선 적용 여부 검토
▣ 부정경쟁방지 및 영업비밀보호법 적용 검토
▣ 형법상 업무상 배임죄, 특경법 등 적용 검토
▣ 복수 규정이 적용되는 경우 형법상의 경합범 규정 검토

86.  산업기술보호법 적용 - 국가핵심기술
86
▣ 지정된 국가 핵심 기술
 국가핵심기술(제2조 제2호) : 국내외 시장에서 차지하는 기술적·경제적 가치가 높
거나 관련 산업의 성장 잠재력이 높아 해외로 유출될 경우에 국가의 안전보장 및
국민경제의 발전에 중대한 악영향을 줄 우려가 있는 산업기술로서 동법 제9조의
규정에 따라 지정된 산업기술
 선정기준(고시) : 국가안보 및 국민경제에 미치는 파급효과, 관련 제품의 국내외 시
장점유율, 해당분야의 연구동향 및 기술 확산과의 조화 등 종합적 고려
 현재 : 8개 산업 분야 55개 국가핵심기술 지정
 정보통신(14), 전기전자(11), 자동차(8), 철강(6), 조선(7), 원자력(4), 우주(2), 생명
공학(3)
 해제 8개 (55개에서 47개로 축소) 및 기준 변경 7개 개정작업 중

87.  국가핵심기술 수출 통제 (제11조)
87
▣ 국가로부터 연구개발비를 지원받은 국가핵심기술의 수출
 외국기업 등에 매각 또는 이전 등의 방법으로 수출하는 경우
 산자부 장관의 승인 얻어야 함
 승인을 얻지 아니하거나 부정한 방법으로 승인얻는 경우 :
장관이 정보수사기관의 장에게 조사 의뢰 -> 산업기술보호위원회의 조사결과 심의 -> 장관
이 수출 중지, 수출 금지 및 원상회복 조치 명령
+ 국가연구개발비 지원 국가핵심기술 보유 기업에 대한 외국인 투자 및 M&A – 산자부 사전 신고
▣ 기타 정부연구비 지원 없는 국가핵심기술의 수출
 산자부 장관에게 사전 신고 해야 함
 장관은 수출이 국가안보에 심각한 영향을 줄 수 있다고 판단하는 경우 수출중지, 수출금지
및 원상회복 등 조치 명령 가능
 신고하지 않거나 허위신고하는 경우 : 위와 동일

88.  산업기술의 유출 및 침해행위 금지(제14조)
88
▣ 금지행위 유형
 1호 : 부정한 방법으로 대상기관의 산업기술을 취득, 사용, 공개하는 행위
 2호 : 산업기술에 대하여 비밀을 유지하여야 할 의무가 있는 자가 그 산업기술을 부
정한 방법으로 사용, 공개 또는 제3자가 사용하게 하는 행위
 3, 4호 : 1, 2호 행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 산업기
술을 취득, 사용 및 공개하거나 취득 한 후 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 사용,
공개하는 행위
 5호 : 국가로부터 연구개발비를 지원받은 국가핵심기술을 장관 승인 없이, 혹은 부
정한 방법으로 승인을 얻어 수출을 추진하는 행위
 6호 : 국가연구개발비 지원 국가핵심기술을 사전신고 없이 해외투자유치 등 M&A
관련 행위
 6호의2 : 기술자료의 반환 또는 삭제기피 및 보유 행위
 7호 : 장관의 수출 중지, 수출 금지 및 원상회복 명령을 이행하지 않는 행위

89. ▣ 국가핵심기술로 지정된 분야의 기술이전시 주의해야 함.
▣ 상대방으로부터 특허침해 주장을 받고 협상으로 크로스라이센스를 체결
하는 경우에도 해당하는 것으로 해석됨.
▣ 관계장관의 사전 승인 또는 신고대상인지 조사해야 함.
▣ 해외투자 유치 또는 M&A도 해당함에 유의
▣ 수출통제 대상기술에 해당하는 경우 적법한 기술이전 또는 라이센스를
통한 경우도 규제 대상임을 유의해야 함.
▣ 한국산업기술보호협회 또는 산업기술분쟁조정위원회 문의
89
 정 리

90. 국가 R&D 과제 관련 특수문제90

91. 과학기술기본법 등 지재권 소유 관련 규정
91
과학기술기본법 제11조의 3 (국가연구개발사업성과의 소유ㆍ관리 및 활용촉진)
① 국가연구개발사업의 성과는 국가연구개발사업에 참여하는 연구형태와 비중, 연구
개발성과의 유형 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구기관 등의 소유
로 한다. (단서 생략) ③ 그 밖에 연구개발성과의 소유·관리 및 활용촉진에 필요한 사
항은 대통령령으로 정한다.
국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(대통령령) 제20조 (연구개발성과의 소유)
② 국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형
적 성과는 협약에서 정하는 바에 따라 개별 무형적 성과를 개발한 연구기관의 단독 소
유로 하고, 복수의 연구기관이 공동으로 개발한 경우 그 무형적 성과는 공동으로 개발
한 연구기관의 공동 소유로 한다. 다만, 무형적 성과를 소유할 의사가 없는 연구기관
이 있는 경우에는 협약에서 정하는 바에 따라 함께 연구를 수행한 연구기관이 단독 또
는 공동으로 소유할 수 있다.

92. 표준지침 처리규정(미래창조과학부령) 제36조
92
(연구개발에 따른 결과물의 소유)
② 연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적
결과물은 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구
기관을 말한다)의 소유로 한다. 다만, 제1호 및 제2호에 해당하는 경우에는 협약으로
정하는 바에 따라 참여기관이 단독으로 소유할 수 있고, 제3호에 해당하는 경우에는
협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말
한다)과 참여기관이 공동으로 소유할 수 있다.
1. 참여기관이 자체 개발하거나 주도적으로 개발한 무형적 결과물
2. 주관연구기관 또는 협동연구기관이 연구개발결과물을 소유할 의사가 없는 경우
3. 장관이 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)과 참여기관이
공동으로 소유하는 것이 연구개발결과물의 활용을 위하여 더 효과적이라고 판단하
는 경우

93. 지재권 출원 관련 표준지침
93

94. 국가연구개발성과에 대한 모인출원
94
 행정적 제재: 연구책임자나 연구원이 정당한 절차 없이 특허를 받을 수 있
는 권리의 승계인이 아닌 사람의 명의로 특허출원한 경우, 참여제한 - 3년,
사업비 환수 - 부정행위가 이루어진 연도부터 부정행위가 적발된 해당연도
까지의 출연금 전액 이내
 위법한 공동 명의 출원: 과학기술기본법 제11조의2 제1항 제6호 제재사유
 위법한 제3자 명의 출원: 위 제7호 제재사유
 형사적 책임 : 업무상 배임죄 (대법원 판결)
 특허법상 모인출원 - 특허무효사유
 국가연구개발사업의 연구개발성과에 대한 특허출원 : 발명자 확정, 직무발
명의 승계, 공동출원여부 등 신중한 검토 및 정확한 확인 필요!

95. 과학기술기본법 – 기술료 규정
95
과학기술기본법 제11조의4 (기술료의 징수 및 사용) ① 연구개발성과 소유기관의 장은 연구개발성과를 실시(연
구개발성과를 사용·양도·대여 또는 수출하려는 것을 말한다)하려는 자와 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납
부방법 등에 관하여 계약을 체결하는 때에는 기술료를 징수하여야 한다. 다만, 연구개발성과 소유기관이 소유
하고 있는 성과를 직접 실시하려는 경우에는 전문기관의 장이 기술료를 징수할 수 있다. ④ 그 밖에 제1항부
터 제3항까지의 규정에 따른 기술료의 징수 및 사용 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 (대통령령) 제22조 (기술료의 징수) ① 법제11조의4 제1항에 따른 실시
권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등은 연구개발결과물 소유기관의 장이 연구개발결과물을 실시하려는
자와 합의하여 정한다. 다만, 법 제11조의4 제1항 단서에 따라 전문기관의 장이 기술료를 징수하는 경우 중앙
행정기관의 장은 다음 각 호에 따라 징수하도록 하거나, 별도로 정하는 기준에 따라 정부출연금액의 범위에
서 매출액을 기준으로 징수하도록 할 수 있다.
1. 중소기업: 정부출연금의 10 퍼센트
2. 중견기업(「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 중견기업을 말한다): 정
부출연금의 30 퍼센트
3. 대기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업집단에 속하는 기업을
말한다): 정부출연금의 40 퍼센트

96. 산기평 기술료 징수 및 사용 관리에 관한 통합 요령
96
산자부 고시 (2014. 8. 1.) – 산기평 산업기술혁신사업 공통요령 적용 과제
제5조(기술료 징수대상) ①장관은 과제 종료 후 평가결과 불성실수행이 아닌 과제의 성과를 실시하고자 하는 영리
주관기관 또는 영리 참여기관에 대하여 기술료를 징수할 수 있다.
제7조(영리기관의 기술료 납부) ①제5조제1항에 따라 기술료를 납부하는 영리기관은 정액기술료 방식과 경상기술
료 방식 중 하나를 선택하여 전담기관에 납부하여야 한다. 다만 종료 후 성실수행으로 평가된 과제를 수행한
영리기관은 이 요령 또는 과제 공고상 달리 정하지 않는 한 정액기술료 방식을 선택해야 한다.
②실시계약의 체결은 해당 영리기관이 기술료 확정 결과를 통보받은 날로부터 30일 이내에 별지 서식 제1호
의 정액기술료 납부 계획서 또는 별지 서식 제2호의 경상기술료 납부 확약서를 전담기관의 장에게 제출하는
방법으로 갈음한다. 이때 해당 과제의 주관기관은 납부 계획서 또는 확약서를 취합하여 전담기관에 제출하여
야 한다.
제35조(제재조치) 장관 또는 전담기관의 장은 기술료 납부의무를 성실히 이행하지 아니하는 경우 제36조제3항의
규정에 의한 전문위원회의 심의를 거쳐 <별표 1>의 기준에 따라 주관기관의 장, 총괄책임자, 참여기업 및 그
대표, 실시기업 및 그 대표 등에 대하여 장관 또는 전담기관의 장이 실시하는 기술혁신사업의 참여제한, 미납
기술료 환수 등의 제재조치를 취할 수 있다.

97. 97