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1. Marchio d’Impresa
Dott. Filippo Indolfi
1/21/2015
filippo.indolfi@indolfi.com – www.indolfi.com
tel. 347.6748427
1

2. Che cosa è un Marchio?
 un mezzo indispensabile, a livello legale e commerciale,
per promuovere i prodotti o i servizi dell'impresa nel
mercato,
 il passaporto necessario dell’impresa e dei suoi prodotti
nel mercato, soprattutto nella società attuale
 e l’oggetto su cui l’impresa crea la sua immagine
 lo strumento principale di comunicazione verso i
consumatori,

3. Che cosa è un Marchio?
 riflette le qualità del prodotto o servizio offerto
 e li distingue da quello dei concorrenti,
 la forza contrattuale per il produttore,
 il vantaggio concorrenziale per il rivenditore
 ed una garanzia per il consumatore.

4. La NORMATIVA
sui marchi d’impresa
1/21/2015 4

5. Evoluzione della
Normativa
Internazionale
• CU Paris 1883
• TRIPS 1994
• Madrid 1891
• Nizza 1957
Comunitaria
• Reg. Cee 40/94
2009
Nazionale
• Novella 1992
• Sezioni 2003
• D.Lgs. 30/2005
• Opposizione 2010 1/21/2015 5

6. La normativa in Italia:
IL CODICE
DELLA PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
(D. lgs. 10/02/2005, n.30)
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7. Art.1
Diritti di proprietà
industriale
1. Ai fini dei presente codice, l'espressione Proprietà
Industriale comprende:
• i marchi ed altri segni distintivi,
• le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine,
• i disegni e i modelli industriali,
• le invenzioni e i modelli di utilità,
• le topografie dei prodotti a semiconduttori,
• le informazioni aziendali riservate
• e nuove varietà vegetali.
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8. Art. 2.
Costituzione ed acquisto dei diritti
1. I diritti di Proprietà Industriale si acquistano mediante:
o brevettazione,
o mediante registrazione
o o negli altri modi previsti dal presente codice.
 Ex. Segno Google
La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà
industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le
nuove varietà vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le
topografie dei prodotti a semiconduttori.
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9. Costituzione ed acquisto dei diritti
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge:
• i segni distintivi diversi dal marchio registrato,
• le informazioni aziendali riservate,
• le indicazioni geografiche e le denominazioni di
origine.
5. L'attività amministrativa di brevettazione e di
registrazione ha natura di accertamento costitutivo
e da' luogo a titoli soggetti ad un regime speciale
di nullità e decadenza sulla base delle norme
contenute nel presente codice.
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10. Art. 3.
Trattamento dello straniero
CUP
1.Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della
Convenzione di Parigi per la protezione della Proprietà
Industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato
con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero della
Organizzazione Mondiale del Commercio ed ai cittadini
di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma
che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento
industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno
Stato facente parte della Convenzione di Unione di Parigi
per la protezione della Proprietà Industriale, è accordato,
per le materie di cui al presente codice, lo stesso
trattamento accordato ai cittadini italiani.
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11. Trattamento dello straniero
RECIPROCITA’ DI TRATTAMENTO
2. Ai cittadini di Stati non facenti parte ne' della
Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della
proprietà industriale, ne‘ della Organizzazione mondiale
del commercio, ne', per quanto attiene alle nuove
varietà vegetali, della Convenzione internazionale per la
protezione delle novità vegetali, è accordato, per le
materie di cui al presente codice, il trattamento
accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il
cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani
reciprocità di trattamento.
1/21/2015 11

12. Trattamento dello straniero
3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e
ratificate dall'Italia riconoscono allo straniero nel territorio dello
Stato, per le materie di cui al presente codice, si intendono
automaticamente estese ai cittadini italiani.
TRATTAMENTO DELLA NAZIONE PIU’ FAVORITA
4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la
registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente
all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda di
registrazione, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo
avente causa. LEGITTIMITA’ – TEL QUEL
5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di
corrispondente nazionalità.
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13. Priorità
CUP
1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per
uno Stato facente parte di una convenzione
internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto
di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di
proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un
diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per
effettuare il deposito di una domanda di registrazione di
disegno o modello e di registrazione di marchio,
secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione
di Unione di Parigi.
1/21/2015 13

14. Priorità
2. Il termine di priorità è di sei mesi per i disegni o modelli
ed i marchi.
3. E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di
priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito
nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla
quale la prima domanda è stata depositata, a norma
della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato
effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali,
qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.
1/21/2015 14

15. Priorità e Preesistenza
 Principio generale: in un conflitto tra marchi identici o
simili prevarrà il marchio depositato in data anteriore.
I casi di priorità o preesistenza:
1. chiunque abbia depositato in uno dei Paesi
membri della Convenzione di Unione di Parigi
(quasi tutti i Paesi del pianeta) gode del diritto di
priorità di sei mesi per eseguire il deposito negli altri
Paesi (basta solo il deposito, non serve la
registrazione)‫‏‬.
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16. Priorità e Preesistenza
I casi di priorità o preesistenza:
2. i marchi apposti su prodotti inerenti alla prestazione dei servizi che
figurano in esposizioni nazionali ed internazionali tenute nel territorio
dello Stato o di Stati esteri che accordino reciprocità di trattamento (ex
art. 18 comma 1, cpi)‫‏‬:
a) durata sei mesi
b) la tutela del marchio decorre non dal giorno del deposito,
ma da quello della consegna del prodotto inerente alla
prestazione del servizio per l'esposizione
c) ed ha effetto se il marchio è depositato entro sei mesi
dall'apertura dell'esposizione
 protezione temporanea del marchio
3. valida rivendicazione di preesistenza.
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17. Art. 5.
Esaurimento
1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al
titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono
una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà
industriale siano stati messi in commercio dal titolare o
con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel
territorio di uno Stato membro della Comunità europea
o dello Spazio economico europeo.
esaurimento esaurimento comunitario
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18. Casi Pratici
Levi’s
Arsenal FC
Colgate
Cristian Dior
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19. Esaurimento
2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si
applica, con riferimento al marchio, quando sussistano
motivi legittimi perché' il titolare stesso si opponga
all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in
particolare quando lo stato di questi è modificato o
alterato dopo la loro immissione in commercio.
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20. Art. 6.
Comunione
1. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più
soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo
convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice
civile relative alla comunione in quanto compatibili.
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21. Comunione
1.bis In caso di diritto appartenente a più soggetti,
la presentazione della domanda di registrazione, la
prosecuzione della domanda di registrazione, la
presentazione del rinnovo e gli altri procedimenti
difronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)
Possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti
nell’interesse di tutti.
1/21/2015 21

22. Art. 7.
Oggetto della registrazione
1. Possono costituire oggetto di registrazione come
marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente, in particolare le parole,
compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le
cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione
di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche,
purché' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di
un'impresa da quelli di altre imprese.
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23. • Parole ( c.d. marchi denominativi)
• Lettere dell’alfabeto (sigle o acronimi)
• Disegni ( c.d. marchi figurativi)
• Numeri
• Suoni ( c.d. marchi sonori)
• Forma del prodotto o della confezione (c.d.
marchio tridimensionale)
• Colore ( o meglio delle tonalità di colore)
• Odore (c.d. marchi olfattivi)
• l’insieme delle forme precedenti
1/21/2015 23
Esempi di Marchio:

24. PAROLE:
• Comuni: Panda, La Perla, Miele, Levissima,
Canguro, Diesel
• Nomi patronimici o pseudonimi : Armani , Valentino,
Cesare Paciotti, Giovanni Rana, Fiorucci, Sergio
Rossi
• Fantastiche: BIC, GILLETTE, KODAK, INDESIT, ROLEX,
DASH, FINDUS
1/21/2015 24
Esempi di Marchio Registrato:

25. • Lettere singole:
MC Donald
Valentino
Breil
…
• Monogrammi:
1/21/2015 25
Esempi di Marchio Registrato:

26. • Sigle:
F.I.A.T.
B.M.W.
B.N.L.
• Numeri
012 (BENETTON)
46 (VALENTINO ROSSI)
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Esempi di Marchio Registrato:

27. Esempi di Marchio Registrato:

28. Esempi di Marchio Registrato:

29. Requisiti di validità
CAPACITA’DISTINTIVA :
il segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti e/o i
servizi su cui è destinato ad essere apposto.
 MARCHI FORTI: nessuna attinenza concettuale con il
prodotto
ex. FLOU per divani; GOCCIOLE per biscotti.
 MARCHI DEBOLI: dotati di un significato che richiama il
prodotto o servizio contraddistinto o una sua
caratteristica
ex. TECNO CASA per vendita di immobili;
PANEM per pane.
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30. Marchi Olfattivi
I MARCHI OLFATTIVI:
• Idoneità di un odore a svolgere una funzione
distintiva,
• Descrizione di un odore (descrizione verbale,
tecniche e cromatografiche)
 Problema della rappresentazione grafica per il
deposito della domanda:
• Formula chimica oggetto
• ? Formula chimica odore
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31. • Odore della fragola matura
per carburante
• Odore dell’erba di prato appena tagliata
per palline da tennis
 Questi «marchi» non sono stati oggetto di registrazione!
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Esempi di Marchio olfattivo:

32. Marchi di colore
Combinazione di colore e colore per sé: idoneità del
colore quale indicatore di origine di un prodotto o
servizio.
Un singolo colore potrebbe essere provvisto di per sé
di carattere di distintivo qualora rappresenti un colore
estremamente inconsueto in relazione ai prodotti e ai
servizi richiesti.
1/21/2015 32

33. Marchi di colore registrati
1/21/2015 33

34. Marchi di colore
 Problema della rappresentazione grafica:
• Uso nel tempo
• Uso uniforme e standard
• Acquisto di capacita distintiva.
 Rappresentazione valida per il deposito di un marchio
di colore:
1. Rappresentazione grafica del colore,
2. Riproduzione bidimensionale della tonalità richiesta,
3. Riferimento ai corrispondenti codici standard dei
MARCHI (PANTONE),
4. Esemplari dell’uso del marchio.
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35. Marchi di colore registrati
1/21/2015 35

36. Marchi di Suono
La rappresentazione grafica:
• Brani musicali rappresentati graficamente sul
pentagramma
• Soni e rumori non traducibili in note musicali
• Suoni musicali su pentagramma accompagnato da
una descrizione Spettrogramma verbale.
1/21/2015 36

37. Esempi di Marchio registrato
Microsoft
marchio sonoro
Metro Goldwyn Mayer
marchio audiovisivo
1/21/2015 37

38. Art. 8.
Ritratti di persone,
nomi e segni notori
1. I ritratti di persone non possono essere registrati
come marchi senza il consenso delle medesime e,
dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge
e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte,
dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza
o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti
fino al quarto grado incluso.
1/21/2015 38

39. Ritratti di persone
 Ci vuole il consenso perché improbabile che un ritratto di fantasia
coincida con fattezza di una persona reale (vs. nome di fantasia)‫‏‬.
1/21/2015 39

40. Art.8.
Nomi di persona
2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la
registrazione possono essere registrati come marchi,
purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il
credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la
facoltà di subordinare la registrazione al consenso
stabilito al comma 1.
In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia
diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta.
1/21/2015 40

41. Nomi di persona:
L'art. 8 cpi consente, in linea di principio, di:
• registrare come marchio il nome altrui,
• purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il
credito ed il decoro di chi ha diritto di portare tali
nomi” comma 2 art. 8 cpi.
• Facoltà limitata all’uso del nome nella ditta nel
contesto di elementi idonei a differenziarla dal
marchio anteriore, per escludere il rischio di
confusione/associazione tra i due segni.
1/21/2015 41

42. Nomi di persona
In realtà la lesione prevista dall'art.8 cpi è integrata se
l'uso è caratterizzato da elementi particolari, ad esempio:
• Nome altrui per designare un prodotto di natura vile,
volgare, indecente
Ex. Mario Rossi per preservativi
• In caso di marchio complesso il nome, facente parte
del marchio, circondato da raffigurazioni “non
confacenti”
• Contraddizione nome/prodotto.
1/21/2015 42

43. Nomi di persona
Art. 7 del codice civile:
“La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso che
altri indebitamente ne faccia, può chiedere
giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il
risarcimento del danno”.
1/21/2015 43

44. Art. 8.
Segni notori
3. Se notori, possono essere registrati come marchio
solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o
dei soggetti di cui al comma 1:
i nomi di persona, i segni usati in campo artistico,
letterario, scientifico, politico o sportivo, le
denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti
ed associazioni non aventi finalità economiche,
nonché gli emblemi caratteristici di questi.
Ex. Valentino Rossi per occhiali da sole.
1/21/2015 44

45. Segni notori
Crescente tendenza ad adottare come marchio:
a) L’altrui marchio celebre in altro settore (norme a
tutela “marchio celebre”)‫‏‬
 Ex. Rolex per capi di abbigliamento
a) Qualsiasi nome o segno comunque celebre (ma
non registrato)‫‏‬
 Necessità di impedire operazioni parassitarie
1/21/2015 45

46. Art. 9.
Marchi di forma
1. Non possono costituire oggetto di registrazione
come marchio d'impresa i segni costituiti
esclusivamente dalla:
o forma imposta dalla natura stessa del prodotto,
o dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un
risultato tecnico,
o o dalla forma che da' un valore sostanziale al prodotto.
1/21/2015 46

47. Esempi di Marchi di Forma
• Banana per natura del prodotto
• Rasoio Philips per funzione tecnica
(sentenza Philips-Remington)
• Jeans G-Star per valore che da al prodotto
(Sentenza Gstar – Benetton)
1/21/2015 47

48. Marchi di Forma
(o Tridimensionali)
•Bottiglia Coca-Cola
•Confezione Toblerone
•Bacio Perugina
•Bottiglia della PERRIER
1/21/2015 48

49. Marchio di Forma
1/21/2015 49

50. Art. 10.
Stemmi
1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni
internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni
menzionati nelle convenzioni stesse, nonché' i segni
contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un
interesse pubblico non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa, a meno che
l'autorità competente non ne abbia autorizzato la
registrazione.
1/21/2015 50

51. Stemmi
2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o
segni con significazione politica o di alto valore
simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, prima della
registrazione, invia l'esemplare del marchio e quant'altro
possa occorrere alle amministrazioni pubbliche
interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in
conformità a quanto è disposto nel comma 1.
1/21/2015 51

52. Stemmi
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di
provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui
sussista dubbio che il marchio possa essere contrario
all'ordine pubblico o al buon costume.
4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui
ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla
registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi respinge la domanda.
1/21/2015 52

53. Art. 11.
Marchio collettivo
1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine,
la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi,
possono ottenere la registrazione per appositi marchi
come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere
l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.
2. I Regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i
controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla
domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari
devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio
italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti
allegati alla domanda.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai
marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.1/21/2015 53

54. Marchio collettivo
o Ex. di prodotto di servizio
1/21/2015 54

55. Marchio collettivo
4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio
collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel
commercio possono servire per designare la provenienza
geografica dei prodotti o servizi.
IG e DO
In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può
rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione
quando i marchi richiesti possano creare situazioni di
ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio
allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al
riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche,
categorie e organi interessati o competenti.
1/21/2015 55

56. Marchio collettivo
L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito
da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a
terzi l'uso nel commercio del nome stesso,
purché quest'uso sia conforme ai principi della
correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di
indicazione di provenienza.
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre
disposizioni del presente codice in quanto non contrastino
con la natura di essi.
1/21/2015 56

57. Art. 12 Novità
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come
marchio d’impresa i segni che alla data del deposito
della domanda:
a) siano identici o simili ad un segno già noto come
marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati,
messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi
identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i
segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa
determinarsi:
• un rischio di confusione per il pubblico,
• che può consistere anche in un rischio di associazione
fra i due segni. 1/21/2015 57

58. Notorietà
 Si considera altresì noto il marchio sia notoriamente
conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza
della notorietà acquisita nello Stato attraverso la
promozione del marchio.
1/21/2015 58

59. Rinomanza e Notorietà
1/21/2015 59

60. Preuso
Il preuso non notorio o la notorietà locale comporta
posizione più debole per il marchio registrato
 Art. 2751 cc: “(...) chi ha fatto uso di un marchio non
registrato ha facoltà di continuare ad usarne,
nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti
in cui anteriormente se ne è valso”
 Preutente continua a usare il segno nei limiti del
preuso, sia quantitativamente che territorialmente.
1/21/2015 60

61. Preuso
In caso di preuso locale di un marchio di fatto, il preutente del
marchio non registrato ha diritto di continuare l’uso di esso,
anche ai fini pubblicitari, nei limiti della diffusione locale,
nonostante la successica registrazione di marchio simile od
uguale da parte di altro soggetto;
 “tuttavia, in mancanza di specifica previsione normativa in ordine al conflitto
tra preutente e successico registrante, tenuto conto del favor legis per il
resgistrante desumibile sia dlla più estesa ed intnesa tutela (anche penale)
riservata dall’ordinamento al marchio registrato, è da escludere che, al di là
della espressa previsione del diritto di continuare nell’uso del marchio di
fatto, spetti altresì al preutente il diritto di vietare al successivo registrante
l’utilizzo di esso nella zona di diffusione locale, essendo invece configurabile,
alla stregua del complesso delle disposizioni in materia, una sorta di regime
di duopolio atto a consentire, nell’ambito locale, la coesistnza del marchio
preusato e di quello successivamnete registrato” (Cass. Civ. Sez. I, 27 marzo
1998, n.3236)‫‏‬
1/21/2015 61

62. Uso precedente
 L'uso precedente del segno, quando non importi
notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale,
non toglie la novità, ma il terzo pre-utente ha diritto di
continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della
pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante
la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente
del segno da parte del richiedente o del suo dante
causa non è di ostacolo alla registrazione;
1/21/2015 62

63. AFFINITA’
L’affinità dei prodotti va valutata con riferimento alla
natura intrinseca dei prodotti, alla loro destinazione, alla
medesima clientela e all’identità di soddisfacimento dei
medesimi bisogni.
Nessun valore avranno le classi merceologiche per le
quali il marchio è stato registrato, avendo le stesse una
rilevanza meramente formale e fiscale; si dovrà invece
compiere una valutazione sostanziale, concreta di
affinità.
Sarà importante considerare anche il cosiddetto
mercato di sbocco e cioè le tendenze espansive
dell’impresa e del settore.
1/21/2015 63

64. AFFINITA’
Ex.
• Orologi e gioielli sono stati in questa ottica considerati
affini, così come anche profumi e scarpe
(Brand Extension nel campo della moda)
• Addirittura olio e vino sono stati ritenuti affini;
• non affini gli alimenti per animali e quelli umani, olio e
bevande,
• mobili per ufficio e mobili per appartamento,
• abbigliamento per uomo e pellicce. 1/21/2015 64

65. Classificazione di Nizza
Classificazione internazionale delle classi
merceologiche dei marchi.
45 Classi di prodotti e servizi:
• 34 di prodotto
• 11 di servizio
1/21/2015 65

66. CRITERI DI ACCERTAMENTO DI
CONFONDIBILITA’
Confondibilità letterale – grafica – concettuale:
• marchi DEBOLI
Coppa del Nonno (gelati)
Ghiaccio menta (caramelle)
Oransoda e Lemonsoda(bibite)
Brill (lucido da scarpe)
Fluimucil (farmaco fluidificante),
Dermax (farmaco per la pelle)
• marchi FORTI
Elah (caramelle )
Apple(Computer)
Olà(detersivi)
Singer (macchine da cucire)
Bel Paese (formaggi)
KodaK(pellicole fotografiche)
1/21/2015 66

67. Confondibilità
• Rischio di confusione:
• Rischio di associazione:
1/21/2015 67

68. Confondibilità
1. Rischio di Confusione
2. Rischio di Associazione
3. Rischio di Associazione propriamente detto
1/21/2015 68

69. Art. 12.
Novità
b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio
aziendale, adottato da altri,
se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o
affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi
per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni.
L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o
importi notorietà puramente locale, non toglie la novità.
L'uso precedente del segno da parte del richiedente o dei suo dante
causa non è di ostacolo alla registrazione;
 UNITARIETA’ DEI SEGNI DISTINTIVI
1/21/2015 69

70. Art. 12.
Novità
ragione sociale nome a dominio aziendale,
1/21/2015 70

71. Art. 12.
Novità
c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con
efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore
o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di
una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;
d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato
o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data
anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di
priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o
servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o
dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un
rischio di associazione fra i due segni;
1/21/2015 71

72. Art. 12.
Novità
e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o
con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data
anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di
priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o
servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella
Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di
quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore
o recherebbe pregiudizio agli stessi;
Esempi : NOKIA, FILA, NIKE, GUCCI, PLAYBOY, PEUGEUT, FERRARI,
MICHELIN, ADIDAS
1/21/2015 72

73. Ex.
1/21/2015 73

74. Art. 12.
Novità
f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi
dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà
industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni
di cui alla lettera g);
2. nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che
sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o
possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 26 al momento
della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità.
3. Ai fini previsti al comma 1, lettere d), e) e f), le domande anteriori sono
assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente
registrazione.
1/21/2015 74

75. Priorità e Preesistenza
 Principio generale: in un conflitto tra marchi identici o
simili prevarrà il marchio depositato in data anteriore.
I casi di priorità o preesistenza:
1. chiunque abbia depositato in uno dei Paesi
membri della Convenzione di Unione di Parigi
(quasi tutti i Paesi del pianeta) gode del diritto di
priorità di sei mesi per eseguire il deposito negli altri
Paesi (basta solo il deposito, non serve la
registrazione)‫‏‬.
1/21/2015 75

76. Priorità e Preesistenza
I casi di priorità o preesistenza:
2. i marchi apposti su prodotti inerenti alla prestazione dei servizi che
figurano in esposizioni nazionali ed internazionali tenute nel territorio
dello Stato o di Stati esteri che accordino reciprocità di trattamento (ex
art. 18 comma 1, cpi)‫‏‬:
a) durata sei mesi
b) la tutela del marchio decorre non dal giorno del deposito,
ma da quello della consegna del prodotto inerente alla
prestazione del servizio per l'esposizione
c) ed ha effetto se il marchio è depositato entro sei mesi
dall'apertura dell'esposizione
 protezione temporanea del marchio
3. valida rivendicazione di preesistenza.
1/21/2015 76

77. NOVITA’
• siano identici o simili ad un segno già noto come
marchio per prodotti o servizi identici o affini
• siano identici o simili a un segno già noto come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a
dominio aziendale
• siano identici ad un marchio già da altri registrato nello
Stato o con efficacia nello Stato, con identità o affinità
fra i prodotti e i servizi.
• siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato
e dotato di rinomanza, quando l'uso di quello successivo
senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio
dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno
anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.
 Incluso: marchi di fatto notori e domande di marchio.
1/21/2015 77

78. Requisiti
per la registrazione di un marchio
• OGGETTO di REGISTRAZIONE (art.7)
• NOVITA’ (art.12)
• CAPACITA’ DISTINTIVA (ART.13)
1/21/2015 78

79. Art. 13.
Capacità distintiva
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come
marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in
particolare:
a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso
comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del
commercio,
VOLGARIZZAZIONE
a) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di
prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si
riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a
designare
la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la
provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del
prodotto
o della prestazione del servizio
o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
1/21/2015 79

80. Capacità distintiva
2. In deroga al comma 1 e all'articolo 12, comma 1,
lettera a), possono costituire oggetto di registrazione
come marchio d'impresa i segni che prima della
domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia
stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
1/21/2015 80

81. Capacita' distintiva
3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato
nullo se prima della proposizione della domanda o
dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma
oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha
acquistato carattere distintivo.
SECONDARY MEANING
4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o
dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel
• commercio denominazione generica del prodotto
o comunque servizio o abbia perduto la sua
• capacità distintiva.
VOLGARIZZAZIONE
1/21/2015 81

82. Ex. descrittivo
Parole di uso comune:
o Alcantara
o Nutella
Parole generiche:
o Pane per pane
o Biscotto per biscotti
Parole descrittive del prodotto:
o Caldi caldi, Croccante, buonissimo, appena sfornati
per prodotti di panetteria
o Greco per Yogurt greco
o Cremoso per yogurt.
1/21/2015 82

83. Ex. Carattere distintivo e perdita
• Secondary Meaning
• Secondary Meaning
• Rischio di Volgarizzazione
• Volgarizzazione
1/21/2015 83

84. Art.14.
Leicità e diritti di terzi
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come
marchio d’impresa:
a) I segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon
costume
b) I segni idonei ad ingannare il pubblico circa la
provenienza geografica, la natura e la qualità dei
prodotti e servizi
Ex. Aceto di Modena per pdt non di Modena
c) I segni il cui uso costituirebbe la violazione di un diritto
d’Autore, di Proprietà Industriale o altro diritto esclusivo
di terzi.
Ex. Gomorra per armi da fuco
1/21/2015 84

85. 2. il marchio d’impresa decade se :
a) Sia divenuto idoneo ad ingannare il pubblico circa
la natura la qualità o provenienza dei prodotti o
servizi
Ex. cessioni aziendali/licenze di marchio
b) Se sia divenuto contrario alla legge, all’ordine
pubblico o al buon costume
c) Per omissione dei controlli sul regolamento d’uso dei
marchi collettivi.
1/21/2015 85
Leicità e diritti di terzi

86. Il marchio:
a) Ingannevole
b) contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon
costume
1/21/2015 86
Leicità e diritti di terzi

87. Art. 15.
Effetti della registrazione
1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono
conferiti con la registrazione.
2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla
data di deposito della domanda. Trattandosi di
rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di
scadenza della registrazione precedente.
1/21/2015 87

88. Effetti della registrazione
3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera
c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai
prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed
ai prodotti o servizi affini.
4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data
di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia
del titolare.
5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione
nel registro dei marchi di impresa e di essa deve
essere data notizia nel Bollettino ufficiale.
1/21/2015 88

89. Art. 16.
Rinnovazione
1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso
marchio precedente, con riguardo allo stesso genere
di prodotti o di servizi secondo la classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi risultante
dall'Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio
1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.
 No modifiche o restyling
2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.
1/21/2015 89

90. Rinnovazione
3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che
è stato oggetto di trasferimento per una parte dei
prodotti o servizi è effettuata separatamente dai
rispettivi titolari.
4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli
effetti della registrazione per i marchi registrati presso
l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di
Ginevra.
1/21/2015 90

91. Art. 17.
Registrazione internazionale
1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi
presso l'Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale di Ginevra (OMPI), le disposizioni vigenti
ai sensi delle convenzioni internazionali.
1/21/2015 91

92. Registrazione internazionale
2. I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione
mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, in
base all'Accordo di Madrid, concernente la registrazione
internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967,
ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ed al relativo
Protocollo, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con
legge 12 marzo 1996, n. 169, recanti la designazione dell'Italia
quale Paese in cui si chiede la protezione, devono rispondere ai
requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente codice.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi
internazionali designanti l'Italia conformemente alle disposizioni
applicabili alle domande di marchi nazionali.
1/21/2015 92

93. Art. 18.
Protezione temporanea
1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2,
può essere accordata, mediante decreto del
Ministro delle attività produttive, una protezione
temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o
sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che
figurano in esposizioni nazionali o internazionali,
ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel
territorio dello Stato o in uno Stato estero che
accordi reciprocità di trattamento.
 PRIORITA’ DI ESPOSIZIONE
1/21/2015 93

94. Protezione temporanea
2. La protezione temporanea fa risalire la priorità della
registrazione, a favore del titolare o del suo avente
causa, al giorno della consegna del prodotto o del
materiale inerente alla prestazione del servizio per
l'esposizione,
ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione
sia depositata entro sei mesi dalla data della
consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla
data di apertura dell'esposizione.
1/21/2015 94

95. Protezione temporanea
3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è
stabilito un termine più breve, la domanda di registrazione
deve essere depositata entro questo termine.
4. Tra più marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o
affini presentati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorità
spetta al marchio per il quale è stata depositata prima la
domanda di registrazione.
5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indicate
dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione,
previa la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi.
1/21/2015 95

96. Art. 19 cpi
Diritto alla registrazione
1.Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa
chi
lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo
nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella
prestazione di servizi della propria impresa
o di imprese di cui abbia il controllo
o che ne facciano uso con il suo consenso.
1/21/2015 96

97. 2. Non può ottenere una registrazione per marchio di
impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.
3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle
provincie e dei comuni possono ottenere registrazioni di
marchio
anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal
patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale
del relativo territorio;
in quest’ultimo caso I proventi derivanti dallo sfruttamento
del marchio a fini commerciali dovranno essere destinati ai
finanziamenti delle attività istituzionali.
1/21/2015 97
Diritto alla registrazione

98. Art. 20.
Diritti conferiti dalla registrazione
1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato
consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del
marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo
proprio consenso, di usare nell'attività economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi
identici a quelli per cui esso è stato registrato;
1/21/2015 98

99. Diritti conferiti dalla registrazione
b) un segno identico o simile al marchio registrato,
per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o
affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione fra i due
segni;
1/21/2015 99

100. Diritti conferiti dalla registrazione
c) un segno identico o simile al marchio registrato per
prodotti o servizi anche non affini, se il marchio
registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del
segno senza giusto motivo consente di trarre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli
stessi.
1/21/2015 100

101. Diritti conferiti dalla registrazione
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio
può in particolare vietare ai terzi di:
• apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni;
• di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di
detenerli a tali fini,
• oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal
segno;
• di importare o esportare prodotti contraddistinti dal
segno stesso;
• di utilizzare il segno nella corrispondenza
commerciale e nella pubblicità.
1/21/2015 101

102. Diritti conferiti dalla registrazione
3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle
merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il
marchio del produttore o del commerciante da cui
abbia ricevuto i prodotti o le merci.
1/21/2015 102

103. Art. 21.
Limitazioni del diritto di marchio
1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al
titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla
quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza
geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di
prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del
prodotto o del servizio;
c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare
la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare
come accessori o pezzi di ricambio, purché' l'uso sia
conforme ai principi della correttezza professionale.
1/21/2015 103

104. Esempio accessori
1/21/2015 104

105. Limitazioni del diritto di marchio
2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario
alla legge,
ne', in specie, in modo da ingenerare un rischio di
confusione sul mercato con altri segni conosciuti
come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui,
o da indurre comunque in inganno il pubblico,
in particolare circa la natura, qualità o provenienza
dei prodotti o servizi, a causa del modo e del
contesto in cui viene utilizzato,
o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà
industriale,
o altro diritto esclusivo di terzi.
1/21/2015 105

106. Ex.
o Ingannevole
o contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon
costume
o Diritto d’autore
Dalla Cina con furore
1/21/2015 106

107. Limitazioni del diritto di marchio
3. E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio
registrato dopo che la relativa registrazione è stata
dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta
la illiceità dell'uso del marchio.
1/21/2015 107

108. Art.22
Unitarietà dei segni distintivi
1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o
ragione sociale, insegna e nome a dominio
aziendale un segno uguale o simile all'altrui
marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra
l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i
prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato,
possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni.
 EQUIPARAZIONE DEI SEGNI A MARCHIO
1/21/2015 108

109. Unitarietà dei segni distintivi
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione
come ditta, denominazione o ragione sociale,
insegna e nome a dominio aziendale di un segno
uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti
o servizi anche non affini, che goda nello Stato di
rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo
consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o
reca pregiudizio agli stessi.
1/21/2015 109

110. Esempio di Segni distintivi
Insegna
ragione sociale nome a dominio aziendale,
1/21/2015 110

111. Art.23.
Trasferimento del marchio‫‏‬
1.Il marchio può essere trasferito, anche solo per una parte dei
prodotti per i quali è stato registrato.
2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva:
• per la totalità o parte dei prodotti o servizi per i quali è stato
registrato
• o per la totalità o parte del territorio dello Stato,
a condizione che in caso di licenzia non esclusiva, il licenziatario
si obbliga espressamente ad usare il marchio nei prodotti o servizi
uguali a quelli messi in commercio nello Stato dal titolare o da
altri licenziatari.
1/21/2015 111

112. Trasferimento del marchio
3. Il titolare può far valere il suo diritto contro il
licenziatario che violi le disposizioni del contratto di
licenza relativamente a:
durata, modo di utilizzazione, natura prodotti, territorio
di utilizzo del marchio, qualità dei prodotti.
4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del
marchio non deve derivare inganno in quei caratteri
dei prodotti o servizi che sono essenziali
nell’apprezzamento del pubblico.
 Ex.
1/21/2015 112

113. Art. 24.
Uso del marchio ‫‏‬
1. A pena di decadenza del marchio, il marchio deve
essere oggetto di uso effettivo e tale uso non deve
essere sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni,
salvo legittimi motivi.
2. Sono equiparati all’uso del marchio l’uso dello stesso
in forma modificata ma tale da non alterare il
carattere distintivo, nonché l’apposizione nello Stato
del marchio sulle confezioni per le esportazioni.
1/21/2015 113

114. Uso del marchio ‫‏‬
3. Non si può far valere la decadenza se, tra la
scadenza del quinquennio, e la proposizione della
domanda, sia ricominciato l'uso del marchio;
salvo il caso in cui il titolare l'abbia fatto perché era a
conoscenza della domanda.
4. inoltre, la decadenza non avrà luogo se il titolare
faccia uso di altri marchi simili tuttavia in vigore.
1/21/2015 114

115. Art. 25.
Nullità
1. Il marchio è nullo:
a) se manca di uno dei requisiti o previsti Oggetto della
registrazione
o se sussista uno degli impedimenti sulla Novità;
b) se è in contrasto con il disposto sui marchi di forma,
Stemmi, Capacità distintiva, liceità;
c) se è in contrasto con il disposto per nomi e segni notori;
d) nel caso delle trascrizioni.
1/21/2015 115

116. Art. 26
Decadenza‫‏‬
1. Il marchio, oltre che per non uso, decade:
a) per volgarizzazione
se a causa dell'attività o dell'inattività del titolare, lo
stesso sia divenuto denominazione generica del
prodotto o comunque abbia perduto la sua
capacità distintiva
b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'art. 14 cpi
c) per non uso ai sensi dell’art.24.
1/21/2015 116

117. Art. 27.
Decadenza e nullità parziale
1. Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio
d'impresa sussistono soltanto per una parte dei
prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la
decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei
prodotti o servizi.
1/21/2015 117

118. Art. 28.
Convalidazione
1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi
dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi
notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante
cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza,
l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non
possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio
posteriore ne' opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o
servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla
base del proprio marchio anteriore o del proprio Preuso,
salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato
in mala fede.
Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello
anteriore o alla continuazione del Preuso.
2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio
registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c).
1/21/2015 118

119. Convalidazione
e Coesistenza
1/21/2015 119

120. Che cosa è un Marchio?
 un mezzo indispensabile, a livello legale e commerciale, per promuovere i
prodotti o i servizi dell'impresa nel mercato,
 il passaporto necessario dell’impresa e dei suoi prodotti nel mercato,
soprattutto nella società attuale
 e l’oggetto su cui l’impresa crea la sua immagine
 lo strumento principale di comunicazione verso i consumatori,
 riflette le qualità del prodotto o servizio offerto
 e li distingue da quello dei concorrenti,
 la forza contrattuale per il produttore,
 il vantaggio concorrenziale per il rivenditore
 ed una garanzia per il consumatore.

121. Grazie
Filippo Indolfi
Consulente in Proprietà Industriale ed Intellettuale
www.indolfi.com
filippo.indolfi@indolfi.com
Tel. 347.6748427
1/21/2015 121