[WeFocus] 세미나_특허명세서 작성 10계명_20190128_v1

특허명세서 작성 10계명
2019. 1. 28.
BLT 특허법률사무소
파트너 변리사 김 성 현
BLT 정기 세미나

1. 특허 명세서의 구조를 이해하라.
2
- 특허 명세서에도 전체적인 맥락과 논리적인 흐름이 존재한다.
- 발명의 명칭: 청구 발명(claimed invention)을 포괄하도록 기재*
- 기술분야: 발명이 속하는 기술분야를 언급, 2단계에 걸쳐서 언급 가능(예:
보다 상세하게는), 발명의 특징적인 구성요소를 언급 X
- 발명의 배경이 되는 기술: 대상 기술분야의 종래기술을 언급
- 발명의 내용(해결하고자 하는 과제, 과제의 해결수단, 발명의 효과): US
patent description의 “summary”에 대응, 실시예는 아직 언급 전
- 도면의 간단한 설명: 상세한 설명은 불필요
- 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용: 청구 발명 관련 실시예(구조, 생산,
사용 방법 등)를 언급, “summary”의 부연(예: 종래기술의 문제점, 부가적
인/변형가능한 구성, 2차적인 효과 등)
* 출원인의 성격/규모 등에 따라, 사건번호를 통한 관리가 불가할 경우 발명의 특징이 드러나게끔 기재

2. 배경기술은 탄력적으로 작성하라
3
- 관련된 종래기술이 없으면 배경기술 항목을 평이하게 작성 가능(예: 기술
발전 히스토리, 최근의 기술 동향 등)
- 관련된 종래기술이 존재하고, 종래기술의 구성이 본 발명과 직접 연관되며,
종래기술의 문제점이 본 발명에 의해서 해결된다면, 배경기술 항목을 상세
하게 작성하여야 함 ⇒ 종래기술과의 선명한 대비
- 선행기술로서의 인용이나 권리행사 제한이 염려된다면, 발명의 설명의 실
시예 항목에서 본 발명의 기술적 과제, 작용 효과 등과 연계하여 소극적으
로 언급하는 것도 가능
- 명세서 작성자는, 종래기술의 문제점을 명확히 파악하여야만, 본 발명의 기
술적 과제, 과제 해결 수단, 작용 효과 등에 대한 논리적 이해 및 설명 가능
- 선행기술문헌 항목은 기술분야만 동일하고 구성이 대응되지 않는 특허문
헌을 제시

3. 발명을 입체적으로 인식하라
4
수직 확장
(상·하위 개념)
수평 확장
(multi 카테고리)
IDEA
- 발명은 입체적임, 즉 수직+수평의 다(多)면을 갖추고 있음
- 바라보는 면에 따라 다양한 상·하위 개념의 device, apparatus, system,
fabricating method, control process 등 다양한 카테고리의 인식이 가능
- 단일성 만족 여부에 따라 1출원 또는 분할 진행 ⇒ 특허 포트폴리오 seed
- 거래 실정/양태를 주의할 것

4. 불명확한 것이 포괄적인 것은 아니다
5
- 발명의 불명확한 묘사는 핀을 맞추지 못한 사진과 같음
- 불명확한 표현은 거절 또는 무효사유가 될 뿐임 ⇒ 일단 등록 가능해야
- 명확과 불명확은 권리범위적 경계가 선명한지를 기준으로 판단
- 번역자도 독자임을 잊지 말자 ⇒ 오역 가능성이 높아짐
- 적절한 용어를 선택하기 어려운 경우, 발명의 설명에서 용어를 직접 정의
하여 사용하는 접근법을 활용
불명확한 표현
명확한 표현

5. 먼저 정확하게 작성하고, 이후 권리범위를 조정하라
6
- 먼저 발명을 정확하게 묘사하여 표현하고, 이후 선행기술과 대비되는 발명
의 기술적 특징(즉, 필수 구성요소)을 결정하여 권리범위 조정하여야
- 발명의 설명의 실시예 항목에서 발명을 정확하게 묘사했다면, OA 대응 보
정시, 분할출원시 또는 무효심판 대응 정정시 (타겟 제품/서비스를 고려하
여) 사후적인 권리범위 조정이 얼마든지 가능
- 발명의 설명의 실시예 항목에서 발명을 부정확하게 묘사했다면, 출원인이
의도하지 않은 (타겟 제품/서비스와 매칭되지 않는) 권리범위로 등록되거
나 출원의 포기의 원인이 됨
- 명세서 작성자의 지식을 배제하고, 정방향(발명신고서 → 특허명세서) 및
역방향(특허명세서 → 발명신고서) 검토를 병행하여, 명세서 작성자가 묘
사한 내용이 타겟 제품/서비스와 매칭되는지 계속적인 검토 필요
- 유사어가 많거나, 동일한 의미의 영문 표현이 많을 경우 뉘앙스를 고려하
여 선택해야 ⇒ 번역자를 위하여 괄호로 영문 표현 제안 가능

6. 독립항은 적어도 신규성이 있어야 한다.
7
- 적어도 선행기술조사 결과를 반영하여 독립항을 작성하여야 ⇒ 선행기술
조사 결과는 a+b+c일 때 특허성이 있음이나, 특허명세서 작성시 a+b만으
로 독립항 작성하는 경우 多
- 권리범위에 대한 욕심이 신규성이 없는 청구항을 만듬 = 심사비용 허비
- 청구 발명의 기술적 특징이 있는 부분만을 뾰족하게 제시하고, 나머지 부
분은 유기적인 결합 관계만을 반영
- 심사단계에서 (이종의) 의외의 기술분야의 선행기술과 대비 ⇒ 관점 차이
에 기인하지만 BRI(Broadest Reasonable Interpretation)가 근거
구성 B를 뾰족하게

7. 종속항은 특허성 평가용 샘플러이다.
8
- 발명의 설명의 실시예 항목에 남겨두지 말고, 되도록 기술적 특징이 되는
구성요소는 심사관에게 종속항으로 제안
- 발명의 설명의 실시예 항목에 숨겨두려면, 디테일한 limitation을 숨기되,
subject matter 자체를 숨기지 말것
- 권리화되지 못한 subject matter는 경쟁사에게 회피설계 방안 등으로 노출
될 뿐, 분할출원 등을 시도하더라도 미심사로 인해 불확실한 가능성
- 종속항은 무효 방어용 방패로도 기능 ⇒ “실질적 확장 및 변경 금지” 요건
으로 인해 발명의 설명의 실시예 항목을 이용한 정정의 범위는 제한적
- 어떤 항을 인용할 것인지, 인용이 필수적인지 살펴야
특허 가능: 청구항 3-4
특허 거절:
청구항 1-2, 5-10

8. 하나의 청구항에는 하나의 주제만을 담아라.
9
- 하나의 청구항마다 하나의 주제만을 담아 촘촘하게 스태킹하여야
- 인용항의 포괄적 용어의 범주를 설명하기 위한 청구항을 제외하고는, 마쿠
시 타입의 청구항은 지양해야
- 마쿠시 타입의 청구항에 대해서 특허 가능하다는 심사관 의견 표명시 어떤
구성요소에 근거하여 특허가 가능한지 판단하기 어려움
- 반대로, 마쿠시 타입의 청구항에 대해서 하나의 주제라도 특허성 부정시
모든 청구항의 특허성 부정되는 패널티 존재
하나씩
stacking

9. 발명의 설명을 출원인에게 유리하게 활용하라
10
- 발명의 설명의 실시예 항목은 “상대적으로 자유 형식”으로, 즉 형식에 구
애 받지 않고 작성 가능
- 엄밀하게, 기재불비 등 형식적 요건만 충족하면, 출원인 입장에서 의도하는
어떠한 내용도 제시할 수 있음 ⇒ 전략적인 접근 필요
- 청구범위에서 사용한 추상적 개념어를 실시예 항목에서도 계속해서 동일
하게 사용할 필요는 없음 ⇒ 용어의 통일성은 유지하되, 보다 쉬운 용어와
문장, 그리고 예시로 중복 설명
- 대상 기술분야에서 잘 알려진 공지의 기술 내용은 불필요하게 상세하게 적
을 필요 없음 ⇒ 발명의 요지 전달에 장애 요소
- 제2 실시예부터는 변형된 구성과 그로 인한 작용 효과를 설명하여야
- 추상적 개념 설명 → 구체적 실시예·예시 설명 순으로
- 핵심적인 부분은 상세하게 → 부가적인 또는 공지 부분은 단순한 설명으로
- 선행기술의 범위를 좁힐 수 있는 구성요소(기술분야 관련)도 설명하여야

10. 도면을 적극 활용하라
11
- 글(text)로써 설명하는데 어려움이 있다면 도면을 활용하여 자유롭게 표현
⇒ 도면도 보정 내용의 지지(support) 근거가 됨
- 개념도를 활용하여 전체적인 구조나 데이터의 흐름 등을 쉽게 설명
- 특징적이지 않은 모양/형상 등 도면만으로 상세한 설명 대체 가능
- 청구 대상과 관련도가 적은 구성요소는 도면 상에서 생략 가능 ⇒ 경쟁사
에게 노하우 노출 방지
- 도면도 상·하위 개념으로 구분하여 도시 가능

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