소프트웨어 특허 관련 이슈(Software patent related issues)

1
특허법인 가산
채승원 변리사
(csw@kspat.com)
2015.09.16
소프트웨어 특허 관련 이슈

2
ABSTRACT: SOFTWARE PATENT?
ISSUE 1: 소프트웨어 특허의 eligibility (Alice Corp. v. CLS Bank)
ISSUE 2: BM 특허의 한계 (MercExchange v. Ebay)
ISSUE 3: 공동침해 관련 문제 (Akamai v. Limelight)
ISSUE 4: 역외에 위치한 서버에 대한 특허 침해 ( NTP v. RIM )
ISSUE 5: 네트워크를 통해 유통되는 S/W 보호
HOT ISSUE: API의 저작권 인정? (Oracle v. Google)
SUMMARY: 소프트웨어 특허의 CLAIM 작성 전략
CONTENTS

5
ABSTRACT - SOFTWARE PATENT?
1 click 특허 등록 시점

7
ABSTRACT - SOFTWARE PATENT!
소프트웨어 특허:
소프트웨어 개발에 들인 노력을 보상하고
기술 발전을 촉진하고자 하는 원 목적과 달리,
기업을 이익을 극대화하기 위해
전략적으로 사용되고 있음.

9
ABSTRACT- SOFTWARE PATENT; problems

10

11

12

13

14

15
특허 적격성(PATENT ELIGIBILITY):
발명의 대상이 특허를 받을 수 있는 것인지를 가리키는 개념
소프트웨어는 유체성에 관한 특유의 특성 및 사회에 미치는
강력한 영향력 때문에,
각 국가에서 특허 적격성과 관련된 이슈가 발생
ISSUE 1: PATENT ELIGIBILITY - US
??

16

17
ABSTRACT BM
NOT ELIGIBLE
(BILSKI case)
BM(=abstract)
embedded SOFTWARE
(Machine tied OR
Transform a particular article into
a different state) or
SOFTWARE for computer
technology
 PATENT ELIGIBLE
COMUTER-
IMPLEMENTED-
INVENTION
 ELIGIBLE??
(Alice case)

18
laws of nature,
natural phenomena,
abstract ideas
NOT
patentable

19
1998
SSB
State Street Bank v. Signature Financial Group (CAFC):
-A process, includinga business method,
satisfied Section 101 as long as it produced a ‘useful, concrete, and tangibleresult’
-수학적 알고리즘 제외의 법리를 수학적 알고리즘 그 자체를 청구하는 경우로 한정하여 무력화
BM 관련 출원/등록 폭발적 증가
2008
Bilski
2014
Alice?
Business method-(State Street Bank)
M-T 요건 엄격 적용

20
1998
SSB BM 관련 출원/등록 폭발적 증가
2008
Bilski
2014
Alice?
Bilski v. Kappos (CAFC)
방법발명은 Machine tied or Transform a particular article into a different
state 해야(MoT test) 특허 가능
Bilski v. Kappos (Supreme court)
MoT test 인정, 하지만 유일한 test는 아님
Methods of doing business ARE patent eligible subject matter
Bilski claims were too ‘abstract’ to be patent eligible
Business method-(Bilski)

21
1998
SSB BM 관련 출원/등록 폭발적 증가
2008
Bilski
2014
Alice?
Business method-(CLS Bank)

22
ISSUE 1: PATENT ELIGIBILITY – US[Alice v. CLS]

23

24
-patent eligibility of four registered BM patents(computer-implemented
invention form, transaction with 3rd party ensure like escrow);
5,970,479 / 6,912,510 / 7,149,720 / 7,725,375
‘479 PATENT
1. A computer-based data processing system to enable the
formulation of customized multi-party risk management contracts
having a future time of maturity, the system comprising:
at least one stakeholder input means ...;
at least one counter-party stakeholder input means ...;
a data storage means linked with each said stakeholder input
means ...; and
data processing means, linked with the data storage means, for
pricing and matching contracts ....

25
판결문 발췌
<2 step test>

26
USPTO
memorandum
(2014-06-25)
ISSUE 1: PATENT
ELIGIBILITY – US[Alice v. CLS]

27
USPTO
interim
eligibility
guidance
(2014-12-16)
-2014-12-16즉시 적용
-모든 출원에 대해 적용
-다만, 상기 guidance에 대한
comment는 2015-03-16까지
접수
Current prosecutionpractice

28
Step 2A: ABSTRACTIDEA? (Judicial exceptions)
fundamental economic practices,
certain methods of organizing human activities
an idea `of itself,‘
mathematical relationships/formulas.
examples(from cases)
Mitigating settlement risk
hedging
creating a contractual relationship
using advertising as an exchange or currency
processing information through a clearinghouse
comparing new and stored information and using rules to identify
options
using categories to organize, store and transmit information
organizing information through mathematical correlations
managing a game of bingo
Claims including a nature- based product are analyzed in Step 2A to identify whether the claim
is directed to ( recites) a "product of nature" exception.
This analysis compares the nature- based product in the claim to its naturally occurring
counterpart to identify markedly different characteristics based on structure, function, and/ or
properties.
The analysis proceeds to Step 2B only when the claim is directed to an exception (when
no markedly different characteristics are shown) .

29
Step 2B: SIGNIFICANTLY MORE?
“Significantly more”
Improvements to another technology or technical field;
Improvements to the functioning of the computer itself;
Applying the judicial exception with, or by use of, a particular
machine;
Effecting a transformation or reduction of a particular article to a
different state or thing;
Adding a specific limitation other than what is well-understood,
routine and conventional in the field, or adding unconventional
steps that confine the claim to a particular useful application; or
Other meaningful limitations beyond generally linking the use of
the judicial exception to a particular technological environment.

30
Step 2B: SIGNIFICANTLY MORE?
“not enough to qualify as Significantly more”
Adding the words “apply it” (or an equivalent=‘computer
implemented’) with the judicial exception, or mere instructions to
implement an abstract idea on a computer;
Simply appending well-understood, routine and conventional
activities previously known to the industry, specified at a high level
of generality, to the judicial exception, e.g., a claim to an abstract
idea requiring no more than a generic computer to perform generic
computer functions that are well-understood, routine and
conventional activities previously known to the industry;
Adding insignificant extra solution activity to the judicial exception,
e.g., mere data gathering in conjunction with a law of nature or
abstract idea;
Generally linking the use of the judicial exception to a particular
technological environment or field of use.

31
ISSUE 1: PATENT ELIGIBILITY – US[Alice v. CLS] – post alice
http://patentlyo.com/patent/2014/12/patent-business-method-patents.html

32
아래 문헌에서 인용
Organization Invalidation
rate
CAFC 93.3%
PTAB 90.4%
District Court 69.0%
From 332
Patents…

33
Prosecution statistics(참조: 미국의 소프트웨어 특허의 과거와 현재, 그리고 전망, 강상윤, 지식과 권리 제17호)
항목 수치
NOA 철회 후 101 rejection 830여 건
BM 담당(US class 705) 심사 부서
101 rejection
24%  78%
BM 담당(US class 705) 심사 부서
등록률
23.6%  4.5%
Court
As of Oct. 20, 2014, 18 courts have directly relied upon Alice in deciding whether claims
were invalid under § 101: 15 district courts decisions and three Federal Circuit decisions.
Of those, 14 decisions invalidated claims by applying Alice. Thus, almost 78 percent of
the decisions that have applied Alice have invalidated claims. That number could have
been higher. Two additional district court decisions hinted that the claims at issue might
be invalid under § 101, but ruled that claim construction was necessary to decide the
issue. And a concurring opinion by Federal Circuit Judge Haldane Robert Mayer would
have invalidated the claims at issue under Alice. Factoring in those three cases, then,
yields an invalidity rate of 89 percent.
LAW360 article (http://www.law360.com/articles/590465/lessons-from-4-months-of-post-
alice-decisions)

34
Court – cont’d (post-alice CAFC decisions)
Digitech Image Tech., LLC v. Electronics for Imaging, Inc. (U.S. Patent No. 6,128,415)
Claim 10. A method of generating a device profilethat describes properties of a
device in a digital imagereproduction systemfor capturing, transformingor
rendering an image, said method comprising:
generating first data for describinga device dependent transformationof color
informationcontent of the image to a device independent color space through
use of measured chromaticstimuli and device responsecharacteristicfunctions;
generating second data for describinga device dependent transformation of
spatial information content of theimage in said device independent color space
throughuse of spatial stimuli and device responsecharacteristicfunctions; and
combining said first and second data into the device profile.
The court found the claim to be an abstract idea because it describes
a process of organizing information through mathematical correlations
and is not tied to a specific structure or machine.
 INELIGIBLE

35
Planet Bingo, LLC v. VKGS LLC (U.S. Patent No. 6,398,646)
Claim 1. A system for managing a game of Bingo which comprises:
(a) a computer with a central processing unit (CPU) and with a memory and with
a printer connected to the CPU;
(b) an input and output terminal connected to the CPU and memory of the
computer; and
(c) a program in the computer enabling:
(i) input of at least two sets of Bingo numbers which are preselected by a player
to be played in at least one selected game of Bingo in a future period of time;
(ii) storage of the sets of Bingo numbers which are preselected by the player as a
group in the memory of the computer;
....
The court found the claims to be directed to the abstract idea of solving a
tampering problem and also minimizing other security risks during bingo ticket
purchases. The claims relate to managing a bingo game while allowing a player
to repeatedly play the same sets of numbers in multiple sessions. The claims
recite a generic computer implementation of the abstract idea
 INELIGIBLE

36
buySAFE, Inc. v. Google, Inc. (U.S. Patent No. 7,644,019)
Claim 1. A method, comprising:
receiving, by at least one computer application program running on a computer of a safe
transaction service provider, a request from a first party for obtaining a transaction
performance guaranty service with respect to an online commercial transaction following
closing of the online commercial transaction;
processing, by at least one computer application program running on the safe
transaction service provider computer, the request by underwriting the first party in order to
provide the transaction performance guaranty service to the first party,
wherein the computer of the safe transaction service provider offers, via a computer
network, the transaction performance guaranty service that binds a transaction performance
guaranty to the online commercial transaction involving the first party to guarantee the
performance of the first party following closing of the online commercial transaction.
Relying on Bilski in which an abstract idea was found in certain arrangements involving
contractual relations, the court found the claims to be squarely about creating a
contractual relationship—a “transaction performance guaranty”—that is beyond question
of ancient lineage. The claims' invocation of computers adds no inventive concept, with the
computer functionality being generic. The transactions being performed online, at best,
limits the use of the abstract guaranty idea to a particular technological environment.
 INELIGIBLE

37
buySAFE, Inc. v. Google, Inc. (U.S. Patent No. 7,644,019)
Claim 1: A method for distribution of products over the Internet via a facilitator, said
method comprising the steps of:
a first step of receiving, from a content provider, media products that are covered by
intellectual-property rights protection and are available for purchase, wherein each said media
product being comprised of at least one of text data, music data, and video data;
a second step of selecting a sponsor message to be associated with the media product,
said sponsor message being selected from a plurality of sponsor messages, said second step
including accessing an activity log to verify that the total number of times which the sponsor
message has been previously presented is less than the number of transaction cycles contracted
by the sponsor of the sponsor message;
.....
Using the Alice Corp. framework, the court first determined whether the claims at issue are
directed to a patent-ineligible concept. The court found that the ordered combination of
the eleven steps recites “an abstraction—an idea, having no particular concrete or tangible
form” noting that the majority of limitations describe only the abstract idea of showing an
advertisement before delivering content.
 INELIGIBLE

38
Netflix v. Rovi ( 2015.07.)
- 101 invalidation for
- US7974962B2 2011-07-05Search engine for a video recorder
- US7945929B2 2011-05-17Programguidesystem with combination category search
- US7103906B1 2006-09-05User controlledmulti-devicemedia-on-demand system
- US7065709B2 2006-06-20Client-server electronicprogramguide
- US6898762B2 2005-05-24Client-server electronicprogramguide
- 모두 무효 판결!!
US 6898762

39
DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P. (2014.12.05, CAFC)
the first and only time since the Supreme Court handed
down the Alice Corp. v. CLS Bank Int'l decision that the
Federal Circuit has concluded that computer-implemented
claims survive a § 101 challenge.
침해 주장
101조
무효 주장

40
DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P. (U.S. Patent No. 7,818,399)
Claim 19: A system useful in an outsource provider serving Web pages offering
commercial opportunities, the system comprising:
(a) a computer store containing data, for each of a plurality of first Web pages, defining a
plurality of visually perceptible elements, which visually perceptible elements correspond to
the plurality of first Web pages;
(i) wherein each of the first Web pages belongs to one of a plurality of Web page
owners;
(ii) wherein each of the first Web pages displays at least one active link associated with
a commerce object associated with a buying opportunity of a selected one of a
plurality of merchants; and
(iii) wherein the selected merchant, the outsource provider, and the owner of the first
Web page displaying the associated link are each third parties with respect to one
other;
First web pages는 웹페이지
아웃소싱 업자가 클라이언트를
위해 작성한 Composite Web
page
First web pages는 전자 상거
래 관련 액티브 링크를 가짐
(b) a computer server at the outsource provider, which computer server is coupled to
the computer store and programmed to:
(i) receive from the web browser of a computer user a signal indicating activation of
one of the links displayed by one of the first Web pages;
(ii) automatically identify as the source page the one of the first Web pages on which
the link has been activated;
(iii) in response to identification of the source page, automatically retrieve the stored
data corresponding to the source page; and
(iv) using the data retrieved, automatically generate and transmit to the web browser a
second Web page that displays: (A) Information associated with the commerce object
associated with the link that has been activated, and (B) the plurality of visually
perceptible elements visually corresponding to the source page.
클라이언트가 First web pages
중 하나에 접속하여 액티브 링
크 클릭 시, 링크가 유입 된
web page를 식별하고,
식별된 web page에 대한 정보
를 이용하여 링크 유입 된
source에 대한 정보를 제공하
는 관리자 페이지(second web
page) 생성

41
“the claimed solution is necessarily rooted in computer technology in order to
overcome a problemspecifically arising in the realm of computer networks.” ,
whereas the patents from earlier cited decisions claimed nothingmore than the
performanceof abstract business practices on the Internet or using a generic
computer.
The claim includes additionalelements including “1) stor[ing] `visually perceptible
elements' correspondingto numerous host Web sites in a database, with each of
the host Web sites displaying at least one link associated with a product or
service of a third-party merchant, 2) on activation of this link by a Web site visitor,
automatically identif[ying] the host, and 3) instruct[ing] an Internet web server
of an `outsourceprovider' to construct and serve to the visitor a new, hybrid
Web page that merges content associated with the products of the third-party
merchant with the stored `visually perceptibleelements' from the identified host
Web site.”
DDR patent claims “specify how interactions with the Internet are manipulated to
yield a desired result” and “recite an inventionthat is not merely the routineor
conventional useof the Internet.”

42
The court held that, unlikein Ultramercial, the claim does not generically recite
“use the Internet” to perform a business practice, but instead recites a specific
way to automate the creation of a compositeWeb page by an outsource
provider that incorporates elements from multiplesources in order to solve a
problemfaced by Web sites on the Internet. Therefore, the court held that the
claim is patent eligible.

43
성립성 ISSUE에 강한 특허를 작성
하기 위한 제언
STEP 2A
 기술적인 특징이 강한 소프트웨어 특허의 경우, 통과 가능할 것으로 판단
됨.
 “markedly different characteristics”를 인정 받을 수 있도록, 본 발명
에 따른 새로운 기능을 최대한 많이 명세서에 반영해야 함. (구조적인 특징
은 기대하기 어려우므로)
STEP 2B
 “Significantly more”로 인정 받을 수 있는 요소를 발명의 상세한 설명에
최대한 많이 반영할 것.
 소프트웨어 특허의 경우, 소프트웨어를 실생활에 적용하는 다양한
예(improvements to another technology or technical field)를
실시예로 구성할 필요 있음.
 즉, 소프트웨어 자체가 101조 위반이 되는 경우, 해당 소프트웨어
를 활용한 필수적인 실시예를 방법 청구항으로 구성하면, step 2B를
통과할 수 있을 것임.
• ex1. fault 발생 판정 알고리즘  fault 발생 판정 시, fault
발생된 cell에 대한 불량품 처리 방법
• ex2. 생산 계획 알고리즘  작성 된 생산 계획을 실행계 시
스템에 전달하여, 작성 된 계획이 수행 되도록 하는 방법.

44
성립성 ISSUE에 강한 특허를 작성
하기 위한 제언
STEP 2A
 기술적인 특징이 강한 소프트웨어 특허의 경우, 통과 가능할 것으로 판단
됨.
 “markedly different characteristics”를 인정 받을 수 있도록, 본 발명
에 따른 새로운 기능을 최대한 많이 명세서에 반영해야 함. (구조적인 특징
은 기대하기 어려우므로)
STEP 2B
 “Significantly more”로 인정 받을 수 있는 요소를 발명의 상세한 설명에
최대한 많이 반영할 것.
 소프트웨어 특허의 경우, 소프트웨어를 실생활에 적용하는 다양한
예(improvements to another technology or technical field)를
실시예로 구성할 필요 있음.
 즉, 소프트웨어 자체가 101조 위반이 되는 경우, 해당 소프트웨어
를 활용한 필수적인 실시예를 방법 청구항으로 구성하면, step 2B를
통과할 수 있을 것임.
• ex1. fault 발생 판정 알고리즘  fault 발생 판정 시, fault
발생된 cell에 대한 불량품 처리 방법
• ex2. 생산 계획 알고리즘  작성 된 생산 계획을 실행계 시
스템에 전달하여, 작성 된 계획이 수행 되도록 하는 방법.

45
COMPANY # OF registered PATENTS
IBM 79138
MICROSOFT 28471
SAP 4134
ORACLE 6092
GOOGLE 8706
VS.

46
ISSUE 1: PATENT ELIGIBILITY - EP
[심사 지침서 관련 내용]
-클레임 된 발명의 대상(subject matter)이 공지기술(known art)에 비하여 기술적
인 기여(technical contribution)를 한다면, 단지 그 실행에 컴퓨터프로그램이 관
여되었다는 이유만으로 그 특허성을 부인하여서는 안 된다.
- 청구항의 형태나 종류를 무시하고 그 내용에 집중
EPC Article 52 Patentable inventions
(2)The followingin particular shall not be regarded as inventions withinthe meaning of
paragraph 1:
(a) discoveries, scientifictheories and mathematical methods;
(b) aesthetic creations;
(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing
business, and programs for computers;
(d) presentations of information.
(3)Paragraph 2 shall exclude the patentabilityof the subject-matter or activities referred to
therein only to the extent to which a European patent applicationor European patent
relates to such subject-matter or activities as such.

47
ISSUE 1: PATENT ELIGIBILITY - EP
ALLOWED CLAIMS IN EP
-apparatus
-method
-recording medium
-software 자체도 허용

48
ISSUE 1: PATENT ELIGIBILITY - JP
일본 특허법 제2조제3항제1호:
“물건(프로그램 등을 포함한다. 이하 동일하다)의 발명에 있어서는
그 물건의 생산, 사용, 양도(양도 및 대여를 말하며, 그 물건이 프로그램
등인 경우에는, 전기 통신회선을 통한 제공을 포함한다. 이하 동일하다),
또는 수입 또는 양도 등의 신청을 하는 행위이다.”
제2조제4항
“이 법률에서 ‘프로그램 등’이란, 프로그램(전자계산기에 대한 명령으로서, 하나
의 결과를 얻을 수 있도록 이루어진 것을 말한다. 이하 이항에서 같다) 기타 전자
계산기에 의한 처리를 위하여 제공하는 정보로서 프로그램에 준하는 것을 말한
다.

49
ISSUE 1: PATENT ELIGIBILITY - JP
ALLOWED CLAIMS IN JP
-apparatus
-method
-recording medium
-software 자체도 허용
JP 5401385 B2
【청구항1】
외부 컴퓨터 사이의 통신 시스템을 자 컴퓨터에 구성하기 위한 통신 소프트웨어이며,
자 컴퓨터에,
통신 인터페이스를 구성하기 위한 소프트웨어 부품과
프로토콜 제어 수단을 구성하기 위한 소프트웨어 부품과
전문 해석 수단을 구성하기 위한 소프트웨어 부품과를 구비하고
(a1) 상기 통신 인터페이스에, 통신용 하드웨어를 제어하는 기능을 실현시키고,
(b1) 상기 프로토콜 제어 수단 및 상기 전문 해석 수단에 대해 상기 통신용 하드웨어에의 외부 컴퓨터의 최대 접속 수를 통지하는
기능을 실현시키고,
(c1) 상기 통신 인터페이스의 카피를 생성하는 기능을 실현시키고,
(c2) 상기 통지와 관련되는 최대 접속 몇분을 조달하는 상기 프로토콜 제어 수단의 카피를 생성하는 기능을 실현시키고,
(c3) 상기 통지와 관련되는 최대 접속 몇분을 조달하는 상기 전문 해석 수단의 카피를 생성하는 기능을 실현시키고,
(d1) 상기 프로토콜 제어 수단과 상기 전문 해석 수단과의 입출력이 결합되는 기능을 실현시키고,
(d2) 상기 통신 인터페이스와 상기 프로토콜 제어 수단과의 입출력이 결합되는 기능을 실현시키고,
(d3) 상기 통신 인터페이스와 상기 통신용 하드웨어를 분리하는 기능을 실현시키고,
(d4) 상기 통신 인터페이스와 상기 통신용 하드웨어가 결합되는 기능을 실현시키는 통신 소프트웨어.

50
ISSUE 1: PATENT ELIGIBILITY - CN
중국 전리법 제25조 ①아래에 열거된 각호에 대하여 특허권을 수여하지 아니한다.
1. 과학발견
2. 지능 활동의 규칙과 방법
3. 질병의 진단ㆍ치료 및 방법
4. 동물 및 식물의 품종
5. 원자핵 변환방법을 이용하여 획득한 물질
6. 평면인쇄품의 도안ㆍ색채 또는 양자를 결합하여 만들어진 주로 표지작용을 하는 설계
-컴퓨터 프로그램이 공업 과정, 제어, 측정 등에 이용되거나, 기술 데이터를 처리
하는 것 또는 컴퓨터 시스템의 내부 성능을 개량하는 것이라면, 중국 특허법상 특
허보호의 객체에 해당. 기록매체 청구항도 인정하지 않음.
ALLOWED CLAIMS IN CN
-apparatus
-method

51
ISSUE 1: PATENT ELIGIBILITY - KR
2005년 개정, 컴퓨터관련발명심사기준
(1) 방법의 발명
컴퓨터 관련 발명은 시계열적으로 연결된 일련의 처리 또는 조작, 즉 단계로서 표현할 수 있을 때
그 단계를 특정하는 것에 의해 방법의 발명으로서 청구항에 기재할 수 있다.
(2) 물건의 발명
컴퓨터 관련 발명은 그 발명이 완수하는 복수의 기능으로 표현할 수 있을 때 그 기능으로 특정된
물건의 발명으로 청구항에 기재할 수 있다.
(3) 프로그램 기록 매체 청구항
프로그램 기록 매체, 즉 프로그램을 설치하고 실행하거나 유통하기 위해 사용되는 ‘프로그램을 기
록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체’는 물건의 발명으로서 청구항에 기재할 수 있다.
(4) 데이터 기록 매체 청구항
데이터 기록 매체, 즉 기록된 데이터 구조로 말미암아 컴퓨터가 수행하는 처리 내용이 특정되는
‘구조를 가진 데이터를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체’는 물건의 발명으로서 청구항에 기재할
수 있다.
〈보기 1-4〉
A 구조, B 구조, C 구조, …를 가진 데이터를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체

52
소프트웨어 특허 획득 쉬워진다. (파이낸셜 뉴스, 2013-12)

53
2014.07: 컴퓨터관련발명 심사기준 개정
개정 전 개정 후
컴퓨터에 ~ 단계; ~ 단계를 실행
시키는 컴퓨터 판독 가능 기록
매체에 저장된 컴퓨터 프로그램
청구항 말미를 “컴퓨터 프로그
램”으로 기재하면 무조건 거절
(제42조제4항제2호)
청구항 말미를 “컴퓨터 프로그
램을 기록한 컴퓨터 판독가능 기
록매체”로 보정해야 등록
컴퓨터와 결합되어 ~ 단계, ~ 단계를 실행시키는 기록 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램
등록 가능
[여전히 거절되는 청구항 예시]
A. 장치 결합 미비
~단계, ~단계를 실행시키는 컴퓨터 프로그램
“컴퓨터와 결합되어”와 같은 장치 결합성이 미기재되어, 산업상 이용가능성이 없다는 이유로
거절
B. 기록 매체에 저장된 것으로 한정
컴퓨터와 결합되어 ~단계, ~ 단계를 실행시키는 컴퓨터 프로그램
“기록 매체에 저장된” 것으로 한정되지 않아 산업상 이용가능성이 없다는 이유로 거절(제29
조제1항 본문)
컴퓨터와 결합되어 ~단계, ~ 단계를 실행시키는 기록매체에 저장가능한 컴퓨터 프로그램
 “기록 매체에 저장된”으로 고쳐야 등록 가능
C. 사역형이 아닌 표현: 컴퓨터를 이용한 것으로 볼 수 없어 기재불비
컴퓨터와 결합되어 ~단계, ~단계를 실행하는 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램
 “실행시키는”으로 고쳐야 등록 가능

54
컴퓨터관련발명심사기준 개정에 따른 영향
Q1. 컴퓨터 프로그램을 온라인으로 전송하는 행위를 특허로 보호받을 수 있는지?
ANSWER: 이는 특허법 상 발명의 실시(제2조제3호가목) 중 하나로 규정 되어 있는
“양도”, “대여”에 정보통신망을 통한 제공을 포함시킬지 여부와 관련됩니다. 즉, 특허법의
개정이 필요한 사안입니다. 2011년 특허법 개정이 추진되었으나, 이루어지지 않았습니다.
결론적으로, 컴퓨터 프로그램 청구항의 등록이 인정되었으나, 아직 S/W의 온라인 전송행위는
국내에서 특허로 보호받을 수 없는 것으로 해석됩니다.
Q2. 2014년 심사기준 개정으로 소프트웨어 산업에 어떠한 영향이 발생하는지?
ANSWER: 작년에, 일부 언론을 통하여 마치 소프트웨어가 특허로 새로 보호받게 되는 것처럼
기재된 다수의 언론 기사가 배포되었습니다. 하지만, 이번에 새롭게 개정된 내용은, 청구항의
말미를 “컴퓨터 프로그램”으로 쓸 수 있도록 허용해 준 것 뿐입니다.
심사기준 개정안 원안은 “장치 결합에 대한 기재”, “기록매체 상에 저장되는 점에 대한 기재”를
한정하는 내용을 포함하고 있지 않았으나, 문화체육관광부의 반발로 상기 한정 사항이 포함되는
것으로 정리된 것으로 알려져 있습니다.. 사실상 이번 개정을 통하여 등록이 가능해진 “컴퓨터 프
로그램” 청구항은 기존의 기록 매체 청구항과 권리 범위 측면에서 동일합니다. 따라서, 소프트웨어
산업에 어떠한 영향도 미치지 않을 것으로 판단됩니다.

55
ISSUE 1: PATENT ELIGIBILITY - 종합
역사적으로 소프트웨어 특허의 보호 범위 점차 확대
(방법 특허  기록 매체 청구항 허용 BM 특허 허용  컴퓨터 프로그램 청구항 허용)
대부분 국가에서, 소프트웨어라도 기술적 특징과 관련된 것이면 특허 허용
소프트웨어 특허의 보호에 의한 득실  보호 범위 조정
EP JP US KR CN
CII
(computer
implemented
invention)
O O O O O
기록 매체 O O O O X
기록 매체에 기록된
컴퓨터 프로그램
O O O O X
컴퓨터
프로그램
O
(technical
contribution)
O
(전체로서 자연법
칙 이용)
X X X
CHECKPOINT!
해외 출원 진행 시, 대상국의 제도에 따라 CLAIM CATEGORY 체크

56
ISSUE 2: BM 특허의 침해 금지 명령 부인 CASE
전자신문
2013.
08.21

57
ISSUE 2: BM 특허의 침해금지명령 부인 CASE
-MercExchange: 2건의 특허 등록(US 5,845,265/US 6,085,176)
‘265: 인터넷에서 전자상거래를통해 제품이 고정가격으로 판매되도록 이미지와 설명서를 전
자적으로 받는 시스템
‘176: 인터넷에서 특별한 제품이 있는 다양한 전자상거래 마켓을 검색하는 방법
- eBay, MercExchange 간 실시권 계약 결렬
- eBay가 Half.com의 고정가격 판매 시스템을 인수하여 eBay 사이트에 “즉시구매(Buy it
now)” 기능 설치
- MercExchange가 eBay 및 half.com 상대로 소제기

58
1심 침해 인정 but 침해금지 청구 인정 x
- 원고의 실시권 계약 의사 有
- 원고는 특허 발명 실시 x
- 특허 발명이 BM이므로, 침해금지 명령의 부작용 우려 있
음.
CAFC 1심 파기
침해 금지권은 특허권의 본질
금지 명령은 공중 보건을 보호하기 위하여 필요한 경우 등
예외적인 상황에서만 부인 가능
[침해 금지 인정 기준]
i) 돌이킬 수 없는 손해
ii) 법적으로 적절한 구제 방안
iii) 공익
iv) 비교형량 시 합당한 조치

59
SCOTUS
(suprem
e court)
En banc
2006-03
CAFC판결 파기
- CAFC가 침해로 판명되면 거의 자동적으로 금지 명령을 발하는
general rule에 제동
- 침해금지 판단 시에도 형평법을 적용
- 경제적이지 않고 과거에 비하여 법적 중요도가 약하고, 잠재적 애매
함/유효 의심성을 가지는 BM분야 특허에 대하여, 금지 명령은 4가지
테스트에 영향을 미칠 수 있음.
- 1심 법원이 BM 특허인 점을 감안하여 4가지 테스트를 수행한 점에
대하여 비판하지 않음.

60
시사점:
권리의 유효성 및 침해 성립 여부가 문제되지 않았음에
도 불구하고, BM 특허라는 이유로 침해 금지 명령이 부
인됨.
BM분야의 특허에 대하여는 침해 성립 인정되더라도,
실시를 계속할 수 있는 여지가 있음.
 미국에서 BM 특허에 기반한 특허 침해 소송 제소된
경우, 실시자 입장에서는 적극적인 대응 필요

61
ISSUE 3: 공동 침해 관련 문제

62
1. Method comprising:
A~ing;
B~ing; and
C~ing.
구성 요소 완비의 법칙(All Element Rule)
= 직접침해(direct infringement)
특허등록
경쟁사 X
A, B 동작 수행
경쟁사 Y
A, C 동작 수행
경쟁사 Z
A, B, C 동작 수행
경쟁사 W
A, B, C, D 동작 수행
침해 X
침해 X
침해 O
침해 O

63
1. Method comprising:
A~ing;
B~ing; and
C~ing.
A~ing, B~ing: 서비스 사업자 수행
C~ing: END-USER 수행
구성 요소 완비의 법칙(All Element Rule)
간접 침해(전용물)
 침해에만 사용되는 물건
유도 침해
 침해를 유도하는 행위
기여 침해
 침해에 기여하는 행위
?
?
?

64
BMC Resources, Inc. v. Paymentech (CAFC, 2007)
행위 주체가 다른 당사자의 방법 단계의 실행을 ‘지시 내지 통제’(direction or control)하는
‘주요 행위자’(mastermind)인 경우에 직접침해의 책임을 부담.  AGENT RELATIONSHIP
유도/간접 침해는 직접 침해가 발생할 것을 전제로 한다는 것이 종래의 판례 태도.
따라서, 공동 침해 형태의 실시가 이뤄지는 경우, ‘지시 내지 통제’의 입증 및 주요 행위자의
존재가 없는 경우, 권리 행사가 원천적으로 불가능
 서비스 사업자가 (감히!!!) 고객을 지시 내지 통제???
 제한적인 경우에만 적용 가능
Q. 온라인 거래를 위해 네트워크 상에 흩어져 있는 구매자, 판매자, 은행 등의 컴퓨
터가 각자 맡은 역할을 하는 경우 도대체 누가 침해자?

65
청구항 19. 콘텐츠 전달 서비스로서,
(a) 콘텐츠 공급자 도메인을 제외한 도메인에 의해 관리되는 콘텐츠
서버의 광역 네트워크를 통해 페이지 오브젝트 세트를 복제하는 단
계;
(b) 상기 콘텐츠 공급자 도메인으로부터 정상적으로 서비스되는 주
어진 페이지에 대해, 상기 페이지 오브젝트에 대한 요구가 상기 콘텐
츠 공급자 도메인 대신 다른 도메인을 결정하도록 상기 페이지의 내
장형 오브젝트를 태깅하는 단계;
(c) 상기 콘텐츠 공급자 도메인에서 수신된 주어진 페이지에 대한 요
구에 응답하여, 상기 콘텐츠 공급자 도메인으로부터 주어진 페이지
를 서비스하는 단계: 및
(d) 상기 콘텐츠 공급자 도메인 대신 다른 도메인에서 주어진 콘텐츠
서버로부터 주어진 페이지의 적어도 하나의 내장형 오브젝트를 서비
스하는 단계를 포함하는 콘텐츠 전달 방법.
(a)(c)(d): Limelight가 수행
(b) Limelight의 customer(=CP)가 수행
Akamai’s US 6,108,703
Akamai Technologies(MIT에서 spinoff 한 CDN 업체) v.
Limelight Networks ( Akamai 경쟁사 )
DNS redirecting 및 가상 서버를 이용한 트래픽 분산 기술에 관
한 것으로, CDN 서비스 관련 원천 특허 가운데 하나
웹페이지(HTML) 자체는 컨텐츠 공급자(CP)의 서버로부터
서비스되지만, 웹페이지상의 이미지, 동영상 등 오브젝트는
분산되어 있는 별도의 컨텐츠 서버에 복제되어 있다가 CDN
을 통해 사용자의 브라우저에 서비스

66
Akamai Technologies v. Limelight Networks
COURT TIME 결론
CAFC(panel) 2010 비침해(see BMC)
CAFC(en banc) 2012 침해
 직접침해 없어도 유도침
해 물을 수 있다
Supreme Court 2014 비침해(원칙대로!!)
CAFC(panel) May, 2015 비침해(알았어…)
CAFC(en banc) August, 13, 2015 침해
 Joint infringement

67
Fed. Cir. En banc 6-5 decision (2012)
It is no longer necessary to prove that all the steps were committed
by a single entity. even where no one party is liable for direct
infringement, this does not mean that direct infringementhas not
occurred
Inducement infringement requirement:
(1)knew of the patent;
(2)induced performance of the steps of the method;
(3) those steps were actually performed.
(4) Direct infringement occurred
Supreme Court (2014)
A defendant is not liable for inducing infringementunder 35 U.S.C.
§ 271(b) when no one has directly infringed until Section 217(a) or
any other statutory provision.
 reversing the Federal Circuit en banc opinion

68
Fed. Cir. En banc decision (2015. 08. 13. )
We will hold an entity responsible for others’ performance of
method steps in two sets of circumstances: (1) where that entity
directs or controls others’ performance(principal-agent
relationship), and (2) where the actors form a joint enterprise.
Section 271(a) is not limited solely to principal-agent relationships,
contractual arrangements, and joint enterprise
--> Direct or control(principal-agent relationship)의법리를 확대!
사실관계
-Limelight는 모든 고객이 표준 계약서(Limelight의 서비스를 사용하기 위하여 고객이 수행해야
하는 행위[tagging포함] 기재)에 사인하도록 함
-Limelight의 고객은 Limelight와의 deal이 종료 된 후 Limelight service의 manual(tagging
포함)이 포함된 welcome letter를 받음

69
의의
공동 침해 형태의 실시에 대하여 권리 행사 가능성 긍정부정다
시 긍정
특허 출원인 입장에서의 시사점
(그래도) 단일 주체의 행위로만 청구항 작성
(그래도) END-USER 보다는 서비스 사업자의 행위로만 청구항 작성
만약, 일부 행위가 customer의 입장에서 작성된 청구항이 있다면 권
리 행사의 가능성 열림
솔루션 제조사 입장에서의 시사점
청구항의 일부 구성을 고객이 실시한다고 하여 비침해 되는 것은 아
님
그 구성을 고객이 실시하도록 guide 하면, 결과적으로 직접 침해의
책임을 질 수 있음 ( 매뉴얼 등의 작성 시, 침해 위험이 있는 특허에
대하여 인지하고 있는 경우, 청구항에 기재된 동작을 유도하지 않도
록 유의)

70
ISSUE 4: 역외에 위치한 서버에 대한 특허 침해 이슈

71
KR US
구글
코리아
고객
KR036436 특허권자  구글 코리아 제소

72
구글 주장: 서버가 해외에 위치함.
재판부:
서울지방법원 2007. 9. 7. 선고 2006가합73442 판결, “외국에 서버가 설치되는 경
우에도 국내에서 실시하고 있는 것으로 인정하고 국내법을 적용할 수 있다”
한계: 1심 법원의 판례로 큰 의미 두기 어려움.

73
(a) whoever without authoritymakes, uses,offersto sell, or sells any patented
invention,withintheUnitedStates, or importsintotheUnited States any
patentedinventionduringthetermof the patent therefore,infringesthepatent
<직접 침해; in U.S.>
(b) Whoeveractively inducesinfringementof a patent shallbeliableas an
infringer.
<유도 침해; 유도 침해 행위는 반드시 미국 내에서 일어나지는않아도됨1
>
(c) Whoever offers to sell or sells withintheUnitedStates or imports intothe
UnitedStates a componentof a patentedmachine, manufacture, combination
or composition,or a material or apparatus for usein practicinga patented
process, constituting amaterial part of theinvention, knowingthesameto be
especiallymadeor especiallyadaptedfor usein an infringementof such patent,
and not a staplearticleor commodity of commercesuitablefor substantial
noninfringinguse, shallbeliableas a contributoryinfringer.
<기여 침해; in U.S.>
1. DSU Medical Corp. v. JMS Co., 471 F.3d 1293, 1304 (Fed. Cir. 2006)
Section271
of Title 35

74
Deepsouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp. - 406 U.S. 518 (1972)
U.S. SupremeCourt
특허 받은 장치(새우의내장 제거 장치)의 부품을 외국으로수출하여,외국에서상기 장치
를 제조하는 업자를 제소한사건.
The word "makes"as used in 271 (a) does not extendto themanufactureof the
constituentparts of a combinationmachine, and theunassembledexportof the
elements of an inventiondoes notinfringethepatent.
“Our patentsystemmakes no claimto extraterritorialeffect”
“When, as here, theConstitutionis permissive, thesignof how far Congress has
chosento go can come only fromCongress.”  입법적 해결을 시사
Deepsouth

75
(f)(1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States
all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such
components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the
combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe
the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an
infringer. ...
- 특허 받은 발명의 부품을 해외에서 조립하기 위해 미국에서 공급하는 행위는 침해로 간주됨 -
- 1984 입법-
(g) Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses
within the United States a product which is made by a process patented in the United States
shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs
during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no
remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of
a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of
the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by
a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after—
(1) it is materially changed by subsequent processes; or
(2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.
- 미국에서 특허 받은 방법에 의하여 해외에서 제조된제품을 미국으로 수입하는행위는 침해로간주됨 -
- 1988 입법-
Section271
of Title 35

76
“CONTROLANDBENEFICIALUSE” RULE1
"useof a claimed systemundersection 271(a) is theplaceat whichthesystemas
a wholeis put intoactionof service, i.e.,theplacewherecontrolof thesystemis
exercisedand beneficialuseof thesystemis obtained."
NTP, Inc. v.
RIM
(Fed. Cir. 2005)
use infringement
1. A system ... comprising:
at least one gateway switch ...;
a RF information transmission
network...;
at least one interface switch ...;

77
Fed. Cir.:
System claim
BlackBerry® Relay located in Canada did not control the system and, thus, "use" of the system as
a whole was not in Canada.
Instead, the system as a whole was used in the United States, since U.S. customers manipulate
the hand-held devices in the United States and benefited from the use of the BlackBerry® system.
The use of the system as a whole occurred when the defendant’s customers sent and received
messages in the United States.
Process(method) claim
however, the Federal Circuit held that "a process cannot be used 'within' the United States as
required by section 271(a) unless each of the steps is performed within this country.“
According to the Court, "use" of a patented method for purposes of section 271(a) is
"fundamentally different" from that for a patented system or device. As a result, the Court
concluded that RIM's BlackBerry® processing steps did not constitute "use" within the United
States, because RIM's Relay is located in Canada. ... The Court, therefore, found no infringement
of NTP's asserted method claims. Id.

78
Renhcol v.
Donbest
(E.D. Tex. 2008)
CONTROL??
Canada, Ireland에 서버를 두고 경마 등의 경기 결과 예측 서비스를 미국 내 가입
자들에게 제공한 회사가 US 6,260,019 특허를 침해한 사안
24. A computer programmed to:
receive at least one prediction from each of a plurality of prediction suppliers;
calculate performance information reflective of the accuracy of predictions made by each of said plurality of
prediction suppliers;
transmit said performance information to a prediction consumer;
receive a request from said prediction consumer to purchase a new prediction from a selected prediction
supplier;
transmit said new prediction to said prediction consumer; and
credit an account of the selected prediction supplier.
Court:
-the situs of use and the person who uses a device that allegedly infringes a claimed
inventiondepends on who controls theallegedly infringing characteristics of the
accused device and the location of that person.
-epicRealm does not precludea finding of “use” of allegedly infringingsoftwareon a
webserver by website visitors as a matter of law.
-epicRealm, in conjunction with NTP, requires courts to determinewhich party
exercises control and derives beneficial use of the allegedly infringing aspects of the
accused system.

79
Renhcol v.
Donbest
(E.D. Tex. 2008)
CONTROL??
Court(cont’d):
-there is no reason to differentiate between the legal definition of “use” when a
system allegedly infringes a claimed “system” and the definition of “use” when a
device with components usedcollectively as a whole allegedly infringes a claimed
apparatus, device, computer, or computer storagemedium.
-even if the code is wholly located in Canada, handicappers and predictionconsumers
control execution of theallegedly infringing computer storagemedium’s codeand
benefit from the code’s execution.
-handicappers control theexecution of the alleged “codefor receiving at least one
predictionfromeach of a plurality of predictionsuppliers” when they access the
accused websites and enter their event predictions. Similarly, handicappers control
the execution of the alleged “code for calculating performance information
reflective of the accuracy of predictions made by each of said plurality of
prediction suppliers,” as the alleged “code for calculating”is not executed until
handicappers submit their predictions. ...
- In total, the handicappers and prediction consumers control theexecution of the
code on the alleged computer storagemedium and programmed computer and
benefit from the code’s execution. As some handicappers and predictionconsumers
access the accused websites from the United States, the situs of use of the allegedly
infringing computer storagemediumis the United States.

80
We hold that the on-demand operation is a “use” of the system
as a matter of law. The customer puts the system as a whole into
service, i.e., controls the system and obtains benefit from it. The
customer controls the system by creating a query and transmitting it
to Qwest’s back-end.
The customer controls the system on a one request/one response
basis. This query causes the back-end processing to act for its
intended purpose to run a query and return a result. The user may
then download the result and perform additional processing as
required by the claim. If the user did not make the request, then the
back-end processing would not be put into service. By causing the
system as a whole to perform this processing and obtaining the benefit
of the result, the customer has “used” the system under § 271(a).
It makes no difference that the back-end processing is physically
possessed by Qwest. The customer is a single “user” of the system and
because there is a single user, there is no need for the vicarious
liability analysis from BMC or Cross Medical.
Centillion Data
Systems v.
Qwest
Communications
(Fed. Cir. 2011)
ON-DEMAND
OPERATION??

81
실시자 입장에서:
문제 특허가 방법 청구항만 가지고 있을 경우, 동일한 방법을 수행하는 서버를 미국
역외로 배치함으로써 특허 침해 회피 가능.
문제 특허가 시스템 청구항(서버 장치 청구항, 기록 매체 청구항)을 가지고 있을 경우,
그 중 일부 구성 요소인 서버를 미국 역외로 배치하더라도 상기 서버가 on-demand
방식으로 미국 내 user에 서비스를 제공하는 경우, 특허 침해 회피 어려움. (use
infringement)
- 고객사는 직접 침해, 솔루션 납품사는 유도 침해 인정될 수 있음.
- 유도 침해 행위지는 반드시 미국이 아니어도 됨(35 U.S.C. 271(b))
서버의 동작 방식을 on-demand 방식이 아닌 stand-alone 방식으로 바꾸는 경우,
미국 내 user가 서버를 control 하지 않는 것으로 인정되어, 특허 침해 회피 가능성
있음.
다만, 이러한 경우에 대한 case가 존재하지는 않으므로 결과가 달라질 수도 있음.

82
특허 출원 시(특히 미국):
서버 장치가 개입될 수 있는 소프트웨어 관련 특허의 경우,
반드시 장치 청구항(시스템, 기록 매체) 포함

83
ISSUE 5: 네트워크를 통해 유통되는 S/W 보호

84
소프트웨어의 유통형태가 CD/FLOPPY DISK인 경우:
매체 청구항으로 소프트웨어 보호 가능
인터넷 등 네트워크 통한 소프트웨어 유통에 대한 소프트웨어 특허의 보호 가능?
CASE A: 인터넷 통해서 DOWNLOAD 되는 stand-alone type 소프트웨어
소프트웨어 개발사 대상:
단말 측 방법 청구항으로 직접 침해 주장 가능 (Δ)
소프트웨어가 담긴 기록 매체 청구항으로 직접 침해 주장 가능
인터넷에 프로그램 설치 파일 올리는 행위를 매체 청구항 생산
으로 볼 수 있으나, 서버가 외국에 위치한 경우, 속지주의 문제 있음.
단말 측 장치 청구항은 일반적으로 권리 행사 불가
(단말 출시 시점에 기본 탑재 되는 경우에만 단말 제조사에 권리 행사 가능)

85
CASE B: client-server type 소프트웨어
서비스 제공자가 서버 장치/서버 측 방법 사용: 직접 침해
서비스 제공자가 client 프로그램을 배포하는 행위는 단말 측 방법 청구항의 직접 침해 구
성 가능
전체 시스템을 포함하는 청구항에 대하여는 서비스 제공자와 END-USER의
공동 불법 행위 문제
다만, 서비스 제공자의 유도 행위 입증하면 유도 침해 주장 가능(Akamai Technologies v.
Limelight Networks)
서버 장치를 특허가 없는 국가로 도피 시키는 경우 발생 할 수 있음.
다만, 미국 특허에 대하여는 장치/매체 청구항이 있고, 미국 내의 고객들에 대해 서비
스 제공 되고, 미국 내에서 서버 제어가 이뤄지는 경우, 이러한 도피는 효과 없음
(NTP V. RIM)
CLAIM?
제1 순위: 단말 측 방법 청구항 및 기록 매체 청구항
제2 순위: 서버 측 장치, 방법 및 기록 매체 청구항
(서버 측 청구항은 일반적으로 입증이 어려움)
제3 순위: 전체 시스템 장치 (시스템 방법 청구항은 서버 도피에 의해 회피 가능)

88
1996년: Sun, Java 배포
2005.08:Google, Android 社 인수
2005년 말: Google과 Sun 사이에 Android라이선스 협상  결렬
GoogleAndroid용 자체 Java Machine(JM) 개발(Dalvik)
 166개 Java 패키지 중 37개 패키지에 대하여,
 Java API의 구조, 순서, 조직(Structure, Sequence, Organization)을 그대로 복제(구현은 자체적
으로)
2007년: Android Platform 출시
2008년: 첫번째Android phone 판매(HTC Dream)

89
2010.08:소 제기(Oracle Google) (U.S. District Court For the Northern District of California)
2건의 특허(US 6,061,520 / RE38104) 침해
JAVA API의 저작권 침해(37개 패키지에 대하여, Java API의 구조, 순서, 조직(Structure,
Sequence, Organization)을 그대로 복제)
USD 6.1 billion의손해배상 청구
2012.05:1심 판결
특허 침해 인정, API 저작권 인정 X
저작권법 102(b)에 따르면, 형태를 불문하고 아이디어, 절차, 과정, 시스템, 작동방법 또는 개념은
저작권으로 보호되지 않는다. Java API의 구조, 순서, 조직 역시 작동방법이라는 특징을바꾸지는 ㅇ
않는다.
Oracle 항소

90
2014.05:항소심 판결(CAFC);Google의 JAVA API 복제 행위에 대하여 저작권 침해 인정
저작권법 102(b)를 적용한 1심 판결에 오류가 있음.
컴퓨터 소프트웨어의 저작물성은침해 당시가 아니라 저작권이 성립했을 때를 기준으로 판단(Feist
case)
37개의 패키지 중, 3개의 패키지는 Java language에 있어서 필수적인 것이나, 나머지 34개는 그
렇지 않음  34개 패키지의 API는 여러가지로 표현할 수 있었음  34개 패키지의 API에 대한 저작
물성 인정
Google은 34개 패키지의 API를 다른 형태로 구현 할 수 있었으나, 그렇게 하지 않았음.
2015.06: SCOTUS; Petition for certiorari denied

91
시사점:
 Open Source Software 활용 시 License 유의 필요
 특허와 함께 Open sourceissue가 분쟁의 수단으로 동원될 가능성 높음
GPL 계열 (JAVA) Apache (Android)
개작된 프로그램은 동일한 라이선스로
배포해야 함. (Android 미준수)
개작된 부분에 대한 소스 코드도 공개
해야 함.
소스 코드 공개 불필요
배포 대상자에 Apache License 배포
수정 사실 명시 필요
저작권 고지 사항 유지
문제의 근원
참고자료:

92
SUMMARY: 소프트웨어 특허의 CLAIM 작성 전략
PATENT ELIGIBILITY
 EMBEDDED SOFTWARE의 경우 문제 없음
 H/W와 분리 유통 될 수 있는 SOFTWARE의 경우, 최대한 MACHINE-TIED 되도록 CLAIM,
DESCRIPTION 작성 필요
 Alice case에 의하여 촉발된 eligibility issue를 극복할 수 있도록, i) 새로운 기능을 최대한 부각
하고 ii) 핵심 알고리즘 뿐만 아니라, 그 알고리즘이 실생활에 적용되는 다양한 실시예를 기재하여
“significantly more”를 인정 받아야 함
 아직 US practice가 정립되지 않은 상태이므로, 명확한 solution이 나올때까지심사를 최대한 미
루는 것도 하나의 방법( 무한 RCE loop… )
 US practice는 점진적으로 우리나라의 소프트웨어 관련 특허 심사 실무에도 영향을 미칠 것으로
예상됨

93
NETWORK-RELATEDSOFTWARE
SERVER-CLIENTMODEL: 공동 불법 행위는 인정 불가
최대한 단말 측의 보이는 동작을 위주로 CLAIM 작성 (일반적으로 서버 측 보다는 단말 측
의 특징이 침해 입증이 쉬움)
서버와 단말의 동작이 모두 핵심적 요소인 경우라면, 서버 측 청구항과 단말 측 청구항을
각각 나누어 작성
한국의 간접 침해(미국의 기여 침해)의 경우, 소프트웨어 대다수는 전용물 요건의 만족이
어려워서 인정되기 어려움.
서버를 특허가 없는 국가로 도피 시키는 경우에도 미국의 경우에는 장치(매체) 청구항이 있
으면 침해 주장 가능(control & beneficial use)

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CLAIM CATEGORY의 다변화 필요
NETWORK의 특성을 이용하여 특허 미 보유 국가로 서버 장치 회피 시키는 것을 대비하여, 반드
시 장치/매체 청구항 기재
H/W와 분리 유통 될 수 있는 SOFTWARE의 경우, SOFTWARE만을 판매하는 솔루션 VENDOR
에 대한 권리 행사를 위해 방법 청구항/매체 청구항도 반드시 기재
EP/JP 등 “COMPUTER SOFTWARE” 형태의 CLAIM CATEGORY 허용하는 국가에 대하여는 반
드시 CLAIM 보정을 통해 “COMPUTER SOFTWARE” CATEGORY를 가지는 CLAIM확보

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