I marchi e gli altri segni distintivi (ISIA Firenze, aprile 2020)

Prof. Simone Aliprandi (www.aliprandi.org)
Corso: Gestione dell'attività professionale
Lezione 9
29 aprile 2020
Corso di
Gestione dell'attività professionale
(Prof. Simone Aliprandi)
_____________________
Lezione 9
Giovedì 29 aprile 2020
I marchi e gli altri segni distintivi

Lezione 9
29 aprile 2020
Il marchio e gli altri segni distintivi
marchio
insegna
nomi a dominio
ditta
denominazioni
geografiche/d'origine
nome

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Distintivi in che senso?
Sono segni distintivi gli elementi che hanno funzione di
identificare un determinato imprenditore, un determinato luogo
dove si esercita l’impresa, un determinato prodotto,
per differenziarli agli occhi del pubblico dei consumatori.
→ concetto fondamentale di capacità distintiva:
ha capacità distintiva un segno che possiede sufficiente
originalità e novità, e quindi non provoca confusione con altri
segni utilizzati da altri imprenditori.

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La ditta
È il nome sotto il quale l’imprenditore esercita la sua impresa.
È formato da un elemento necessario (cognome o sigla
dell’imprenditore) e facoltativamente anche da un elemento di
fantasia (parole liberamente scelte) salvo il caso di trasferimento
dell’azienda.
L’imprenditore non può adottare una ditta uguale o simile a quella
usata da altro imprenditore. Quando c’è rischio di confusione una
delle due ditte deve essere integrata o modificata con indicazioni
idonee a differenziarla.
L’obbligo di differenziazione grava:
• sul titolare della ditta iscritta posteriormente
al registro delle imprese;
• sul titolare della ditta usata posteriormente
(in caso di impresa non soggetta a registrazione).
fonte normativa: art. 2563 codice civile

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L'insegna
È il segno o il complesso di segni che identificano i locali dove si
esercita l’impresa: essa ha particolare importanza per quelle
aziende il cui servizio è offerto proprio nei locali medesimi (bar,
ristoranti, negozi, discoteche).
L'insegna deve avere una propria capacità distintiva, ossia deve
presentare il requisito dell'originalità, deve corrispondere a verità e
novità, ossia non deve provocare confusione, in riferimento
all'oggetto e al luogo deputati all'attività, con l'insegna utilizzata da
un altro imprenditore.
fonte normativa: art. 2568 codice civile

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Il marchio d'impresa
Il marchio è un qualunque segno suscettibile di essere
rappresentato graficamente, in particolare parole (compresi i nomi di
persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della
confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché
siano idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da
quelli delle altre.
Il diritto di marchio di acquisisce per mezzo di una registrazione
presso apposito ufficio pubblico. Tuttavia la legge prevede un tutela
(benché minore) anche al cosiddetto “marchio di fatto” (cioè non
registrato, ma comunque utilizzato e riconosciuto dal pubblico come
sufficientemente distintivo).
fonti normative:
artt. 2569 e seguenti codice civile
artt. da 7 a 28 Codice proprietà industriale (d.lgs. 30/2005)

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concetti chiave del diritto dei marchi
Le norme sui marchi menzionate sono effettivamente scritte in
modo molto ridondante.
Ad ogni modo in tutte emergono sempre i seguenti concetti
chiave:
●
capacità distintiva vs descrittività
●
rischio di confusione (con altri segni)
●
rinomanza

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Che cosa può essere registrato come marchio?
(art. 7 CPI)
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa
tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i
disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della
confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché
siano atti:
a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di
altre imprese; e
b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da
consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con
chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

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Che cosa NON può essere registrato come marchio?
(art. 12 CPI)
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:
a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o
segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio
o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i
prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per
il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione
fra i due segni.
[continua]

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[continua]
b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato
nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a
causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità
fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i
quali il marchio e' registrato possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni.
[continua]

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[continua]
c) siano identici ad un marchio già da altri registrato in seguito a
domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data
anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida
rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;
[continua]

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[continua]
d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato, in
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da
data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida
rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini,
se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o
affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni;
[continua]

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[continua]
e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato, in
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da
data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida
rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici, affini o
non affini, quando il marchio anteriore goda di rinomanza e quando
l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza
del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
[NOTA: il testo dell'art. 12 è stato qui riportato in versione “tagliata” e semplificata]

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La capacità distintiva nel marchio (art. 13 CPI)
d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso
comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche
di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si
riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a
designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore,
la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del
prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del
prodotto o servizio.
[continua]

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2. In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione
come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di
registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano
acquistato carattere distintivo.
[…]
4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del
suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del
prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità
distintiva.
[NOTA: il testo dell'art. 13 è stato qui riportato in versione “tagliata” e semplificata]

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Il requisito della liceità (art. 14 CPI)
d'impresa:
a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon
costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla
provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o
servizi, ovvero sulla tipologia di marchio;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di
autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

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Registrazione e rinnovazione (artt. 15 e 16 CPI)
I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la
registrazione.
Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito
della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa
decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza della
registrazione precedente.
[…] la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi
indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.
La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio
precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi.
La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.

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I diritti conferiti dalla registrazione (art. 20 CPI)
1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono
nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di
vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività
economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a
quelli per cui esso e' stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o
servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i
segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
[continua]

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[continua]
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o
servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di
rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di
contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente
di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in
particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro
confezioni o sugli imballaggi; di offrire i prodotti, di immetterli in
commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi
contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti
contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella
corrispondenza commerciale e nella pubblicità. […]

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marchio nazionale vs marchio europeo
solo territorio
italiano
presso l'UIBM (Roma),
anche per il tramite delle
Camere di Commercio
presso l'UAMI (con sede
ad Alicante); possibile
anche registrazione onIine
144 euro 850 euro
tutti i paesi
dell'Unione Europea
COSTO MINIMO*
TERRITORIALITÀ
DOVE SI
REGISTRA?
*Questi sono solo i costi minimi e riguardano solo le fee amministrative,
cioè non considerano i costi di intermediazione e assistenza legale;
il costo reale della registrazione di un marchio dipende da moltissimi fattori.
I costi dettagliati sono disponibili qui: www.marchiodimpresa.it/quanto-costa-registrare-un-marchio/

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marchio registrato vs marchio di fatto
marchio registrato → è un marchio che, in virtù del processo di
registrazione dinanzi ad apposito ufficio (nazionale o europeo), gode
di una protezione rafforzata in quanto ha data certa (mentre il
marchio di fatto deve dimostrare sia la notorietà che il preuso
esteso).
marchio di fatto → è un marchio che, pur non essendo registrato,
gode di una particolare tutela. Per essere protetto infatti il marchio di
fatto deve essere utilizzato, essere riconosciuto come segno
distintivo (e non come semplice ornamento) e garantire un ricordo
presso i consumatori (cosicché possa espletare la sua funzione,
appunto, di segno distintivo presso il pubblico).

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marchio forte vs. marchio debole
marchio forte → è un marchio forte quello che ha spiccata
originalità e notevole capacità distintiva (ad esempio non deve avere
attinenza con il prodotto o servizio a cui si riferisce). Tale
caratteristica lo porta a identificarsi con il bene stesso.
es. Rolex (orologi), Fender (chitarre), Kleenex (fazzoletto),
Google (ricerche in internet)
marchio debole → è un marchio debole quello che presenta una
minore originalità (ad es. per una diretta relazione con il prodotto o
servizio che contraddistingue) pur mantenendo una minima capacità
distintiva necessaria per differenziarlo ed essere tutelato.
es. esempi molto diffusi soprattutto in ambito farmaceutico
(Benagol, Golasan, Momendol...), in attività di vendita
(La casa del mobile, La casa del colore, Caffè stazione...).

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marchio di forma

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Il marchio di forma (art. 9 CPI)
Affinché si possa registrare un marchio di forma, la forma deve
avere di per sé capacità distintiva e non deve ricadere nei casi
descritti dall'art. 9 CPI.
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni costituiti esclusivamente:
a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa
del prodotto;
b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per
ottenere un risultato tecnico;
c) dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale
al prodotto.
→ E comunque ciò non esclude la possibilità che la forma,
se sufficientemente distintiva, possa essere considerata
in sé un marchio di fatto e quindi tutelata in quel senso.

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Esempi interessanti di
marchi di forma registrati
[vedi presentazione Corradini]

Vedi sentenza della Corte di Giustizia UE
nella causa C-48/09 P (Lego Juris / UAMI).
Il 1° aprile 1996 la Lego, società danese che
produce giocattoli, ha presentato all'UAMI (l'Ufficio
Armonizzazione Mercato Interno) una domanda di registrazione
come marchio comunitario di un mattoncino giocattolo da
costruzione rosso. Inizialmente l'UAMI ha registrato il marchio.
Tuttavia, su istanza della Mega Brands (Mattel), che produce
mattoncini giocattolo aventi le stesse forme e dimensioni di quelli
della Lego, l'UAMI ha dichiarato nullo detto marchio con la
motivazione che le caratteristiche specifiche del mattoncino Lego
sono state manifestamente adottate per assolvere una funzione
pratica e non a fini di identificazione.
Il caso del mattoncino Lego /1
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29 aprile 2020

Il Tribunale ha dichiarato che il diritto dell'Unione osta alla
registrazione di forme esclusivamente costituite, nelle loro
caratteristiche essenziali, dalla forma del prodotto tecnicamente
causale e sufficiente al conseguimento del risultato tecnico
prefissato, anche se quel risultato può essere ottenuto attraverso
altre forme che adottano la stessa soluzione tecnica, oppure una
soluzione differente. La Lego ha allora impugnato tale sentenza
dinanzi alla Corte di giustizia.
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29 aprile 2020

La Corte rigetta l'impugnazione di Lego e afferma innanzitutto che il
divieto di registrare come marchio qualsiasi segno costituito dalla
forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico
persegue principalmente la finalità di evitare che il diritto dei marchi
finisca con il conferire ad un’impresa un monopolio su soluzioni
tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto.
Infatti, quando la forma di un prodotto si limita ad incorporare la
soluzione tecnica messa a punto dal fabbricante e brevettata su sua
domanda, la tutela di tale forma come marchio dopo la scadenza del
brevetto ridurrebbe considerevolmente la possibilità per le altre
imprese di utilizzare detta soluzione tecnica. Orbene, secondo il
diritto dell’UE, le soluzioni tecniche possono godere di tutela
unicamente per un periodo limitato, onde poter essere liberamente
utilizzate in seguito da tutti gli operatori economici.
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29 aprile 2020

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29 aprile 2020
marchio di colore
marchio registrato da Burberry Ltd.

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29 aprile 2020
marchio sonoro
Ci si riferisce principalmente ai jingle pubblicitari, ma anche alle
suonerie e ai suoni caratteristici dei dispositivi elettronici, che di per
sé assumono una particolare capacità distintiva.
Alcuni esempi:
- jingle Intel: ascolta
- jingle McDonald's: ascolta

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29 aprile 2020
la tutela del nome di persona
Per alcuni soggetti (ad esempio, gli artisti, ma anche i professionisti,
i personaggi dello sport, etc.), i principali segni distintivi, in quanto
persone fisiche, sono il nome (al quale è equiparato lo pseudonimo)
e l’immagine: questi segni identificano la persona e, quindi, la
distinguono.
Il diritto al nome è previsto e tutelato dagli artt. 6 e 7 cod. civ. come
diritto della personalità e come diritto alla distinzione: consiste,
infatti, nel potere di uso esclusivo del nome da parte del titolare.
→ si veda anche art. 83 Legge Diritto Autore

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29 aprile 2020
la tutela del nome nel CPI (art. 8)
2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione
possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia
tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare
tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di
subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In
ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome
di farne uso nella ditta da lui prescelta.

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29 aprile 2020
il confine tra nome e marchio: il caso Fiorucci
Elio Fiorucci si riprende il suo nome, anche se aveva venduto il suo
cognome. Lo ha deciso il Tribunale di I° grado UE in un procedimento
intentato dallo stilista contro la multinazionale giapponese Edwin Co.,
alla quale aveva ceduto la sua società nel 1990 con l'autorizzazione
all'uso del marchio "Fiorucci", ma senza fare alcuna menzione al nome
di battesimo "Elio".
Fatto sta che nel 1997 la Edwin chiese la registrazione del marchio
europeo "Elio Fiorucci", cosa che allo stilista non è mai andata giù,
finché nel 2003 si è rivolto all'ufficio marchi europeo (UAMI). In una
prima decisione questo gli aveva dato ragione, ma poi ad un ricorso
della Edwin gli diede torto.
Fiorucci è andato avanti, fino al Tribunale, il quale ha stabilito che "a
norma del regolamento n. 40/94 il marchio comunitario è nullo se la sua
utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore (in
particolare del diritto al nome).
(fonte: http://www.wallstreetitalia.com/article.aspx?IdPage=728536)

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29 aprile 2020
i nomi a dominio
Il titolare di un marchio può opporsi all’adozione di un domain name
uguale o simile al proprio segno distintivo se possa crearsi un
rischio di confusione o anche un semplice rischio di associazione tra
i due nomi.
Indubbia è la funzione distintiva del nome a dominio. Esso non può
essere ritenuto un semplice “indirizzo telematico”. E ciò perché la
scelta del nome dell’indirizzo non viene fatta a caso, ma richiama
sempre l’attività svolta dal titolare del dominio, attraverso la
coincidenza con il nome del proprio marchio. Il domain name, infatti,
non svolge solo una funzione telematica di codici, ma è volto anche
a identificare sul mercato l’azienda e attirare l’attenzione degli utenti
sulla rete. Esso dunque non può essere considerato solo un
semplice indirizzo volto a consentire all’utente l’accesso al sito.
[continua]

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29 aprile 2020
Questa qualificazione però non può essere fatta in via generale per
tutti i nomi a dominio, ma – secondo il Tribunale di Bergamo –
necessita di un vaglio caso per caso: a seconda dunque delle
circostanze e avuto riguardo alla configurazione del sito, si potrà
ragionare se equiparare il nome a dominio a un segno distintivo del
tipo marchi di impresa, con conseguente applicazione della specifica
normativa di legge.
[fonte: Angelo Greco, “La tutela dei nomi a dominio: vere e proprie opere
d’ingegno. Il caso CocaColla” → vedi]

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29 aprile 2020
dove non arriva il diritto dei marchi...
Art. 2598 Cod. Civ. (Atti di concorrenza sleale)
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e
dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
- usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con
i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri,
o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con
qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione
con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di
un concorrente, idonei a determinare il discredito, o
si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo
non conforme ai principi della correttezza professionale e
idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

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