La tutela della proprietà industriale nelle slide dell'avv. Claudia Signorini, Studio Girino Ghidini & Associati

1. Investire nella proprietà industriale: l’asset vincente è nella tutela
I LATI SEGRETI DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE:
COME TUTELARLA
E IL SUO RITORNO ECONOMICO
Pisa, 23 febbraio 2018
Avv. Claudia Signorini
signorini@ghidini-associati.it

2. Economia dellaEconomia della conoscenza econoscenza e
titolarità dei datititolarità dei dati
M i i i i à f di l• Maggiore competitività e confronto su un mercato mondiale
necessità di innovare e di distinguersi
Opportunità di sviluppo
grazie alla diffusione e
necessità di salvaguardare
grazie alla diffusione e
condivisione delle
informazioni
g
il proprio patrimonio di
dati
e … maggiore facilità di
sottrazione delle
informazioni (es. formato
digitale più frequente
Nuovi strumenti: più
agevole e veloce
circolazione delle
informazioni (es : web) digitale, più frequente
ricambio di dipendenti,
necessità di ricorrere a
risorse esterne
informazioni (es.: web),
sistemi di raccolta e
analisi di dati su larga
scala al fine di acquisire
tutela del patrimonio di conoscenze delle informazioni aziendali e
all’impresa)nuove conoscenze (es.:
big data)
INDICAMit
tutela del patrimonio di conoscenze, delle informazioni aziendali e
dell’identità dell’azienda 2

3. La «tradizionale» suddivisioneLa «tradizionale» suddivisione
à• Brevetti/modelli di utilità
 tutela della soluzione tecnica
• Marchi• Marchi
 tutela dell’identità e dell’immagine aziendale
• Modelli e disegni
 tutela della forma
INDICAMit
3

4. Altre modalità diAltre modalità di tutelatutela che nonche non
richiedono deposito/registrazionerichiedono deposito/registrazione
• Know how (tecnico e commerciale)
• Banche datiBanche dati
• Software
• Opere di design dotate di valore artistico
• Marchio di fatto• Marchio di fatto
• Modello non registrato (Reg. 6/2002)
• (Concorrenza sleale)
INDICAMit
4

5. TutelaTutela dell’innovazione edell’innovazione e
dell’immagine aziendaledell’immagine aziendale
Forma del prodotto
• Modello registrato e non
• Marchio di forma
• Diritto d’autore per opere designp p g
• Divieto di concorrenza sleale
• Brevetti• Brevetti
• Modelli di utilità
• Informazioni segrete(98 – 99 CPI)
• Divieto di concorrenza sleale
Soluzioni tecniche
Divieto di concorrenza sleale
• Informazioni segrete(98 – 99 CPI)Informazioni Informazioni segrete(98 99 CPI)
• Banche dati
• Divieto di concorrenza sleale
Informazioni
commerciali
INDICAMit
5

6. Inserimento della tutelaInserimento della tutela
deldel knowknow howhow nel CPInel CPI
• Conseguenze principali:
– autonomo diritto di proprietà industriale che prescinde
da un rapporto di concorrenza e dall’esistenza di una
condotta scorretta: tutela «reale» erga omnes delle
informazioni aziendali segreteinformazioni aziendali segrete
– maggiori strumenti, anche processuali, di difesa e,gg , p , ,
conseguentemente, di valorizzazione delle informazioni
aziendali segrete (descrizione, sequestro)
– competenza giudiziale della Sezione Specializzata in
materia di impresa
INDICAMit
materia di impresa
6

7. Cos’è ilCos’è il knowknow howhow??Cos è ilCos è il knowknow howhow??
“ l i f i i i d li l i i i d i li“… le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali,
comprese quelle commerciali …”
• Esperienze tecnico-industriali: ad es., disegni tecnici esecutivi di
impianti o di prodotti, informazioni sulle modalità di attuazione di
un processo industriale progetti ricette dosaggi degli ingredientiun processo industriale, progetti, ricette, dosaggi degli ingredienti,
prototipi;
• Informazioni commerciali: ad es., liste clienti con indicazione delle
preferenze o delle condizioni contrattuali applicate, lista fornitori
con indicazioni sull’affidabilità/qualità dei prodotti ricerche econ indicazioni sull affidabilità/qualità dei prodotti, ricerche e
strategie di mercato, piani finanziari, piani promozionali
INDICAMit
7

8. Cos’è ilCos’è il knowknow howhow??
[segue[segue]]
f l l d ll f b• Definizione legislativa delle informazioni segrete in base
all’art. 98 CPI (formulazione analoga negli artt. 39 TRIPs e
art. 2 Direttiva 2016/943)art. 2 Direttiva 2016/943)
a) segretezza: ossia
la raccolta “richiede sforzi superiori a
quelli imposti da una accurata ricerca in
letteratura, aventi ad oggetto notizie
accumulate con lavoro individuale o di) g
informazioni non
generalmente note nel loro
insieme o nella precisa
accumulate con lavoro individuale o di
équipe, non surrogabile tramite la
consultazione di materiali ed esperienze
esterne”
d ti l l l lt i ti
configurazione e
combinazione dei loro
elementi o non facilmente
«dati nel loro complesso non altrimenti
reperibili e come tali naturalmente
destinati ad essere protetti”
«non presuppone una novità assoluta delle
accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore;
p pp
informazioni; il riferimento alla non
accessibilità vale a riconoscere tutela
all'insieme organizzato di informazioni
anche quando ciascuna di esse possa essere
isolatamente appresa a costi contenuti»
INDICAMit
8
isolatamente appresa a costi contenuti»

9. Cos’è ilCos’è il knowknow howhow??
[segue][segue]
i li à d i d i
b) abbiano valore economico
in quanto segrete;
• maggiore qualità dei prodotti
• maggiore efficienza nella produzione
• minori prezzi
• riduzione dei costi
• migliore offerta distributivag
c) sottoposizione, da parte
Misure «tecniche» di tutela
– Password/controllo degli accessi informatici ai data
base
à
c) sottoposizione, da parte
delle persone al cui legittimo
controllo sono soggette, a
misure da ritenersi
– controllo dell’accesso ai locali in cui si svolge attività di
R&S
– procedure aziendali finalizzate alla tutela dei segreti
Misure contrattuali di tutela
– accordi di riservatezza con fornitori e clienti
ragionevolmente adeguate a
mantenerle segrete
accordi di riservatezza con fornitori e clienti
– patti di non concorrenza e di riservatezza con i
dipendenti
– NB: In alcuni casi (es. dipendenti, professionisti e
consulenti) il vincolo di riservatezza è previsto dalla
legge o da norme deontologiche
Individuabilità del know how: art. 1, lett. h.iii, del Regolamento
316/2014 sui trasferimenti di tecnologia
legge o da norme deontologiche
INDICAMit
9

10. I soggetti della tutelaI soggetti della tutelaI soggetti della tutelaI soggetti della tutela
• legittimo detentore delle informazioni aziendali
t ( t 99 CPI)segrete (art. 99 CPI)
INDICAMit
10

11. Condotte vietateCondotte vietateCondotte vietateCondotte vietate
Divieto di:Divieto di:
• acquisire o
• rivelare a terzi o
• utilizzare• utilizzare
le informazioni aziendali segrete
INDICAMit
11

12. NonNon esclusivitàesclusività deldel dirittodiritto
• Possibilità di conseguire l’informazione in via autonoma e lecitaPossibilità di conseguire l informazione in via autonoma e lecita
(ad esempio, con una propria ricerca)
• Reverse engineering
• informazione divenuta lecitamente di dominio pubblico
Altri casi di lecita comunicazione dell’informazione segreta (art 3 e 5Altri casi di lecita comunicazione dell informazione segreta (art. 3 e 5
Direttiva 2016/943)
• esercizio del diritto all’informazione e alla consultazione da parte
di lavoratori o loro rappresentanti
• qualsiasi altra pratica che, secondo le circostanze, è conforme a
leali pratiche commercialileali pratiche commerciali
• whistleblowing, tutela di altri diritti (anche dei lavoratori) e
libertà di espressione
INDICAMit
12

13. Concorrenza sleale e tutelaConcorrenza sleale e tutela
delle informazioni riservatedelle informazioni riservate
• Notizie riservate «minori»
A t 2598 3 d li• Art. 2598, n. 3 c.c. concorre ad ampliare
la tutela delle informazioni aziendali
riservate: tutela rispetto alla sottrazione
o all’uso con mezzi professionalmentep
scorretti
INDICAMit
13

14. ProvvedimentiProvvedimenti urgentiurgenti aa tutelatutela deldel knowknow
howhow
• descrizione
• inibitoria, assistita da eventuale penale
• sequestro
• ordine di ritiro dal commercio• ordine di ritiro dal commercio
• pubblicazione
INDICAMit
14

15. ProvvedimentiProvvedimenti didi meritomerito aa tutelatutela
deldel knowknow howhow
• inibitoria, assistita da eventuale penale
• ritiro dal commercio
• distruzione• distruzione
• risarcimento del danno
• pubblicazione
INDICAMit
15

16. Rapporti con gli ideatori delRapporti con gli ideatori delpp gpp g
knowknow howhow
Art. 64 CPI
• diritto all’equo premio del dipendente anche
ove l’azienda decida di sfruttare un’invenzioneove l azienda decida di sfruttare un invenzione
in regime di segretezza (i.e. senza brevettare),
salvo se sia corrisposta una retribuzione insalvo se sia corrisposta una retribuzione in
compenso dell'attività inventiva
INDICAMit
16

17. Possibilità di sfruttamento economicoPossibilità di sfruttamento economico
deldel knowknow howhow
• Sfruttamento diretto
• Trasferimento
• Sfruttamento indiretto: licenze• Sfruttamento indiretto: licenze

regolamento 316/2014 sui trasferimenti
di tecnologia
INDICAMit
di tecnologia
17

18. Verso l’armonizzazione in UEVerso l’armonizzazione in UEVerso l armonizzazione in UEVerso l armonizzazione in UE
• Direttiva del 6 giugno 2016 del Parlamento Europeo e
del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e
delle informazioni commerciali riservate (segretidelle informazioni commerciali riservate (segreti
commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la
divulgazione illeciti (G.U.U.E. 15 giugno 2016, n. Lg ( g g ,
157.)
• Entrata in vigore (art. 20): 5 luglio 2016
• Termine di recepimento (art. 19): 9 giugno 2018
INDICAMit
18

19. PrincipaliPrincipali finalitàfinalità delladella DirettivaDirettiva
 Esigenza di una maggior tutela delle informazioni aziendali segrete
tt t d ll i d ll UE i ti l f i l PMIprospettata dalle imprese della UE, in particolare per favorire le PMI
 Insufficienza delle disposizioni internazionali (art. 39 TRIPs)
 Armonizzazione della disciplina all’interno della UE, attualmente Armonizzazione della disciplina all interno della UE, attualmente
disomogenea, e quindi con rischi di “buchi” nella tutela
 Possibilità per gli Stati Membri di “fornire un livello di protezione
iù i ”più ampio”
 Non pregiudicare altri diritti: es. diritti del lavoratore; privacy;
segnalazione di abusig
INDICAMit
19

20. LeLe banchebanche datidati:: definizionedefinizione
• La banca dati «creativa»
– tutela della modalità originale di raccolta e
selezioneselezione
• La banca dati «compilativa»La banca dati compilativa
• tutela dell’investimento del «costitutore»
INDICAMit
20

21. Oggetto della tutela 1/2Oggetto della tutela 1/2Oggetto della tutela 1/2Oggetto della tutela 1/2
Banca dati creativa (art. 64 quinquies l.a.):
L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare
• a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
• b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra
modifica;
• c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della• c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell originale o di copie della
banca di dati, con il limite dell’esaurimento;
• d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico
l d d b• e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera
b).
INDICAMit
21

22. Oggetto della tutela 2/2Oggetto della tutela 2/2Oggetto della tutela 2/2Oggetto della tutela 2/2
Banca dati compilativa (art. 102 bis l.a.):
Divieto di:
• estrazione: trasferimento permanente o temporaneo• estrazione: trasferimento permanente o temporaneo
della totalità o di una parte sostanziale del contenuto
di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasid u a ba ca d dat su u alt o suppo to co quals as
mezzo o in qualsivoglia forma;
• reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizionep g q g p
del pubblico della totalità o di una parte sostanziale
del contenuto della banca di dati mediante
di t ib i di i l i t i i ff tt tdistribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata
con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.
INDICAMit
22

23. Alcuni casi di tutela di bancheAlcuni casi di tutela di banche
datidati
à• Possibilità di «cumulo» delle tutele di know
how e banca dati:
– Trib. Milano, sentenza n. 6579/2014, tutela know
how «commerciale» organizzato in un data base
i f ti (b d ti il ti )informatico (banca dati «compilativa»)
T l b d i i di• Tutela come banca dati «creativa» di una
«app»:
– Trib. Milano, sentenza n. 9549/2016
INDICAMit
23

24. Indicazioni operative per laIndicazioni operative per la
tutela delle banche datitutela delle banche dati
• «valorizzazione» dello sforzo creativovalorizzazione dello sforzo creativo
• tenere traccia degli investimenti
sostenuti per lo sviluppo esoste ut pe lo sv luppo e
l’aggiornamento
INDICAMit
24

25. PatentPatent BoxBoxPatentPatent BoxBox
A l i fi l i ddi i d i i d ll f di• Agevolazione fiscale per i redditi derivanti dallo sfruttamento diretto o
indiretto di taluni beni immateriali:
– esclusione dal reddito complessivo, nella misura del 50%, dell’importo derivante dallo
sfruttamento di beni immaterialisfruttamento di beni immateriali
• Il reddito agevolabile si determina sulla base del nexus ratio (rapporto tra
costi qualificati e costi complessivi)
Beni immateriali:• Beni immateriali:
– software protetto da copyright,
– brevetti industriali concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzioni,
le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione,g p p ,
– i brevetti per modelli di utilità,
– i brevetti e certificati per varietà vegetali e
– topografie di prodotti a semiconduttori;
– disegni e modelli giuridicamente tutelabili
– informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o
scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili
INDICAMit
25

26. G iG iGrazieGrazie
Claudia Signorini
signorini@ghidini-associati itsignorini@ghidini-associati.it