SLIDE presentate durante l'evento TreataBit del 27 Maggio 2014: *Branding vita e conflitti del marchio: il punto di vista legale* Il marchio ha un ciclo di vita più lungo e articolato di quanto si pensi: dal concepimento alla registrazione, dalla sua promozione alla diffusione online, passando dalle varie fasi conflittuali, il brand aziendale vive fasi di crescita differenziate e complesse dal punto di vista legale che interessano tutti gli operatori del mercato digitale. Il workshop è tenuto da Luca Egitto, avvocato dello studio R&P Legal, esperto in proprietà intellettuale ed industriale, IT, privacy, diritto commerciale e societario in particolare nell’industria dell’intrattenimento, dello sport e del commercio elettronico. Master in Entertainment Law e Intellectual-Industrial Property Law, collabora con la Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell’Informazione di Torino e con l’Università Cattolica di Milano presso le quali insegna materie giuridiche. Ha pubblicato articoli e contributi sul Journal of Information, Law and Technology (UK), World Sports Law Report (UK) e Computer Law Review International (DE). Tutti i materiali di approfondimento al link http://www.treatabit.com/article/brandinglegale

1. Branding,
vita
e
conflitti
del
marchio:
il
punto
di
vista
legale
Avv.
Luca
Egitto
LL.M
27
Maggio
2014

3. !
!
!
Il
fine
predominante
dell’attività
di
branding
è
quello
di
• costituire,
• sviluppare
e
• consolidare
un
significato
e
una
identità
commerciale
intorno
al
marchio,
quale
cuore
ideologico
del
prodotto.
branding

4. !
!
Nella
sessione
di
oggi
analizzeremo
il
ciclo
di
vita
del
marchio
dal
punto
di
vista
legale
soffermandoci
su
• nascita
• crescita
• circolazione
• conflitti
• consacrazione
• estinzione
del
brand.
branding

5. Definizione
e
norme
applicabili
!
Il
sistema
di
regole
concernenti
il
marchio
in
Italia
è
racchiuso
nel
d.lgs.
30/2005,
noto
come
Codice
della
Proprietà
Industriale
(“CPI”),
tra
gli
articoli
7
e
30.
Queste
norme
ci
offrono
anche
lo
spunto
per
dare
una
definizione
di
marchio
.
5

6. Cos’è
un
marchio?
!
Un
marchio
è
un
segno
che
contraddistingue
i
beni
e
servizi
di
un
impresa
da
quelli
di
un'altra
impresa.
!
Come
primo
elemento
differenziale
quindi
dobbiamo
domandarci
se
quanto
sarà
rappresentanto
dal
marchio
sarà
concretamente
venduto
come
bene
o
servizio
o
comunque
come
indicatore
d’origine
commerciale
o
industriale.
!
in
caso
negativo
(per
esempio
nel
caso
di
associazioni,
ONLUS,
squadre
di
calcio
amatoriali
etc.)
la
registrazione
del
marchio
è
inutile
e
persino
improduttiva
di
effetti,
decorso
un
determinato
periodo
di
tempo
(come
vedremo
in
seguito).
!!
Definizione

7. Un
marchio
è
tutelato
solo
se
registrato?
!
NO!
L’art.
2571
c.c.
e
l’art.
12
CPI
ci
dicono
che
anche
un
marchio
di
fatto
(ossia
non
registrato)
può
essere
tutelato,
ma
a
condizione
che
si
dimostri
che
il
marchio
sia
stato
concretamente
utilizzato
e
che
sia
noto,
quanto
meno
localmente.
Questi
due
pre-­‐requisiti
non
sono
richiesti
nella
tutela
del
marchio
registrato
che
quindi
risulta
più
robusta
e
agevole.
!
Esiste
quindi
una
prima
fase
di
vita
primordiale
del
marchio,
precedente
alla
registrazione
La
vita
del
marchio
prima
della
registrazione

8.
Che
requisiti
deve
avere
il
marchio
per
poter
essere
registrato?
!
Dev’essere
un
segno,
rappresentabile
graficamente
e
in
grado
di
distinguere
i
prodotti
di
un
impresa
dagli
altri,
essere
quindi
“distintivo”.
La
registrazione

9. CPI
-­‐
ART.
7.
OGGETTO
DELLA
REGISTRAZIONE
1.
Possono
costituire
oggetto
di
registrazione
come
marchio
d'impresa
tutti
i
segni
suscettibili
di
essere
rappresentati
graficamente,
in
particolare
le
parole,
compresi
i
nomi
di
persone,
i
disegni,
le
lettere,
le
cifre,
i
suoni,
la
forma
del
prodotto
o
della
confezione
di
esso,
le
combinazioni
o
le
tonalità
cromatiche,
purchè
siano
atti
a
distinguere
i
prodotti
o
i
servizi
di
un'impresa
da
quelli
di
altre
imprese.
La
registrazione

10. Il
marchio
di
cui
si
chiede
la
registrazione
dev’essere
un
segno,
ossia
capace
di
trasmettere
un
significato
alle
persone
vi
entrano
in
contatto.
!
Non
necessariamente
quindi
deve
trattarsi
di
una
«comunicazione»
in
senso
tradizionale,
percepibile
con
la
vista:
il
significato
del
marchio
può
veicolarsi
infatti
anche
con
suoni
(es.
Intel)
o
profumi/odori
(«the
smell
of
fresh
cut
grass”
per
le
palle
da
tennis
della
società
olandese
Vennootschap
Onder
Firma
Senta
Aromatic
Marketing)
La
registrazione

11. Il
marchio
che
voglio
registrare
dev’essere
anche
distintivo,
ossia
«idoneo
a
distinguere»
i
prodotti
o
servizi
di
un
impresa
da
quelli
di
un’altra
impresa.
Il
marchio
deve
esprimere
un
significato
distintivo,
individuando
la
provenienza
imprenditoriale
del
prodotto/servizio.
L’effetto
suggestivo
quindi
deve
riguardare
l’impresa
che
esprime
il
prodotto/servizio
e
non
(o
quanto
meno
solo)
il
prodotto/servizio
in
quanto
tale.
La
registrazione

12. Il
marchio
dev’essere
infine
rappresentabile
graficamente,
ossia
capace
di
essere
riprodotto
dentro
un
documento
così
da
cristallizzarsi
nell’immaginario
collettivo
e
nella
documentazione
amministrativa
da
mettere
a
disposizione
del
pubblico
e
delle
autorità
competenti.
!
Nel
caso
dei
marchi
esclusivamente
cromatici
(es:
Orange)
occorre
inserire
nella
domanda
di
registrazione
il
rispettivo
codice
Pantone,
in
quelli
musicali
la
sequenza
di
note
e
ritmo
del
suono
da
registrare,
in
quelli
olfattivi
occorrerà
inserire
una
descrizione
dell’effetto
olfattivo.
La
registrazione

13. In
conclusione,
posso
registrare
come
marchio,
in
particolare
• le
parole
(compresi
i
nomi
di
persone)
• i
disegni
• le
lettere
• le
cifre
• i
suoni
• la
forma
del
prodotto
o
della
confezione
di
esso
• le
combinazioni
o
le
tonalità
cromatiche
La
registrazione

14. Ritratti
di
persone,
nomi
e
segni
notori
• Non
posso
registrare
come
marchio
il
ritratto
di
una
persona
senza
il
suo
consenso.
• Posso
registrare
il
nome
di
una
terza
persona
diverso
dal
mio
solo
se
tale
uso
non
sia
lesivo
della
fama
ed
onorabilità
di
tale
persona.
• Posso
usare
come
marchio
il
nome
di
una
persona
celebre,
oppure
i
segni
olimpici,
i
simboli
notori
in
ambito
letterario,
artistico,
sportivi
o
scientifico
solo
con
il
consenso
dei
rispettivi
aventi
diritto.
La
registrazione

15. Marchi
di
forma
!
Posso
registrare
come
marchio
la
forma
di
un
prodotto
(ad
esempio
il
coltello
Opinel
o
la
bottiglia
di
Coca
Cola)?
Sì,
se
è
percepito
come
marchio,
se
è
distintivo
della
mia
impresa
e
se
(i)
la
sua
forma
non
è
imposta
da
una
qualche
funzione
tecnica
(per
esempio
una
curvatura
inevitabile
per
installare
il
prodotto
su
un
altro
prodotto,
in
tale
caso
tale
forma
deve
restare
disponibile
per
tutti
i
produttori),
e
(ii)
se
tale
forma
non
è
tutelabile
o
tutelata
dai
diritti
sul
design,
perché
in
questo
caso
avrei
doppia
protezione
che
nel
caso
del
marchio
può
diventare
eterna
(mentre
le
forme
individualizzanti,
anche
se
inizialmente
tutelate
dal
design,
dopo
la
scadenza
del
diritto
su
tale
design,
devono
potere
essere
fruibili
liberamente).
La
registrazione

16. Tipi
di
marchio
e
di
registrazione
Posso
registrare
il
marchio
• per
una
o
più
classi
di
prodotti
o
servizi,
secondo
una
classificazione
convenzionale
(c.d.
Classificazione
di
Nizza)
• come
marchio
come
marchio
denominativo,
ossia
nella
sua
sola
componente
letterale,
oppure
come
marchio
complesso,
ossia
come
combinazione
dell’elemento
letterale
e
di
quelle
grafico
(logo).
• a
livello
nazionale,
presso
l’Ufficio
Italiano
Brevetti
e
Marchi
www.uibm.gov.it
• a
livello
comunitario,
con
unica
domanda
depositata
presso
l’Ufficio
per
l’Armonizzazione
del
Mercato
Interno
valida
per
tutti
i
27
paesi
della
UE
www.ohim.eu
• a
livello
internazionale,
mediante
estensione
internazionale
della
domanda
nazionale,
attraverso
l’Organizzazione
Mondiale
per
la
Proprietà
Intellettuale
(una
divisione
delle
nazioni
unite)
www.wipo.int
La
registrazione

17. !
Per
registrare
un
marchio
devo
accertarmi
che
non
vi
siano
impedimenti
assoluti
alla
sua
registrazione,
impedimenti
che
possono
essere
rilevati
dall’organo
incaricato
di
ricevere
ed
esaminare
la
domanda
di
registrazione
(in
Italia
www.uibm.gov.it
)
Impedimenti
assoluti
alla
registrazione

18. Il
primo
degli
impedimenti
assoluti
è
la
mancanza
di
capacità
distintiva,
come
per
esempio
nel
caso
di
denominazioni
generiche
o
descrittive
(ad
esempio
«Euro-­‐car»
per
una
carrozzeria)
o
di
uso
comune:
non
sarebbero
recepiti
come
indicatori
dell’origine
commerciale
del
prodotto
contraddistinto
dal
marchio.
!
Impedimenti
assoluti
alla
registrazione
Descrittività
Capacità

19. Il
primo
caso
di
conflitto
nella
vita
del
marchio
può
insorgere
già
dal
deposito
della
domanda
di
registrazione,
quando
potrebbero
emergere
degli
impedimenti
relativi,
ossia
delle
situazioni
patologiche
non
assolute,
ma
specifiche
di
diritti
anteriori
di
terze
parti,
che
possono
quindi
opporsi
alla
registrazione
attivandosi
presso
l’Ufficio
Italiano
Brevetti
e
Marchi
o
presso
l’Ufficio
per
l’Armonizzazione
del
Mercato
Interno
(www.ohim.eu
).
!
Questi
impedimenti
sono
• la
mancanza
di
novità
per
conflitto
con
marchio
anteriore
• il
conflitto
con
un
anteriore
diritto
sul
nome,
ritratto
o
segno
notorio
• violazione
di
diritto
d’autore
di
terze
parti
Primo
conflitto
:
impedimenti
relativi
alla
registrazione

20. Per
non
incorrere
nel
principale
impedimento
relativo
alla
registrazione,
ossia
la
mancanza
di
novità,
il
marchio
deve
soddisfare
il
fondamentale
requisito
della
novità
previsto
dall’art.
12
CPI.
!
Il
marchio
è
nuovo
se
non
confligge
con
anteriori
diritti
di
terze
parti
su
segni
distintivi
come
il
marchio
di
fatto,
marchio
registrato,
ditta,
ragione
sociale,
nome
a
dominio.
!
Nel
caso
in
cui
il
marchio/segno
distintivo
anteriore
sia
identico
al
marchio
di
cui
chiedo
la
registrazione
e
sia
stato
registrato/utilizzato
per
il
medesimo
tipo
di
prodotti
o
servizi,
la
novità
del
mio
marchio
è
esclusa
automaticamente,
dovendosi
ritenere
presunto
un
effetto
confusorio
per
il
pubblico
in
caso
di
compresenza
sul
mercato
dei
due
marchi.
La
novità
del
marchio
e
la
sua
conflittualità
con
i
segni
anteriori

21. Non
è
nuovo
il
marchio
identico
ad
un
altro
marchio
(registrato
o
di
fatto)
o
segno
distintivo
(ragione
sociale,
ditta,
nome
a
dominio)
già
utilizzato
(o
registrato)
per
prodotti
identici;
La
novità
del
marchio
e
la
sua
conflittualità
con
i
segni
anteriori

22. Non
è
nuovo
il
marchio
identico
ad
un
altro
marchio
o
segno
distintivo
(ragione
sociale,
ditta,
nome
a
dominio)
già
utilizzato
(o
registrato)
per
prodotti
simili,
se
a
causa
di
tale
similitudine
sussiste
il
pericolo
di
confusione
presso
il
pubblico;
La
novità
del
marchio
e
la
sua
conflittualità
con
i
segni
anteriori

23. Non
è
nuovo
il
marchio
simile
ad
un
altro
marchio
o
segno
distintivo
(ragione
sociale,
ditta,
nome
a
dominio)
già
utilizzato
per
prodotti
identici,
se
a
causa
di
tale
similitudine
sussiste
il
pericolo
di
confusione
presso
il
pubblico.
La
novità
del
marchio
e
la
sua
conflittualità
con
i
segni
anteriori

24. Non
è
nuovo
il
marchio
simile
o
identico
a
un
precedente
marchio
registrato
per
prodotti
anche
non
affini
quando
quest’ultimo
marchio
goda
di
rinomanza
(es.
Gucci,
Bayer)
e
quando
l'uso
di
quello
successivo
senza
giusto
motivo
trarrebbe
indebitamente
vantaggio
dal
carattere
distintivo
o
dalla
rinomanza
del
segno
anteriore
o
recherebbe
pregiudizio
allo
stesso.
La
novità
del
marchio
e
la
sua
conflittualità
con
i
segni
anteriori

25. Esempio
1
(marchio
anteriore
identico
registrato
per
prodotti
identici)
Marchio
anteriore:
Miss
Venezia
registrato
nelle
classi
25
(abbigliamento)
e
41
(servizi
per
l’intrattenimento)
Marchio
oggetto
delle
domanda
di
registrazione:
Miss
Venezia,
per
le
classi
25
e
41
!
!
http://www.uibm.gov.it/attachments/35_2014.pdf
La
novità
del
marchio
e
la
sua
conflittualità
con
i
segni
anteriori

26. Esempio
2
(marchi
identici,
prodotti
affini)
Marchio
anteriore:
Sunmaster
(varie
classi
tra
cui
la
9)
!
Marchio
oggetto
delle
domanda
di
registrazione:
Sunmaster
(varie
classi
tra
cui
la
9)
!
!
http://www.uibm.gov.it/attachments/Opposizioni/
03-­‐2014.pdf
La
novità
del
marchio
e
la
sua
conflittualità
con
i
segni
anteriori

27. Esempio
3
(marchio
simile/prodotti
identici)
!
Marchio
anteriore:
Euflux
per
prodotti
farmaceutici
!
Marchio
oggetto
delle
domanda
di
registrazione:
Flux
per
prodotti
farmaceutici
!
!
!
http://www.uibm.gov.it/attachments/27_2014.pdf
La
novità
del
marchio
e
la
sua
conflittualità
con
i
segni
anteriori

28. Esempio
4
(marchio
simile
o
identico
a
un
precedente
marchio
-­‐
registrato
per
prodotti
anche
non
affini
–
dotato
di
rinomanza)
Marchio
anteriore:
The
Bridge
Marchio
oggetto
delle
domanda
di
registrazione:
Messina
Bridge
!
!
https://oami.europa.eu/copla/trademark/data/003469343/
download/CLW/OPP/2008/IT/000841777_20080925
La
novità
del
marchio
e
la
sua
conflittualità
con
i
segni
anteriori

29. Dopo
la
registrazione
il
marchio
conosce
un
periodo
di
sviluppo
!
• della
sua
capacità
distintiva
e
!
• delle
sue
potenzialità
di
sfruttamento
economico.
Vita
del
marchio

30. Cosa
significa
“avere
capacità
distintiva”?
!
Significa
essere
in
grado
di
individualizzare,
caratterizzare,
distinguere
un
prodotto
e
la
sua
impresa
dagli
altri
prodotti
di
altre
imprese.
Tale
requisito
non
sussiste
quando
la
denominazione
è
utilizzata
nel
linguaggio
comune
per
individuare
categorie
o
tipologie
prodotti
(es.
«Vermentino
di
Maremma»)
oppure
per
descrivere
le
caratteristiche
del
prodotto
o
servizio.
!
Per
esempio
il
marchio
«Oro»
depositato
da
Saiwa
(relativamente
ai
prodotti
«Oro»
Saiwa)
è
stato
dichiarato
nullo
perché
ritenuto
esclusivamente
descrittivo
«dell'eccellenza
della
qualità
dei
prodotti
contrassegnati»
(Cass.
n.
5099
del
05.03.2014).
Leggendo
“oro”,
il
consumatore
non
pensa
a
Saiwa.
Vita
del
marchio

31. Acquisto
ed
incremento
di
capacità
distintiva
!
In
alcuni
casi
la
descrittività
del
marchio
non
distrugge
la
capacità
distintiva
(impedendo
la
registrazione)
ma
la
riduce
drasticamente,
rendendo
il
marchio
«debole»
(è
debole
l’intensità
con
cui
i
consumatori
associano
mentalmente
il
marchio
all’ompresa).
!
Tuttavia,
una
denominazione
banale
o
comune
può,
a
seguito
di
uso
intensivo
e
“personalizzato”
di
un
impresa,
acquisire
con
il
tempo
(e,
appunto,
l’uso)
capacità
distintiva.
Vita
del
marchio

32. Acquisto
ed
incremento
di
capacità
distintiva
!
L’uso,
la
pubblicità
e
l’affermazione
di
un
marchio
già
dotato
di
una
sua
capacità
distintiva
aumentano
quest’ultima
incrementando
la
«forza»
del
marchio.
!
L’acquisizione
progressiva
di
capacità
distintiva
è
spesso
denominata
acquisizione
di
«secondary
meaning»
ossia
di
un
significato
intrinseco
del
marchio,
che
lo
rende
distintivo.
Vita
del
marchio

33. Acquisto
ed
incremento
di
capacità
distintiva
!
L’acquisizione
di
«secondary
meaning»
e
di
ulteriore
capacità
distintiva
sono
conseguenza,
il
più
delle
volte,
degli
investimenti
in
pubblicità
e
marketing
che
consentono
di
aumentare
la
visibilità
assoluta
del
marchio.
!
La
corrispondenza
diretta
tra
investimenti
pubblicitari
e
riconoscimento
di
secondary
meaning
è
ormai
talmente
forte
presso
i
Tribunali
da
consentire
di
accertare
la
distintività
e
la
rinomanza
di
un
marchio
in
base
a
dati
esclusivamente
numerici
(investimenti
pubblicitari,
numero
di
pubblicazioni
coinvolte,
numero
di
utenti
si
un
sito,
etc)
e
prescindendo
da
una
vera
e
propria
verifica
del
grado
di
familiarità
effettivamente
esistente
tra
il
pubblico
di
riferimento
e
il
marchio.
Vita
del
marchio

34. Rinomanza
del
marchio
Cosa
significa
per
un
marchio
essere
dotato
di
«rinomanza»?
Significa
beneficiare
di
una
diffusa
conoscenza
presso
il
pubblico
conseguente
all’utilizzo
nello
spazio
e
nel
tempo
del
marchio.
La
rinomanza
di
un
marchio
consente
a
questo
(i)
di
godere
di
una
più
ampia
tutela
in
una
situazione
di
conflitto
e
(ii)
di
rendere
più
redditizio
lo
sfruttamento
economico
del
marchio
stesso.
Vita
del
marchio

35. Rinomanza
del
marchio
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Tutela
contro
marchi
solo
parzialmente
simili
Vita
del
marchio
0
1,3
2,5
3,8
5

36. In
altre
parole,
maggiore
è
la
capacità
distintiva
e
rinomanza
del
marchio
e
maggiore
è
la
possibilità
di
tutela
nei
confronti
di
marchi
anche
solo
parzialmente
simili
(Wind
e
Havaianas
hanno
prevalso
sui
marchi
indicati
a
fianco,
per
esempio).
!
!
!
!
Vita
del
marchio

37. Diritti
conferiti
dalla
registrazione
!
Un
titolare
di
una
registrazione
di
marchio
può
essenzialmente
monopolizzare
l’uso
dello
stesso
marchio,
nei
limiti
della
propria
registrazione,
e
in
particolare
può
vietare
a
terzi
di
usare
un
segno
(marchio,
ditta,
insegna,
nome
a
dominio)
che
rispetto
al
proprio
marchio
risulti
privo
del
requisito
della
novità
previsto
dall’art.
12
CPI
sopra
analizzato.
Conflitti
del
marchio

38. !
Diritti
conferiti
dalla
registrazione
!
Pertanto
un
titolare
di
una
registrazione
di
marchio
può
vietare
a
terzi
di
usare
un
segno
(marchio,
ditta,
insegna,
nome
a
dominio)
!
(i)
identico
al
marchio
registrato,
per
prodotti
identici
(in
questo
caso
l’effetto
confusorio
è
dato
per
scontato)
!
(ii)
identico
al
marchio
registrato,
per
prodotti
simili,
se
a
causa
di
tale
similitudine
sussiste
il
pericolo
di
confusione,
anche
consistente
in
una
associazione
(per
esempio
ritengo
i
due
marchi
erroneamente
imparentati
o
collegati
o
riconducibili
alla
stessa
casa
madre)
presso
il
pubblico;
!
…
Conflitti
del
marchio

39. !
Diritti
conferiti
dalla
registrazione
!
Pertanto
un
titolare
di
una
registrazione
di
marchio
può
vietare
a
terzi
di
usare
un
segno
(marchio,
ditta,
insegna,
nome
a
dominio)
!
!
(iii)
simile
al
marchio
registrato,
per
prodotti
identici,
se
a
causa
di
tale
similitudine
sussiste
il
pericolo
di
confusione,
anche
consistente
in
una
associazione,
presso
il
pubblico;
!
(iv)
identico
o
simile
al
marchio
registrato
di
rinomanza,
per
prodotti
anche
non
affini,
se
tale
utilizzo
comporta
un
indebito
vantaggio
per
il
terzo
o
pregiudica
la
capacità
distintiva
del
marchio
registrato.
In
altre
parole,
nel
caso
di
marchi
dotati
di
rinomanza,
l’ordinamento
ritiene
vi
sia
interferenza
anche
quando
il
marchio
successivo,
simile
o
identico,
sia
oggetto
di
domanda
di
registrazione
per
beni
diversi
da
quelli
per
cui
è
registrato
l’anteriore
marchio
dotato
di
rinomanza
(quando
il
successivo
marchio
trarrebbe
un
ingiusto
vantaggio
da
tale
rinomanza
o
danneggerebbe
la
capacità
distintiva
del
marchio
anteriore).
Conflitti
del
marchio

40. Circolazione
del
diritto:
come
vedremo
di
seguito,
una
parte
importante
del
business
legato
a
un
marchio
è
legato
alla
circolazione
dei
diritti
connessi
alla
registrazione,
mediante
cessione
o
licenza.
!
Trasferimento
del
marchio:
il
marchio
può
essere
trasferito
per
la
totalità
o
per
una
parte
dei
prodotti
o
servizi
per
i
quali
è
stato
registrato.
Licenza
di
marchio:
il
marchio
può
essere
oggetto
di
licenza
anche
non
esclusiva
per
la
totalità
o
per
parte
dei
prodotti
o
dei
servizi
per
i
quali
è
stato
registrato
e
per
la
totalità
o
per
parte
del
territorio
dello
Stato.
Esiste
un
industria
basata
integralmente
su
questa
modalità
di
sfruttamento:
il
merchandising.
Le
altre
vite
del
marchio

41. In
cosa
consiste
un
accordo
di
licensing?
Si
tratta
di
un
contratto
di
licenza
di
marchio,
ossia
di
un
contratto
in
virtù
del
quale
il
titolare
di
una
registrazione
di
marchio
concede
a
un
soggetto
terzo
il
diritto
di
utilizzare
il
marchio
e
di
esercitare
i
diritti
connessi
alla
registrazione
(uso
sulle
confezioni,
sui
prodotti,
in
pubblicità,
nelle
attività
promozionali,
etc.)
per
una
o
più
classi
di
registrazione
(ad
esempio,
se
il
marchio
è
registrato
in
classe
18
–
calzature
–
e
25
–
abbigliamento
–
il
titolare
può
scegliere
di
licenziare
il
marchio
a
una
società
per
la
classe
18
e
ad
un’altra
per
la
classse
25
oppure
di
concedere
entrambe
le
classi
allo
stesso
licenziatario).
Le
altre
vite
del
marchio

42. Licensing
La
licenza
inoltre
può
• essere
concessa
per
uno
o
più
dei
territori
interessati
dalla
registrazione
del
marchio
(naturalmente
questo
presuppone
che
il
marchio
sia
comunitario
o
internazionale,
è
più
difficile
concepire
una
partizione
territoriale
intranazionale),
• essere
esclusiva
per
territorio
e/o
classe
(ossia
il
licenziante
si
impegna
a
non
concedere
lo
stesso
territorio
e/o
classe
ad
altri
licenziatari)
o
non
esclusiva,
• prevedere
il
diritto
di
sublicenza,
anche
mediante
il
sistema
di
«master
license»
con
cui
il
titolare
del
marchio
concede
ad
un
licenziatario
una
licenza
esclusiva
su
molte
o
su
tutte
le
classi
entro
un
determinato
territorio
affinchè
questi
concede
una
serie
di
licenze
particolari,
classe
per
classe,
o
prodotto
per
prodotto,
a
più
sublicenziatari
nel
territorio
di
esclusiva
• Prevedere,
o
meno,
che
il
licenziante
si
astenga
dall’esercitare
i
diritti
di
marchio
nel
territorio
del
licenziatario,
per
la
durata
del
contratto
di
licenza.
Le
altre
vite
del
marchio

43. Il
franchising
Altra
modalità
di
sfruttamento
del
marchio,
sebbene
non
esclusivamente
basata
su
questo,
è
il
contratto
di
franchising
(affiliazione
commerciale)
«fra
due
soggetti
giuridici,
economicamente
e
giuridicamente
indipendenti,
in
base
al
quale
una
parte
concede
la
disponibilità
all’altra,
verso
corrispettivo,
di
un
insieme
di
diritti
di
proprietà
industriale
o
intellettuale
relativi
a
marchi,
denominazioni
commerciali,
insegne,
modelli
di
utilità,
disegni,
diritti
di
autore,
know-­‐how,
brevetti,
assistenza
o
consulenza
tecnica
e
commerciale,
inserendo
l’affiliato
in
un
sistema
costituito
da
una
pluralità
di
affiliati
distribuiti
sul
territorio,
allo
scopo
di
commercializzare
determinati
beni
o
servizi»
(art.
1
l.
129/2004).
Esempi
di
franchising
sono,
tra
i
tanti,
Tecnocasa
o
Intimissimi
http://it.intimissimi.com/
custserv/custserv.jsp?pageName=Franchising
).
In
questi
casi
la
concessione
del
diritto
di
utilizzazione
del
marchio
fa
parte
di
un
più
ampio
fascio
di
diritti,
che
comunque
vedono
spesso
il
marchio
come
elemento
principale
(perché
contraddistingue
i
prodotti
venduti,
la
pubblicità
dei
locali
commerciali,
l’insegna
e,
talvolta,
il
nome
a
dominio).
Le
altre
vite
del
marchio

44. Il
marchio
non
è
un
elemento
unico
e
isolato
ma
fa
parte
della
più
grande
famiglia
dei
“segni
distintivi”,
entro
la
quale
si
muovono
i
meccanismi
di
conflitto
e
coesistenza
che
abbiamo
illustrato
sopra.
!
ART.
22.
UNITARIETÀ
DEI
SEGNI
DISTINTIVI
1.
E'
vietato
adottare
come
ditta,
denominazione
o
ragione
sociale,
insegna
e
nome
a
dominio
di
un
sito
usato
nell'attività
economica
o
altro
segno
distintivo
(1)
un
segno
uguale
o
simile
all'altrui
marchio
se,
a
causa
dell'identità
o
dell'affinità
tra
l'attività
di
impresa
dei
titolari
di
quei
segni
ed
i
prodotti
o
servizi
per
i
quali
il
marchio
è
adottato,
possa
determinarsi
un
rischio
di
confusione
per
il
pubblico
che
può
consistere
anche
in
un
rischio
di
associazione
fra
i
due
segni.
[omissis]
!
L’esempio
più
eclatante
di
questo
principio
è
che
è
vietato
adottare
come
nome
a
dominio
una
denominazione
corrispondente
a
un
marchio
registrato.
Le
altre
vite
del
marchio

45. La
conseguenza
di
questo
principio
è
anche
la
possibilità
di
sfruttare
il
marchio
su
più
piattaforme
e
con
le
modalità
più
disparate,
dando
luogo
così
a
nuove
forme
di
sfruttamento
e
di
conflitto
tra
marchi.
Le
altre
vite
del
marchio

46. Il
marchio
nell’era
digitale
!
Sono
usi
di
marchio
l’uso
come
nome
a
dominio,
come
metatag,
come
adwords,
come
denominatore
dell’account
di
un
social
network
e
come
parola
chiave
dentro
un
online
marketplace.
Tutti
questi
usi
sono
riservati
al
titolare
del
marchio,
in
virtù
del
monopolio
che
la
legge
gli
riserva
e
della
teoria
dell’unitarietà
dei
segni
distintivi.
Tuttavia,
sono
altrettanti
gli
abusi
che
il
titolare
del
marchi
può
subire
a
causa
della
vitalità
dell’ecosistema
digitale.
Le
altre
vite
del
marchio

47. Il
marchio
nell’era
digitale
:
nuovi
conflitti
➢Registrazione
di
nome
a
dominio
corrispondente
a
marchio
registrato
:
costituisce
violazione
dei
diritti
sul
marchio
registrato
e
comporta
la
riassegnazione
del
nome
a
dominio
al
titolare
del
marchio
registrato
➢Uso
del
marchio
come
metatag
o
in
qualsiasi
altra
tecnica
di
search
engine
optimization
senza
autorizzazione
del
titolare:
costituisce
violazione
dei
diritti
sul
marchio
registrato,
io
cui
titolare
può
chiedere
l’interruzione
di
tale
uso
e
il
risarcimento
del
danno
Le
altre
vite
del
marchio

48. Il
marchio
nell’era
digitale
:
nuovi
conflitti
➢Registrazione
di
nome
a
dominio
corrispondente
a
marchio
registrato:
costituisce
violazione
dei
diritti
sul
marchio
registrato
e
comporta
la
riassegnazione
del
nome
a
dominio
al
titolare
del
marchio
registrato
➢Uso
del
marchio
come
metatag
o
in
qualsiasi
altra
tecnica
di
search
engine
optimization
senza
autorizzazione
del
titolare:
costituisce
violazione
dei
diritti
sul
marchio
registrato,
se
ha
su
questo
degli
effetti
pregiudizievoli
Le
altre
vite
del
marchio

49. Il
marchio
nell’era
digitale
:
nuovi
conflitti
!
➢ Uso
del
marchio
nel
sistema
AdWords
di
Google;
in
questo
caso
si
utilizza
un
marchio
registrato
per
pubblicizzare,
attirando
il
traffico
di
Google,
un
prodotto
o
marchio
diverso,
senza
autorizzazione
del
titolare
del
marchio
registrato:
costituisce
violazione
dei
diritti
sul
marchio
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6118?hl=it
!
➢ Uso
del
marchio
su
online
marketplaces
come
eBay
Ali
Baba
per
reclamizzare
prodotti
in
vendita
o
sugli
stessi
prodotti
in
vendita,
senza
autorizzazione
del
titolare
del
marchio:
costituisce
violazione
dei
diritti
sul
marchio
➢ Uso
del
marchio
come
denominazione
dell’account
twitter
o
facebook
Le
altre
vite
del
marchio

50. Il
marchio
nell’era
digitale
:
nuovi
conflitti
–
alcuni
esempi
!
!
Le
altre
vite
del
marchio

51. Il
marchio
nell’era
digitale
:
nuovi
conflitti
–
alcuni
esempi
!
!
Le
altre
vite
del
marchio

52. Il
marchio
nell’era
digitale
:
nuovi
conflitti
–
alcuni
esempi
!
!
Le
altre
vite
del
marchio

53. Un
marchio
può
potenzialmente
durare
in
eterno,
se
usato
costantemente
e
se
la
sua
registrazione
è
rinnovata
ogni
dieci
anni,
alla
sua
scadenza.
Il
marchio
di
seguito
è
stato
costantemente
rinnovato
e
usato
dal
1876:
è
il
primo
marchio
mai
registrato
nel
Regno
Unito.
!
!
!
!
Le
altre
vite
del
marchio

54. !
Convalidazione
!
!
Un
marchio
lesivo
di
diritti
di
terzi,
per
esempio
privo
di
novità
perché
interferente
con
un
marchio
anteriore
e
che
sia
stato
registrato
e
tollerato
per
cinque
anni
dalla
registrazione
da
parte
del
titolare
del
marchio
anteriore
è
convalidato:
il
titolare
del
marchio
anteriore,
pertanto,
non
potrà
più
fare
nulla
per
impedire
al
titolare
del
marchio
successivo
di
usare
il
marchio
inizialmente
invalido.
!
!
!
!
Le
altre
vite
del
marchio

55. Perdita
di
capacità
distintiva
!
Può
accadere
che
un
marchio,
inizialmente
dotato
di
capacità
distintiva,
la
perda,
diventando
così
un
segno
«volgarizzato».
In
tale
ipotesi
la
comunità
non
lo
usa
più
per
distinguere
un
prodotto
ma
casomai
per
descrivere
un
intera
categoria
di
prodotti
(es:
“Scotch”).
La
volgarizzazione
del
marchio,
se
sottoposta
a
un
giudice,
potrebbe
comportare
la
decadenza
di
questo
marchio
per
perdita
di
capacità
distintiva.
Scomparsa
del
marchio

56. Nullità
del
marchio
Un
marchio
può
essere
dichiarato
nullo
da
un
giudice
che
ha
riscontrato
la
presenza
di
quegli
impedimenti
che,
se
presenti
al
momento
del
deposito
della
domanda,
avrebbero
causato
il
mancato
accoglimento
della
stessa
(mancanza
di
novità,
deposito
in
mala
fede,
mancanza
di
capacità
distintiva,
etc).
Di
fronte
a
una
sentenza
che
dichiara
nullo
un
marchio
l’Ufficio
Italiano
Brevetti
e
Marchi
cancella
la
registrazione
Scomparsa
del
marchio

57. Decadenza
per
non
uso
Un
marchio
mai
utilizzato
per
un
periodo
di
5
anni
dalla
data
di
registrazione
decade:
in
tale
ipotesi,
se
vi
è
una
sentenza
che
accerta
la
decadenza,
l’Ufficio
Italiano
Brevetti
e
Marchi
cancella
la
registrazione
del
marchio.
!
Mancato
rinnovo
della
registrazione
Il
mancato
rinnovo
alla
scadenza
dei
dieci
anni
comporta
il
venire
meno
della
registrazione
di
marchio.
Scomparsa
del
marchio

58. Perdita
di
capacità
distintiva
!
Può
accadere
che
un
marchio,
inizialmente
dotato
di
capacità
distintiva,
la
perda,
diventando
così
un
segno
«volgarizzato».
In
tale
ipotesi
la
comunità
non
lo
usa
più
per
distinguere
un
prodotto
ma
casomai
per
descrivere
un
intera
categoria
di
prodotti
(es:
“Scotch”).
La
volgarizzazione
del
marchio,
se
sottoposta
a
un
giudice,
potrebbe
comportare
la
decadenza
di
questo
marchio
per
perdita
di
capacità
distintiva.
Morte
del
marchio

59.
luca.egitto@replegal.it
avvlucaegitto@gmail.com
Luca
Egitto
avvlucaegitto
Grazie!