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II. La Contrefaçon – A. Les différentes contrefaçon                            1. Définition de la contrefaçonLa contrefaç...
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II. La Contrefaçon – C. La procédure                                         Article sur                                  ...
II. La Contrefaçon – C. La procédure• www.numerama.com : « Apple a été condamné au Texas à payer plus de 368 millions  de ...
II. La Contrefaçon – C. La procédure                            1. Types d’actions devant le tribunalAction PRINCIPALE en ...
II. La Contrefaçon – C. La procédure                                              2. Avant le procèsMISE EN GARDE du présu...
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II. La Contrefaçon – D. Le triple test                               Les exceptions au droit d’auteur                     ...
II. La Contrefaçon – D. Le triple test                           Les exceptions aux exceptions                            ...
Table des matières                   I. La propriété intellectuelle dans une société en difficulté I. Introduction      A....
II. La Contrefaçon – E. Récapitulatif                                     Usage                                    autoris...
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III. Conclusion – Réponses aux questions initiales            1. CREATION SOCIETE: Conséquences de la non-répartition des ...
III. Conclusion – Réponses aux questions initiales                           Céline Bondard                            cb@...
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Droit de la Propriété Intellectuelle - La contrefaçon - Comment protéger son entreprise - novembre 2012 - Cours donné à HEC - Entrepreneurs - Céline Bondard

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The second intellectual property class I am teaching at HEC - Master Entrepreneurs in Paris : a company's challenges - infringement issues. Le second cours de propriété intellectuelle enseigné à HEC - Master Entrepreneurs à Paris: les challenges - Contrefaçon. Difficultés des entreprises - Maître Céline Bondard , avocat aux Barreaux de Paris & New York

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Droit de la Propriété Intellectuelle - La contrefaçon - Comment protéger son entreprise - novembre 2012 - Cours donné à HEC - Entrepreneurs - Céline Bondard

  1. 1. Propriété Intellectuelle Session 2 La Contrefaçon Fall 2012 Céline Bondard 1 HEC Paris celinebondard@hotmail.comCéline Bondard, Dec-12 Confidentiel 1
  2. 2. I. Introduction – A. Pourquoi parler de PI 2. Plan des quatre séances Séance 1 • Introduction à la propriété intellectuelle Introduction – Le Droit • Le droit d’auteur d’Auteur Séance 2 • Contrefaçon et concurrence déloyaleContrefaçon – Droit du Web • Le droit du Web Séance 3 • Les marques (comment choisir sa marque et l’enregistrer) Droit des marques et droit • Les brevets (définition et enregistrement) des brevets Séance 4 • Les contrats: achat de produits ou services à développer (logiciels, études), co-développement (consortium), achats 2 de Comment assurer sa droits de PI (licence, cessions) ,etc croissance • Creative Commons et licences open source.Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 2
  3. 3. Table des matières I. La propriété intellectuelle dans une société en difficulté I. Introduction A. Récapitulatif Session 1: Introduction à la PI 1. Qu’est-ce que la PI 2. Tableau récapitulatif B. Questions à se poser C. Conséquences d’une mauvaise gestion d’une société 1. Création de la société 2. Croissance de la société II. La Contrefaçon A. Le principe 1. Définition de la contrefaçon 2. Contrefaçon de droit d’auteur 3. Contrefaçon de marque 4. Contrefaçon de brevet B. Autres fondements proches 1. La concurrence déloyale 2. Le parasitisme C. La procédure 1. Types d’actions devant le tribunal 2. Avant le procès 3. Le procès 4. Les sommes en jeu D. Le triple test 3 E. Récapitulatif III. ConclusionCéline Bondard, Dec-12 Confidentiel 3
  4. 4. Table des matières I. La propriété intellectuelle dans une société en difficulté I. Introduction A. Récapitulatif Session 1: Introduction à la PI 1. Qu’est-ce que la PI 2. Tableau récapitulatif B. Questions à se poser C. Conséquences d’une mauvaise gestion d’une société 1. Création de la société 2. Croissance de la société II. La Contrefaçon A. Le principe 1. Définition de la contrefaçon 2. Contrefaçon de droit d’auteur 3. Contrefaçon de marque 4. Contrefaçon de brevet B. Autres fondements proches 1. La concurrence déloyale 2. Le parasitisme C. La procédure 1. Types d’actions devant le tribunal 2. Avant le procès 3. Le procès 4. Les sommes en jeu D. Le triple test 4 E. Récapitulatif III. ConclusionCéline Bondard, Dec-12 Confidentiel 4
  5. 5. I. Introduction – A. Récapitulatif Session 1 1. Qu’est ce que la propriété intellectuelle Définition: ensemble des droits exclusifs accordés sur les créations intellectuelles à lauteur ou à layant droit dune œuvre de l’esprit. La propriété industrielle, qui La propriété littéraire et artistique, regroupe (i) les créations utilitaires, qui sapplique aux œuvres de comme le brevet d’invention et (ii) lesprit, est composée du droit les signes distinctifs: la marque d’auteur, du copyright, et des commerciale et le nom de domaine. droits voisins. 5Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 5
  6. 6. I. Introduction – A. Récapitulatif Session 1 2. Tableau récapitulatif sur le droit d’auteur Créations Titulaires des droits Titulaires des droits patrimoniaux moraux Créations salariales Les auteurs Les auteurs Œuvres Chaque auteur Chaque auteur collaboratives Œuvres collectives La personne physique ou morale Décisions variées. Certaines qui a pris l’initiative de l’élaboration décisions permettent au maître (maître d’œuvre) de l’œuvre collective d’œuvre de modifier l’œuvre sans demander la permission de chaque contributeur; d’autres s’interrogent sur le droit moral de chaque contributeur. Créations externes Les auteurs Les auteurs (conférenciers, photographes, etc) Aux U.S. Les auteurs, sauf work made for Les auteurs hire 6Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 6
  7. 7. Table des matières I. La propriété intellectuelle dans une société en difficulté I. Introduction A. Récapitulatif Session 1: Introduction à la PI 1. Qu’est-ce que la PI 2. Tableau récapitulatif B. Questions à se poser C. Conséquences d’une mauvaise gestion d’une société 1. Création de la société 2. Croissance de la société II. La Contrefaçon A. Le principe 1. Définition de la contrefaçon 2. Contrefaçon de droit d’auteur 3. Contrefaçon de marque 4. Contrefaçon de brevet B. Autres fondements proches 1. La concurrence déloyale 2. Le parasitisme C. La procédure 1. Types d’actions devant le tribunal 2. Avant le procès 3. Le procès 4. Les sommes en jeu D. Le triple test 7 E. Récapitulatif III. ConclusionCéline Bondard, Dec-12 Confidentiel 7
  8. 8. I. Introduction – B. Questions à se poserCREATION SOCIETEConséquences de la non-répartition des droits entre les partenaires ?CROISSANCEConséquences d’un dépôt de marques mal effectué (au mauvais moment,au mauvais endroit, sur trop ou pas assez de classes)?VIE DE L’ENTREPRISEConséquences d’une contrefaçon de vos produits / services ? 8 Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 8
  9. 9. Table des matières I. La propriété intellectuelle dans une société en difficulté I. Introduction A. Récapitulatif Session 1: Introduction à la PI 1. Qu’est-ce que la PI 2. Tableau récapitulatif B. Questions à se poser C. Conséquences d’une mauvaise gestion d’une société 1. Création de la société 2. Croissance de la société II. La Contrefaçon A. Le principe 1. Définition de la contrefaçon 2. Contrefaçon de droit d’auteur 3. Contrefaçon de marque 4. Contrefaçon de brevet B. Autres fondements proches 1. La concurrence déloyale 2. Le parasitisme C. La procédure 1. Types d’actions devant le tribunal 2. Avant le procès 3. Le procès 4. Les sommes en jeu D. Le triple test 9 E. Récapitulatif III. ConclusionCéline Bondard, Dec-12 Confidentiel 9
  10. 10. I. Introduction – C. La mauvaise gestion d’une société 1. Création: conséquences de la non-répartition des droits Ce qui n’a pas été fait Accord en partie invalide Accord incomplet (Par ex clauses de non (connaissances Pas d‘accord du tout concurrence ont des antérieures, résultats conditions de validité propres, code source, strictes) etc) Le prix à payer Dilution du savoir-faire, et desProjet bloqué par les conflits Valorisation revue à la baisse résultats des recherches 10 => S’accorder en amont sur la répartition des droits. Vos amis d’aujourd’hui sont vos partenaires de travail de demain, mais aussi vos concurrents potentiels.Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 10
  11. 11. I. Introduction – C. La mauvaise gestion d’une société 2. Croissance: Conséquences d’un dépôt de marques mal effectué Qu’est-ce qu’un dépôt de marques mal effectué?• Dépôt effectué au mauvais moment;• Sur trop ou pas assez de classes (= produits et services): trop = contrefaçon; pas assez = mauvaise protection;• Au mauvais endroit: attention à la stratégie de dépôt: Quel est le prix à payer?• Mauvais niveau de protection de la société et de son image;• Valorisation faible;• Contentieux en contrefaçon.  Penser dépôt de marques dès le début du projet;  Effectuer des recherches d’antériorité;  Ne pas déposer trop de classes ni trop peu;  Ne pas oublier les extensions à l’international (ni les délais pour le faire); 11  Envisager toutes les autres protections possibles: droit d’auteur, etc. Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 11
  12. 12. Table des matières I. La propriété intellectuelle dans une société en difficulté I. Introduction A. Récapitulatif Session 1: Introduction à la PI 1. Qu’est-ce que la PI 2. Tableau récapitulatif B. Questions à se poser C. Conséquences d’une mauvaise gestion d’une société 1. Création de la société 2. Croissance de la société II. La Contrefaçon A. Le principe 1. Définition de la contrefaçon 2. Contrefaçon de droit d’auteur 3. Contrefaçon de marque 4. Contrefaçon de brevet B. Autres fondements proches 1. La concurrence déloyale 2. Le parasitisme C. La procédure 1. Types d’actions devant le tribunal 2. Avant le procès 3. Le procès 4. Les sommes en jeu D. Le triple test 12 E. Récapitulatif III. ConclusionCéline Bondard, Dec-12 Confidentiel 12
  13. 13. II. La Contrefaçon – A. Les différentes contrefaçon 1. Définition de la contrefaçonLa contrefaçon est considéré comme l’acte d’emprise sur la propriété d’autrui.La contrefaçon se définit comme la reproduction, limitation ou lutilisation totale ou partielledune marque, dun dessin, dun modèle, dun brevet, dun logiciel, dun droit dauteur, sanslautorisation de son titulaire.Note: Nous n’allons pas dans le cadre de ce cours parler de dessins et modèles par manque de temps. Retenezsimplement ce à quoi cette protection sert (voir Séance 1). A RETENIR: La contrefaçon est souvent le fait d’entreprises de bonne foi. Mais la notion de bonne foi est peu protectrice en cas de contrefaçon! Il faut prendre ses précautions lorsque 13 l’on crée son entreprise et que l’on innove, ou que l’on utilise les produits ou services des autres. Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 13
  14. 14. II. La Contrefaçon – A. Les différentes contrefaçons 2. La contrefaçon de droit d’auteurQu’est-ce qui constitue la contrefaçon de droit d’auteur ?La loi incrimine au titre du délit de contrefaçon (CPI, art. L 335-3) : • Toute reproduction, représentation intégrale ou partielle, ou diffusion, par tout moyen, dune œuvre de lesprit en violation des droits de lauteur; • Sa traduction, adaptation ou transformation, arrangement par tout procédé; • Sa vente, son exportation, son importation.Les cas de violation des droits de l’auteur : • Autorisation de l’auteur jamais accordée ou • Dépassement d’une autorisation (par exemple, triple test – Voir plus loin)Quelles sont les sanctions pénales et civiles ?• La violation des droits d’auteurs est constitutive du délit de contrefaçon puni d’une peine de: 300 000 euros d’amende; et de 14• 3 ans d’emprisonnement (CPI, art. L. 335-2 s.). Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 14
  15. 15. II. La Contrefaçon – A. Les différentes contrefaçons 3. La contrefaçon de marqueQu’est-ce qui constitue la contrefaçon de marque ? CPI; art. L 716-10:• la reproduction, imitation, utilisation, apposition, suppression, modification dune marque;• la production industrielle de marchandises contrefaisantes ;• limportation, lexportation, la réexportation de marchandises contrefaisantes;• loffre à la vente ou location de marchandises contrefaisantes. Reproduction à l’identique (stricto sensu): Imitation (lato sensu): sanctionnable que produits soient identiques établir un risque de confusion pour le public ou similaires + il faut toujours établir un risque de confusion => risque de confusion ici pour ces 2 marques de vêtementsComment s’examine la similarité ? • Similarité des services; • Similarité des signes: plan visuel, phonétique et conceptuel.Quelles sont les sanctions? 15 • Trois ans d′emprisonnement; et • 300 000 Euros d′amende (CPI, art. L 716 – 10). Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 15
  16. 16. II. La Contrefaçon – A. Les différentes contrefaçons MONABANQUE vs. MUNIBANQUECLASSE 35 - Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. 16Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 16
  17. 17. II. La Contrefaçon – A. Les différentes contrefaçons CMP Banque, Cour d’appel de Paris, 22 octobre 2008Acte I: Décision de l’INPI et du TGI début 2008: risque de confusion entre les marques• Directeur de l’INPI déclare: risque de confusion entre MONABANQUE et MUNIBANQUE.• La société CMP-Banque (MUNIBANQUE) demande au TGI l’annulation de cette décision. Le TGI confirme la confusion entre les marques. Acte II: La Cour d’appel annule la décision du TGI• Qualifie les services de services similaires.• Sur la comparaison des signes, critère: un « risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen normalement attentif et avisé de la catégorie des services concernés » et « appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en présence eu égard à leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle ».• Pour résumer la décision de la Cour d’appel: - Plan visuel : différences - Plan phonétique : sonorités dissemblables - Plan conceptuel : « Mona » peut évoquer le mot monnaie, « Muni » le mot municipalité! Dénouement: pas de risque de confusion 17• Impression d’ensemble différente. Question de point de vue… La Cour d’appel décide d’annuler la décision du directeur de l’INPI et déclare qu’il n’y a pas de risque de confusion. Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 17
  18. 18. II. La Contrefaçon – A. Les différentes contrefaçons 4. La contrefaçon de brevetQu’est-ce qui constitue la contrefaçon de brevet ?L’article L. 615 du CPI prévoit que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire […] constitueune contrefaçon. » • Contrefaçon directe: • L’importation, • La fabrication de produits brevetés, • L’offre de produits brevetés, • La mise dans le commerce ou l’utilisation de tels produits en France. • Contrefaçon indirecte: • La livraison en France, à des tiers non autorisés, de moyens en vue de réaliser / obtenir l’invention brevetée, lorsque que ces moyens permettent de réaliser / obtenir l’invention. • Mais, dans ce cas, la preuve de la connaissance de l’acte délictuel doit être rapportée.Quelles sont les sanctions? CPI, art. L. 615-14:• Interdiction de la contrefaçon et retenue en douane des marchandises;• Dommages et intérêts jusque 300.000 euros 18• Rarement, peut être sanctionnée au pénal: maximum 3 ans d’emprisonnement. Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 18
  19. 19. Table des matières I. La propriété intellectuelle dans une société en difficulté I. Introduction A. Récapitulatif Session 1: Introduction à la PI 1. Qu’est-ce que la PI 2. Tableau récapitulatif B. Questions à se poser C. Conséquences d’une mauvaise gestion d’une société 1. Création de la société 2. Croissance de la société II. La Contrefaçon A. Le principe 1. Définition de la contrefaçon 2. Contrefaçon de droit d’auteur 3. Contrefaçon de marque 4. Contrefaçon de brevet B. Autres fondements proches 1. La concurrence déloyale 2. Le parasitisme C. La procédure 1. Types d’actions devant le tribunal 2. Avant le procès 3. Le procès 4. Les sommes en jeu D. Le triple test 19 E. Récapitulatif III. ConclusionCéline Bondard, Dec-12 Confidentiel 19
  20. 20. II. La contrefaçon – B. Autres fondements proches 1. La concurrence déloyale DEFINITION• DEFINITION: ensemble de procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, et de nature à causer un préjudice à un concurrent: notion de trouble commercial.• LA LOI ne contient pas d’article spécifique sur la concurrence déloyale.• LA JURISPRUDENCE sanctionne la concurrence déloyale sur la base de l’article 1382 du Code civil, sur la responsabilité délictuelle: « Tout fait quelconque de lhomme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».• IL FAUT PROUVER LA FAUTE: Cette faute peut toutefois être non intentionnelle: il n’est pas nécessaire d’avoir eu l’intention de nuire.• CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE: • La faute (par exemple: désorganisation, imitation, parasitisme); • le préjudice (par exemple: nuire a l’image dune entreprise); • le lien de causalité. 20  Paiement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi. Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 20
  21. 21. II. La contrefaçon – B. Autres fondements proches 1. La concurrence déloyale DIFFERENCE AVEC LA CONTREFACON• L’ACTION EN CONTREFACON: elle sanctionne le non respect d’un droit de propriété intellectuel reconnu (droit dauteur, droit des marques, droit des dessins et modèles ...).=> Cette action est basée sur des articles de loi spécifiques, qui sanctionnent la contrefaçon.• L’ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE: elle sanctionne un comportement anti-concurrentiel.=> Cette action est basée sur la responsabilité civile délictuelle.• DEUX ACTIONS, UNE PROCEDURE: dans les faits, les deux actions sont généralement lancées dans le cadre d’une même procédure. L’action en concurrence déloyale permet de sanctionner des actes de déloyauté qui viennent entourer les actes de contrefaçon.  Pour poursuivre sur le fondement de la concurrence déloyale, il faut que les actes de concurrence déloyale soient distincts des actes de contrefaçon. Parfois, la distinction est difficile à faire. 21 Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 21
  22. 22. II. La contrefaçon – B. Autres fondements proches 2. Le parasitisme• DEFINITION: le parasitisme désigne la situation déloyale par laquelle un opérateur économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts (financiers, intellectuels, etc.).• SE DINSTINGUE DE LA CONCURRENCE DELOYALE: car il n’est pas fondé sur le risque de confusion entre deux opérateurs économiques, mais sur le fait de copier une valeur économique appartenant à autrui, et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir- faire et d’un investissement intellectuel et / ou financier.• EXEMPLES: reprise de documents commerciaux, de logos, etc, à condition que ces reprises créent une confusion dans l’esprit des clients potentiels.• LA JURISPRUDENCE sanctionne le parasitisme comme la concurrence déloyale, sur la base de l’article 1382 du Code civil, ce qui implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. 22 Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 22
  23. 23. Table des matières I. La propriété intellectuelle dans une société en difficulté I. Introduction A. Récapitulatif Session 1: Introduction à la PI 1. Qu’est-ce que la PI 2. Tableau récapitulatif B. Questions à se poser C. Conséquences d’une mauvaise gestion d’une société 1. Création de la société 2. Croissance de la société II. La Contrefaçon A. Le principe 1. Définition de la contrefaçon 2. Contrefaçon de droit d’auteur 3. Contrefaçon de marque 4. Contrefaçon de brevet B. Autres fondements proches 1. La concurrence déloyale 2. Le parasitisme C. La procédure 1. Types d’actions devant le tribunal 2. Avant le procès 3. Le procès 4. Les sommes en jeu D. Le triple test 23 E. Récapitulatif III. ConclusionCéline Bondard, Dec-12 Confidentiel 23
  24. 24. II. La Contrefaçon – C. La procédure Article sur Numérama: Apple condamné à payer 368M$ pourNovembre contrefaçon de2012, brevetsrecherche surGoogle  Onpeut voir quela contrefaçonde brevet esttrès présente. 24 Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 24
  25. 25. II. La Contrefaçon – C. La procédure• www.numerama.com : « Apple a été condamné au Texas à payer plus de 368 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir mis en œuvre des protocoles réseau jugés trop proches de ceux protégés par des brevets. » 25  Faire attention aux brevets des autres! Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 25
  26. 26. II. La Contrefaçon – C. La procédure 1. Types d’actions devant le tribunalAction PRINCIPALE en contrefaçon du titulaire • Le plus souvent, le titulaire d’un droit intentera une action principale en contrefaçon. • Dans ce cas, le défendeur fondera une demande reconventionnelle en contestation du droit de PI invoqué (action en nullité).Action EN CONTESTATION du droit du défendeur (préventif) • Parfois, le défendeur prendra intentera lui-même une action principale en contestation du droit de PI, en invoquant la nullité, la limitation ou la déchéance. • Le titulaire du droit peut alors intenter une action reconventionnelle en contrefaçon.Action EN REVENDICATION d’un employeur • Dépôt d’un brevet par un travailleur après son licenciement par une entreprise: s’il apparaît que brevet porte sur une invention faite dans le cadre de son activité antérieure, l’ex- employeur intentera une action en revendication (totale ou partielle).Actions ENTRE CO-TITULAIRES 26 • Plusieurs artistes créent une œuvre mais ne sont pas d’accord sur l’utilisation du droit. Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 26
  27. 27. II. La Contrefaçon – C. La procédure 2. Avant le procèsMISE EN GARDE du présumé contrefacteur avant toute action• Celui qui importe / fabrique en France le produit peut être poursuivi sans mise en garde. Idem en cas d’importation en France de produits contrefaits fabriqués à l’étranger.• Mais: il faut informer de l’existence du brevet le présumé contrefacteur qui ne fait que vendre / utiliser / mettre sur le marché. A partir de la mise en garde, la poursuite des actes pourra être qualifiée de contrefaçon.Action en contrefaçon sur la base d’une DEMANDE DE BREVET• Possible sur la base d’une demande de brevet non encore délivrée mais déjà publiée.• Possible sur la base d’une demande français non encore publiée, à condition qu’une copie de la demande soit envoyée au présumé contrefacteur dont seule la poursuite des activités peut être qualifiée de contrefaçon.• En revanche, si demande de brevet européen désignant la France mais rédigée en langue étrangère, l’action ne pourra être engagée qu’après publication de la demande et traduction des revendications en français.La preuve de la contrefaçon: LA SAISIE-CONTREFACON• Procédure ordonnée par le juge sur requête du titulaire du brevet;• Aucune signification préalable au contrefacteur présumé;• Le juge établit une ordonnance qui autorise un constat d’huissier; 27• Peut être pratiqué sur le lieu de production de la contrefaçon;• L’huissier établit un PV, avec description du produit / procédé (et photographies, échantillons s’il y a lieu) Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 27
  28. 28. II. La Contrefaçon – C. La procédure 3. Le procèsComment lancer la procédure: L’ASSIGNATION• Sous peine de nullité, l’assignation doit être présentée devant le TGI dans les 30 jours suivant la saisie.• L’assignation précise les arguments du demandeur: caractéristiques de l’invention, ressemblances observées avec le produit contrefait, demandes de cessation de la contrefaçon et de réparation des dommages subis.Comment se déroule la procédure: LES ECHANGES DE CONCLUSIONS• L’action en contrefaçon de brevet est portée devant le TGI de Paris.• Dès que le défendeur a été assigné, il possède un délai de 6 à 12 mois pour présenter ses conclusions. Il peut contester la contrefaçon et/ou contester la validité du brevet.• Après les allers retours de conclusions, le juge de la mise en état décide de clôturer le dossier, et fixe la date limite pour dépôt de conclusions finales, de même qu’une date d’audience.• La décision du tribunal intervient quelques mois après l’audience.Quel jugement est rendu: DECISION DU TGI• Lorsque la décision du TGI est rendue en faveur du demandeur, le juge ordonne souvent la nomination d’un expert chargé de calculer le montant des dommages et l’interdiction de la poursuite de la contrefaçon.• Lorsque celui qui a perdu fait appel, la procédure est similaire la celle de première instance. Elle se déroule 28 devant la Cour d’Appel de Paris, seule compétente en matière de brevet.• En dernier recours, une partie peut se pourvoir en cassation, qui n’examine que les points de droit. Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 28
  29. 29. II. La Contrefaçon – C. La procédure 3. Le procès Mise en garde le cas échéant Saisie-contrefaçon Assignation Echanges de conclusions Décision du TGI Cour d’Appel Pourvoi en Cassation (n’examine que les points de droit)Si OUI: Confirme Décision et Fin de la Si OUI: Casse l’arrêt de la CA Si NON : fin de procédure procédure (70% des cas) et renvoie devant CA 29Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 29
  30. 30. II. La Contrefaçon – C. La procédure 4. Les sommes en jeuLe calcul des DOMMAGES ET INTERETS: • Il doit correspondre au préjudice subi: manque à gagner (marge habituellement réalisée par le titulaire du brevet) ainsi que bénéfices réalisés par le contrefacteur (nombre de produits contrefaits). Le tribunal devra tenir compte des capacités industrielles du titulaire du brevet /celles du contrefacteur. • Alternativement et sur demande du breveté, le tribunal peut déterminer les DI sur la base du taux habituel d’une redevance de licence.Le COUT significatif d’une action en contrefaçon: • De 30k€ à 150k€ par partie pour une action en contrefaçon de brevet, en première instance ; • 8k€ à 35k€ pour une action en contrefaçon de marques ou de modèles, ou de droit d’auteur; • Un montant similaire en cas d’appel; • Une durée de 1 à 3 ans, voire plus. Il est souvent conseillé de trouver une solution amiable car pendant que les parties se battent, les concurrents innovent et prennent des parts de marché.Une médiation ou un arbitrage est recommandé, mais l’arbitrage est coûteux car il faut ajouter les honoraires des arbitres au coût de la procédure. 30 Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 30
  31. 31. Table des matières I. La propriété intellectuelle dans une société en difficulté I. Introduction A. Récapitulatif Session 1: Introduction à la PI 1. Qu’est-ce que la PI 2. Tableau récapitulatif B. Questions à se poser C. Conséquences d’une mauvaise gestion d’une société 1. Création de la société 2. Croissance de la société II. La Contrefaçon A. Le principe 1. Définition de la contrefaçon 2. Contrefaçon de droit d’auteur 3. Contrefaçon de marque 4. Contrefaçon de brevet B. Autres fondements proches 1. La concurrence déloyale 2. Le parasitisme C. La procédure 1. Types d’actions devant le tribunal 2. Avant le procès 3. Le procès 4. Les sommes en jeu D. Le triple test 31 E. Récapitulatif III. ConclusionCéline Bondard, Dec-12 Confidentiel 31
  32. 32. II. La Contrefaçon – D. Le triple test Les exceptions au droit d’auteur (=pas de contrefaçon)Définition:• Une fois que l’auteur a divulgué son œuvre, il ne peut en interdire certaines exploitations, limitées à celles de l’article 122-5 du CPI.• Dans ces cas précis, même s’il y a exploitation de l’œuvre, il n’y a pas de contrefaçon!Liste limitative:• Représentations privées et gratuites;• Citations courtes (Œuvre personnelle, citant auteur, court, guillemets);• Analyses (caractère critique ou pédagogique);• Revue de presse;• Diffusions, même intégrale, de discours politique (but d’information);• Activités pédagogiques;• Parodie. (Article 122-5 du CPI).  Toutes les autres situations ne rentrent pas dans 32 l’exception au droit d’auteur: la permission de l’auteur doit être demandées, sinon il y a contrefaçon! Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 32
  33. 33. II. La Contrefaçon – D. Le triple test Les exceptions aux exceptions (= Contrefaçon) Qu’est-ce que le triple test? (1) soient limitées à certains cas spéciaux Le triple test réserve aux (2) ne portent pas atteinte à tribunaux la faculté de l’exploitation normale de l’œuvre créer des exceptions aux et droits des auteurs, à condition que ces exceptions : (3) ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur (CPI, Art. L 122-5).  Si le triple test est rempli, même s’il s’agit d’un usage autorisé, on est coupable de 33 contrefaçon.Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 33
  34. 34. Table des matières I. La propriété intellectuelle dans une société en difficulté I. Introduction A. Récapitulatif Session 1: Introduction à la PI 1. Qu’est-ce que la PI 2. Tableau récapitulatif B. Questions à se poser C. Conséquences d’une mauvaise gestion d’une société 1. Création de la société 2. Croissance de la société II. La Contrefaçon A. Le principe 1. Définition de la contrefaçon 2. Contrefaçon de droit d’auteur 3. Contrefaçon de marque 4. Contrefaçon de brevet B. Autres fondements proches 1. La concurrence déloyale 2. Le parasitisme C. La procédure 1. Types d’actions devant le tribunal 2. Avant le procès 3. Le procès 4. Les sommes en jeu D. Le triple test 34 E. Récapitulatif III. ConclusionCéline Bondard, Dec-12 Confidentiel 34
  35. 35. II. La Contrefaçon – E. Récapitulatif Usage autorisé Exceptions: citations courtes, Cessionnaire / Auteur (s) analyse, illustration, info, Licencié pédagogie, revue de presse Triple test: (i) exceptions (ii) Contrefaçon: ne peuvent porter atteinte à sanctionsUsage non autorisé par l’exploitation normale de l’auteur civiles et l’œuvre (iii) ni causer un pénales préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. 35Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 35
  36. 36. Table des matières I. La propriété intellectuelle dans une société en difficulté I. Introduction A. Récapitulatif Session 1: Introduction à la PI 1. Qu’est-ce que la PI 2. Tableau récapitulatif B. Questions à se poser C. Conséquences d’une mauvaise gestion d’une société 1. Création de la société 2. Croissance de la société II. La Contrefaçon A. Le principe 1. Définition de la contrefaçon 2. Contrefaçon de droit d’auteur 3. Contrefaçon de marque 4. Contrefaçon de brevet B. Autres fondements proches 1. La concurrence déloyale 2. Le parasitisme C. La procédure 1. Types d’actions devant le tribunal 2. Avant le procès 3. Le procès 4. Les sommes en jeu D. Le triple test 36 E. Récapitulatif III. ConclusionCéline Bondard, Dec-12 Confidentiel 36
  37. 37. III. Conclusion – Réponses aux questions initiales 1. CREATION SOCIETE: Conséquences de la non-répartition des droits ?• Projet bloqué par les conflits;• Valorisation revue à la baisse;• Dilution des résultats. S’accorder en amont sur la répartition des droits : vos amis d’aujourd’hui sont vos partenaires detravail de demain, mais aussi vos concurrents potentiels 2. CROISSANCE: Conséquences d’un dépôt de marques mal effectué• Mauvaise protection de la marque et mauvaise image de la société;• Valorisation revue à la baisse;• Contentieux en contrefaçon. Penser dépôt de marques dès le début du projet: déposer le nombre de classes nécessaires, pas plus, pas moins; envisager dès le départ les extensions à l’international; envisager toutes les autres protections possibles: droit d’auteur, dessin et modèles.3. VIE DE L’ENTREPRISE: Conséquences d’une contrefaçon de vos produits / services ?• Projets bloqués;• Dévalorisation;• Coûts significatifs (contentieux). 37 Mise en place d’un système de surveillance des dépôts; agir rapidement en cas de contrefaçonpotentielle; dans le cadre de contrat de licences, demander des garanties. Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 37
  38. 38. III. Conclusion – Réponses aux questions initiales Céline Bondard cb@bondard.fr www.bondard.fr 38Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 38

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