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Publicité :
Démarquez-vous en toute sécurité !
Céline SEGGAÏ
Elodie LECROART

www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing
Programme
1. Usage de la marque d’autrui dans la vie des affaires: quelles
sont les limites?
2. Les entreprises pour lesquelles l’usage de la marque d’autrui est
nécessaire: quelle marge de manœuvre?
3. Comment appréhender la délicate frontière entre publicité
comparative et concurrence déloyale?
4. Quels sont les réflexes à avoir face à l’usage de la marque
renommée d’autrui?

Notre fil conducteur
Campagne de publicité pour cartouches d’encre
Indique la compatibilité des cartouches avec les grandes
marques d’imprimantes concurrentes

Introduction
Caractéristique commune à de nombreuses pratiques
répandues en matière de publicité
 le chevauchement des régimes juridiques:
Droit de la publicité;
Droit des marques;
Droit des médias audiovisuels;
Droit des pratiques commerciales
Comment les concilier?
4

Groupe Larcier / Lexing www.earlegal.be
Usage de la marque d’autrui
dans la vie des affaires :
quelles sont les limites ?
5

Le principe – Article 10 de la Directive
2015/2436
1.L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.
2. …le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en
l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits
ou des services, d'un signe lorsque:
a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services
identiques à ceux pour lesquels celle- ci est enregistrée;
b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des
services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est
enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; le risque de
confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;
c) le signe est identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu'il soit
utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non
similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle- ci jouit d'une
renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment
profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

Concept – La vie des affaires
Il y a usage dans la vie des affaires quand l’usage « a lieu –dans un
but autre qu’exclusivement scientifique – dans le cadre d’une
entreprise, d’une profession ou de toute autre activité qui n’est pas
exercée dans le domaine privé et dont l’objet est de réaliser un
avantage économique ».
7

Interdiction n°1 - Article 10.2.a de la
Directive 2015/2436
Il s’agit du cas de la contrefaçon au sens strict, soit lorsqu’un signe
identique à la marque enregistrée distingue des produits ou des
services identiques.
Ce qui est essentiellement visé ici est le phénomène de la piraterie
des marques.
Attention: dès qu’il y a des différences même minimes, on ne parle
plus de contrefaçon au sens strict!
8

Interdiction n°2 - Article 10.2.b de la
Directive 2015/2436
Il s’agit du cas du risque de confusion qui s’apprécie selon un degré
de similitude à trois niveaux:
1) Similitudes auditive (ressemblances dans la prononciation des
marques).
2) Similitudes visuelles (ressemblances entre les marques quand on les
voit).
3) Similitudes intellectuelles (les deux marques évoquent la même
idée). Ex: Bâton de berger et Bâton des Fagnes.
9

Interdiction n°3 - Article 10.2.c de la
Directive 2015/2436
Il s’agit du cas de l’atteinte à une marque renommée c’est-à-dire
quand une marque tire indument profit de la renommée d’une
marque antérieure ou lui porte préjudice.
Ex: L’usage de la marque « Merci » pour de la nourriture pour chats
en raison de l’existence d’une marque identique pour du chocolat.
10

Les entreprises pour lesquelles l’usage de la
marque d’autrui est nécessaire:
quelle marge de manœuvre ?
11

Les exceptions – Article 14 de la
Directive 2015/2436
1. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des
affaires:
a) de son nom ou de son adresse, lorsque ce tiers est une personne physique;
b) de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à
l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance
géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à
d'autres caractéristiques de ceux-ci;
c) de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux
du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage de la marque est nécessaire
pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant
qu'accessoire ou pièce détachée.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux
usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
3. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des
affaires, d'un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par le droit de l'État
membre concerné et si l'usage de ce droit a lieu dans les limites du territoire où il est reconnu.
12

Directive 2015/2436
► Le titulaire de la marque ne peut pas s’opposer à l’usage par un tiers dans la
vie des affaires:
a) de son nom ou de son adresse ;
a) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à
la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation
du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;
a) de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un
service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.
13

Directive 2015/2436
► Condition (art. 14.2): pour autant que cet usage soit fait conformément
aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale
► Selon CJUE, pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle
ou commerciale lorsque:
• Peut donner l’impression qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire;
• Il affecte la valeur de la marque en tirant indument profit de son caractère
distinctif ou de sa renommée
• Il entraine le discrédit ou le dénigrement de la marque;
• Le produit est présenté comme une imitation/reproduction du produit marqué
14

Exemple:
Usage qui se rapporte à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la
destination, à la valeur, à la provenance géographique
 Com. Liège, 24 novembre 2006, REAL MADRID, PSV, JUVENTUS c. UNIBET
« L’utilisation du nom des clubs de football est nécessaire pour indiquer l’une des
caractéristiques du service, à savoir quel est l’objet du pari »
Pas contraire aux usages honnêtes car « Tout consommateur sait parfaitement que,
en indiquant l’objet du pari, cet objet n’est pas associé à la société de paris dont il
serait une nouvelle diversification des services proposés par les clubs »
Tire indument profit du caractère renommé de la marque ?
15

Exemple:
Usage de la marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou
d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée
 CJCE, 17 mars 2005, The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy c. LA-Laboratories Ltd
Oy, C-228/03:
Usage de la marque nécessaire pour indiquer la destination du produit/service?
Oui lorsque “seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur cette
destination afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce produit/service”
Ok si le tiers commercialise non seulement des pièces détachées mais aussi le produit en lui même si nécessaire
pour indiquer la destination et si conforme aux usages honnêtes
 C.A. Paris, 23 mars 2012, Ryanair Limited c. S.A.S. Opodo:
“ toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol,
de l’identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait (…)”, art. R 322-4 du code de l’aviation
civile (dispo d’OP)
La société OPODO avait l’obligation de communiquer au consommateur l’identité de la compagnie aérienne et pouvait,
pour ce faire et sans qu’il y ait eu de confusion, reproduire le signe Ryanair à titre d’information sur le nom de la
compagnie et non pas à titre de marque.
16

L’exception d’usage local antérieur
d’une marque – Article 14.3 de la
Directive 2015/2436
Le titulaire de la marque ne pourra pas s’opposer à l'usage d'un signe
qui, avant l'enregistrement de la marque, était déjà utilisé (par
exemple, la marque ressemble à un nom commercial utilisé
localement antérieurement à l’enregistrement de la marque).
L’utilisateur antérieur ne pourra pas non plus étendre cet usage
territorialement puisque le droit de marque exclusif sur un signe
revient à la personne qui l’enregistre le premier.
17

Comment appréhender la délicate frontière
entre publicité comparative
et concurrence déloyale ?
18

Conditions légales
► La publicité comparative est en principe interdite.
► Elle n’est autorisée que par exception, si les conditions suivantes sont toutes
remplies :
1. la comparaison n'est pas trompeuse ;
2. la comparaison porte sur des biens/services répondant aux mêmes besoins ou ayant le
même objectif ;
3. elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes,
vérifiables et représentatives de ces biens et services (ex.: le prix) ;
4. elle n'engendre pas de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou leur marque ;
5. elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement du concurrent ou de leur marque ;
6. pour les biens ayant une appellation d'origine, elle se rapporte à des biens ayant la
même appellation ;
7. elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque/un nom ;
8. elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation/reproduction d'un bien
marqué.

Comparaison trompeuse
1. La comparaison ne peut pas être trompeuse.
 la publicité ne peut pas provoquer une perception erronée
;
 critère du consommateur moyen au sein du groupe visé ;
 cas des paniers de produits qui tendent à indiquer qu’un
magasin est globalement moins cher qu’un autre.
 Conclusion: « Cartouches X moins chères que HP »

Comparaison de biens équivalents
2. La comparaison doit porter sur des biens/services répondant aux
mêmes besoins ou ayant le même objectif.
 la publicité est comparative lorsque les produits sont équivalents:
Ex: Cartouches jet d’encre c. Toner laser

Comparaison objective
3. Comparaison objective entre une ou plusieurs caractéristiques (précises)
essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et
services (ex: le prix, volume d’impression,…) ;
 la comparaison ne peut pas être subjective ;
 la comparaison ne doit pas être complète et porter sur tous les éléments
objectifs ;
 … mais elle ne peut pas donner lieu à une manipulation des résultats
en isolant un aspect de la comparaison
 la comparaison de prix dont l’un est en promotion, doit préciser le
caractère temporaire de l’offre promotionnelle.

Confusion et discrédit
3. Pas de confusion entre l'annonceur et la marque du concurrent
Ex: pas HP mais compatibles avec imprimantes HP ;
4. Pas le discrédit ou le dénigrement du concurrent ou de sa marque ;
 importance de la forme de la publicité (purement informative ou mise en
scène) ;
 la publicité comparative doit vanter les qualités des produits/services de son
auteur et non pas mettre en valeur des défauts du produits concurrent, même
si ceux-ci sont avérés.
Ex: « Cartouches HP chères et peu performantes »

Exemple: le référencement payant

Le référencement payant
• Achat de la marque d’un concurrent comme mot clé de
référencement ;
• Pratique publicitaire très répandue pour améliorer le
positionnement dans les liens sponsoriés du moteur de
recherches Google Adwords ;
• Nombreux litiges ;
• usage illicite de la marque ?
• publicité comparative illicite ?

Le référencement payant
Droit des marques
► Nombreuses décisions nationales sanctionnant la pratique
pour atteinte à la fonction publicitaire de la marque ;
► Cour de Justice de l’Union européenne (arrêts Google,
Portakabin, Interflora):
 le fait d’utiliser la marque du concurrent comme mot clé
afin de proposer à l’internaute des alternatives aux
produits du concurrent est – en principe – un usage licite
de la marque dudit concurrent ;
 pas d’atteinte à la marque sauf si l’annonce publiée est
de nature à créer la confusion chez l’internaute moyen
entre l’annonceur et le titulaire de marque (contenu de
l’annonce = décisif).

Articulation entre droit de la publicité
et droit des marques
► CJUE: pas d’atteinte à la marque (sauf si risque de confusion
dans l’annonce)
► Quid des conditions de la publicité comparative?
 (CJUE) interprétation la plus favorable à la publicité comparative
(jurisprudence constante)
 (CJUE) les éléments de comparaison ne doivent pas nécessairement
être dans la publicité (renvoi site web = ok)
 (CJUE) conditions de licéité de la pub comparative énumérées de
manière exhaustive: si OK droit de la pub, doit être jugé licite (sorte
d’effet réflexe parce que réglementation pub comparative = équilibre
entre droit des titulaires de marques et droits des annonceurs
concurrents)
 MAIS liens dans les conditions de la pub comparative  dialogue entre
les 2 réglementations
27

Exemple:
C.J.U.E., 25 octobre 2001, TOSHIBA Europe c. KATUN Germany, C-
112/99
 « pour qu’il y ait publicité comparative, il suffit qu’il existe une communication
sous une forme quelconque faisant, même implicitement, référence à un
concurrent ou aux bien sou aux services qu’il offre. Il importe peu à cet égard
qu’il existe une comparaison entre les biens et les services offerts par
l’annonceur et ceux du concurrent »
 « Peut être considérée comme de la publicité comparative comparant
objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes,
vérifiables et représentatives de biens l’indication dans le catalogue d’un
fournisseur de pièces de rechange et de consommables destinés aux produits
d’un fabricant d’appareils, des numéros d’articles attribués par ce dernier aux
pièces de rechange et aux consommables qu’il commercialise lui-même »
28

Quels sont les réflexes à avoir
face à l’usage de la marque renommée d’autrui ?
29

Définition de la marque renommée
L’arrêt Chevy de la CJCE du 14 septembre 1999 définit la
marque renommée comme: « une marque devant être
connue d'une partie significative du public concerné par
les produits ou services couverts par elle ».
Le titulaire d'une marque antérieure renommée peut
invoquer la nullité d'une marque postérieure
ressemblante lorsque l'usage, sans juste motif, de la
marque postérieure tirerait indûment profit du
caractère distinctif ou de la renommée de la marque
antérieure ou leur porterait préjudice.

Réflexe n°1 – Non au parasitisme
Ne pas tirer indument profit du caractère distinctif ou de la
renommée de la marque: (Arrêt BELLURE de la CJUE)
En effet, car il s’agira pour le titulaire de cette marque de pouvoir
prouver qu’en utilisant sa marque sans juste motif, vous tentez de vous
placer dans le sillage de sa marque renommée afin de profiter de
son pouvoir d’attraction, sa réputation et son prestige et afin
d’exploiter, sa compensation financière, l’effort commercial déployé
par le lui pour créer et entretenir l’image de sa marque.
31

Réflexe n°2 – Non à la dilution
Ne pas porter atteinte au caractère distinctif de la marque
renommée: (Arrêt INTEL de la CJUE)
En effet, car il s’agira pour le titulaire de cette marque de pouvoir
prouver que par vos agissements sa marque est devenue moins
apte à identifier les produits ou les services, pour lesquels elle a été
enregistrée et utilisée, comme provenant du titulaire de la marque
parce qu’elle ne fait plus naître d’association avec ces produits ou
services.
32

Réflexe n°3 – Non au ternissement
Ne pas porter atteinte au caractère renommé de la marque: (Arrêt
BELLURE de la CJUE)
En effet, il s’agira pour le titulaire de cette marque de pouvoir
prouver que les produits ou les services pour lesquels le signe
identique ou similaire a été utilisé par le tiers, peuvent être ressentis par
le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque
renommée s'en trouve diminuée.
33

Quid du « juste motif »? Illustration
Le titulaire d'une marque renommée peut se voir contraint, en vertu
d'un juste motif, de tolérer l'usage par un tiers d'un signe
similaire à cette marque pour un produit identique à celui pour
lequel ladite marque a été enregistrée, dès lors qu'il est avéré que ce
signe a été utilisé antérieurement pour des services et des produits
susceptibles d’être rattachés au produit pour lequel cette marque a
été enregistrée. (Arrêt Leidseplein de la CJUE)
34

En conclusion:
L’usage de la marque renommée d’autrui n’est pas impossible si
vous justifiez d’un juste motif mais à condition de:
 Ne pas commettre de parasitisme;
 Ne pas commettre de dilution;
 Ne pas commettre de ternissement.
35

Merci de votre attention !
N’hésitez pas à nous adresser vos questions !
36

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