Notre 2e Business Club Legal du 12 mars a porté sur un sujet très actuel : "La gestion des licences et de la propriété intellectuelle de développements IT".
L'occasion, pour notre expert-conseil juridique Philippe Laurent d'expliquer aux participants comment éviter les fraudes en termes de propriété intellectuelle.
Un Business Club enrichi également grâce au retour d'expérience de Carlos Parrondo,
Technology Transfert Officer au CETIC.
Visualisez la présentation de nos orateurs experts du jour !
Business Club Legal : Comment gérer les licences et la propriété intellectuelle de vos développements IT ?
1. Business Club Legal
"Comment gérer les
licences et la
propriété
intellectuelle de vos
développements IT ?"
Philippe Laurent
Avocat au barreau de Bruxelles
MVVP
12/04/2023
2. Programme
17h00: Accueil Café
17h15: "Licences et cessions de propriété intellectuelle
concédées aux clients de l’entreprise" par Philippe Laurent
et Carlos Parrondo
•Comment gérer la propriété intellectuelle de vos
développements ?
•Projet de développement vs logiciel "from de shelf" (build
or buy) ?
•Distinguer les modules tiers (open source, etc.), de vos
développements "standard" ou génériques, des
développements fait exclusivement pour le client.
•Pensez aux bons paramètres de licence !
•Evitez les pièges rédactionnels !
19h00: Networking et échanges avec notre expert-conseil
3. INPUT
Identification de la PI (DA, brevet, marque, design,...)
On ne cède pas plus de droits qu’on en a + « consolidation » de la PI
Présomption vs contrat de cession
Employés vs gérant vs sous-traitant
Gestion des licences en amont + quid de l’open source et la « compliance »
Participation du client dans les développements
OUTPUT
Développement vs “off-the-shelf » (build or buy)
Background, sideground, foreground, postground
Développements spécifiques vs "briques standard"
Licensing vs SaaS (aspects PI & RGPD!)
Délivrables avec du code open source (compliance)
Importance de la clause de PI dans les CGV
Quelques clauses particulières : escrow, audit,...
Lien avec le business club précédent : rémunération pour cession/concession
UNE QUESTION DE « FLUX »
4. PROPRIETE INTELLECTUELLE
• P.I. sens strict
• Propriété littéraire et artistique
• Droit d’auteur
• Droits voisins (artistes interprètes, producteurs, radio-diffuseurs)
• Droit sui generis des bases de données
• Propriété industrielle
• Brevets
• Dessins et modèles
• Topographies de semi-conducteurs (puces / circuits intégrés)
• Obtentions végétales
• « Signes distinctifs » : marques individuelles, noms commerciaux,
dénominations sociales, marques collectives, indications
géographiques, appellations d’origine, spécialités traditionnelles
garanties…)
+ sens large :
• Secrets industriels/de fabrique, savoir-faire, secret en général, …
• Droit à une concurrence loyale et non « parasitaire »
• Protection contractuelles (NDA, clauses de confidentialité, clause de non-concurrence…)
CREATIONS
SINGNES
DISTINCTIFS
6. Distinction fondamentale
VOTRE P.I. >< LA P.I. D’AUTRUI
= bien de l’entreprise
PAS DE P.I.
= pas protégé, ou
= plus protégé
« domaine public »
= partenaire
= client
= concurrent
= employé ( ! )
= fournisseur / sous-traitant
= tout autre tiers (état,…)
IDENTIFIER
« FIXER » / SECURISER
GERER
MONITORING
EXPLOITER
IDENTIFIER
CLEARING
GERER
7. • NECESSITE de clarifier la situation des droits de PI par CONTRAT
• TITULARITE : Attention aux règles spécifiques selon le type de droit de PI
impliqué, le co-contractant et le type de contrat
• Droit d’auteur : formalisme contractuel (mentions obligatoires) protégeant l’auteur
(personne physique)
• Droit d’auteur LOGICIEL : spécificité : présomption de cession contrat de travail
/! Employé ≠ gérant ≠ sous-traitant ≠ fournisseur
• Brevet : règles inventions employés
• Brevet : règles d’inscription des contrat (opposabilité aux tiers)
• Marques et D&M : règles d’inscription des contrat (opposabilité aux tiers)
• …
• ! Customisation et PI (qui est propriétaire de quoi + autorisations)
• ! Marchés publiques
• Règles sur l’IP dans la loi + cahier général des charges
• ! Cahier spécial des charges
8. Développements
• Briques standard VS développements spécifiques
• Bien les définir
• Bien les identifier
• Etablir des règles claires
//
• Background, Sideground, Foreground, Postground
• Background : préexistant
• Sideground : créé « à part »
• Foreground : résultat du projet
• Postground : développé après le projet
9. Mise à disposition de Logiciel
• !!! Céder une copie du logiciel (FAIT)
=> PAS transfert de droits (DROIT)
=> PAS nécessairement de licence
• IDEM cession des codes sources (!)
• Distinguer Propriété matérielle / Propriété intellectuelle
Supports (CD, usb,…) Droits d’auteur
Matériel informatique Brevets
(Hardware) …
• Distinguer le type de mise à disposition
Vente Cession
Location/ Leasing Licence
• Distinguer les différents actes et contrats concernant les logiciels
ex.: - contrat de fourniture / accès au logiciel (service)
- contrat licence (contrat sui generis)
10. Cession
• On ne peut transférer plus de droits qu’on en a
Attention aux œuvres de collaboration / dérivées
• Droits moraux incessibles
• Certains droits à rémunération incessibles (DA…)
• Bien définir ce qui est transféré
• + garanties contractuelles ?
11. Licences
• Droits exclusifs d’autoriser ou d’interdire
• INTERDIRE = NE PAS DONNER DE LICENCE
• AUTORISER = DONNER UNE LICENCE
• Licence = « Contrat d’autorisation »
• Autoriser quoi, à quelles conditions?
• Autorisation de
• Reproduire, => UTILISER
• Modifier,
• Communiquer,
• Distribuer,…
tout / partie du code
• CONDITIONS (liberté contractuelle...=> Business model!)
• Logiciels Libres/ Open source >< Logiciels Propriétaires
12. Licences
• On ne peut donner en licence plus de droits qu’on en a
Attention aux œuvres de collaboration / dérivées
• Bien définir ce qui est donné en licence
• + garanties contractuelles ?
LICENSING = business model « en soi »
Grand choix
Grande liberté
• Licences exclusives / non-exclusives
• Licences +- permissives
• Licences payantes / gratuites
• Différents types de licences propriétaires:
Licence entre « partenaires » / … / EULA
• Licences « propriétaire » / open source
• Différents types de licences open source (copyleft ou non, +- conditions,…)
13. Exemples
1. « le prestataire cèdera toute la PI sur les délivrables »
• Quid des employés, sous-traitants,…?
• Quid de ses briques standard?
• Quid de l’open source?
• Quid de ses autres clients?
2. « le prestataire garde la PI… »
• Le client ne peut rien faire avec les déliverables?
3. « le prestataire donne une licence sur les délivrables »
• Droit de donner une licence ? (cfr. point 1)
• QUELS PARAMETRES de licence?
(exploitation, exclusivité, territoire, prix,…)
FINALEMENT : cession sur certains éléments, licence sur d’autres + respect des licences
de tiers (open source, etc…)
14. 5° les revenus:
- qui résultent de la cession ou de l’octroi d’une licence par le titulaire originaire, ses héritiers ou légataires, de droits d’auteur et
de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés au livre XI, titre 5, du Code de droit
économique ou par des dispositions analogues de droit étranger;
- qui se rapportent à des œuvres littéraires ou artistiques originales visées à l’article XI.165 du Code de droit économique ou
à des prestations d’artistes-interprètes ou exécutants visées à l’article XI.205 du même Code;
- en vue de l’exploitation ou de l’utilisation effective, sauf en cas d’évènement indépendant de la volonté des parties
contractantes, de ces droits, conformément aux usages honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le détenteur de la licence ou
un tiers;
- à condition que
- le titulaire originaire des droits précité détienne une attestation du travail des arts visée à l’article 6 de la loi du 16
décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou
dans des dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre État membre de l’Espace économique
européen; ou
- à défaut, que dans le cadre de la cession ou de l’octroi d’une licence conformément aux trois premiers tirets,
le titulaire des droits cède ou octroie en licence ces droits à un tiers aux fins de communication au public, d’exécution ou
de représentation publique, ou de reproduction;
ainsi que les revenus susvisés qui sont recueillis par le titulaire des droits susvisé par l’intermédiaire d’un organisme de gestion visé
à l’article I.16, § 1er, 4° à 6°, du Code de droit économique.”
New
Art.
17
§1
5°
CIR92
RAPPEL : FISCALITE DROITS D’AUTEUR
16. LICENCE SAAS
BASE Gestion de propriété intellectuelle Fourniture de service
Contrat Licence
(reproduction/distribution/diffusion)
Service
(accès à distance à des fonctionnalités)
Client accès au logiciel Oui
- Accès au code
Non (normalement)
- Login + password
Modalité d’utilisation - Usage
- Utilisateurs
- Durée (« vie »/limitée)
- Usage
- Utilisateurs
- Durée (toujours limitée)
Contrôle usage/
« vérification licence »
Non/Oui (logiciel connecté !) Toujours
Hébergement Local/ contrôlé par client licencié Cloud/ contrôlé par fournisseur
RGPD Pas sous-traitance (!sauf si services
additionnels!)
Sous-traitance
Licences VS SaaS
17. « Cloud law »
• International Law => national laws
• International Public Law
• International Private Law
• Contract Law
• Liability / Tort Law
• Intellectual Property Law
• Data Protection Law
• Commercial / Consumer Law
• + Activity / Sector-related laws / Regulatory
• Evidence law (archive / discovery)
• Tax law (e-invoicing)
• Labour law (IT monitoring /telework)
• E-commerce
• Judicial law (online seizures?)
• Administrative law (public procurements)
CONTRACTS
- Constitution
(Governmental
prerogatives)
- Police
- Intelligence
- Criminal law
(cybercrime)
18. Service / Outsourcing contracts
• ToS (Terms of service) / Standard Terms & Conditions
• Service definition (+ nature of the obligations)
• Tariffs + price calculation => “consumption”
• Beginning, suspending, ending, modifying the contact / the services
• Warranties & Liabilities
• Property and security of the data
• Applicable law & jurisdiction
• SLA (Service Level Agreement)
• AUP (Acceptable Use Policy)
• Privacy Policy / DPA
Service evolution
Reversibility clauses
Vendor transition
(lock in, data,…)
19. One cloud(?)… manyContracts (!)
• Different services (IaaS/PaaS/SaaS)
• different uses
• different contracts
• Chain of providers
Chain of contracts
control the supply chain!
back 2 back!
• Parallel providers
Parallel contracts
(complex contracts, accessory contracts,
independent contracts,…)
20. Open source
EFFETS DES LICENCES
BUSINESS MODEL
STRATÉGIE
POLITIQUE « OPEN SOURCE »
COMPLIANCE
logiciel utilisable
par tous
licence gratuite
copyleft / non
notices
accès
code source
concédant licencié
Autres obligations
(brevets, etc.)
INPUT
OUTPUT
21. !!!
Souvent en matière de logiciel libre
Un licencié devient aussi concédant
et inversement
Donneur de
Licence primaire
Donneur de licence
Licencié
Licencié
Licencié
Donneur de licence
23. « key takeaways »
• IDENTIFICATION DE L’IP : « connais-toi toi-même »
• CONSOLIDATION ET GESTION DE L’IP:
« on ne cède pas (OUTPUT) plus de droits que l’on a (INPUT)»
• DISTINCTION LICENCE/SERVICE:
« le SaaS est différent d’une licence, au sens strict du droit de la PI »
• DISTINGUER UN FAIT (accès au code source) D’UN DROIT (droit
d’exploiter ce code source)
• RESTER REALISTE (droit théorique / mise en pratique / coûts)
