earlegal #8 - Comment choisir et protéger efficacement ma marque ?

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Comment choisir et protéger efficacement
ma marque?
Elodie LECROART (Lexing)
Philippe PARTOUNE (IP Lawyer – Cogitus)

www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing
Présentation et logistique
Présentation co-organisée par Groupe Larcier et Lexing Belgium
La présentation vous est envoyée par courriel
Les vidéos sont disponibles en ligne quelques semaines plus
tard : https://creactivity.lexing.be/earlegal/
Quatre questions
2

Au programme – 4 questions:
• Comment choisir une marque forte et qui me ressemble ?
• Comment choisir une marque juridiquement efficace ?
• Comment protéger ma marque ?
• Quels recours si un concurrent porte atteinte à ma marque?

Groupe Larcier / Lexing www.earlegal.be
Comment choisir une marque forte
et qui me ressemble?

L’importance d’une marque ?
Contexte

Seith Godin and « the Purple Cow »

www.earlegal.beGroupe Larcier / Lexing 10

Les Monopoles?
Les droits de propriété intellectuelle
13

BREVET
MARQUE
DROITS D’AUTEUR
M
O
D
E
L
E
SAVOIR-FAIRE

MARQUE
Représentant de
vos produits
Vendre plus cher
Protège vos
produits/innovation
Pérennise votre
goodwill
Motivation
Valorisée sur le
plan comptable
Franchise/licence/cession

MARQUE
Représentant
de vos produits

MARQUE
Pérennise votre
goodwill
22 Juin 2013- brevet de base de Pfizer Viagra (citrate de
sildénafil)

MARQUE
Pérennise votre
goodwill

Schwan-Stabilo

MARQUE

Alberto Beto Perez
22
MARQUE

MARQUE

Comment choisir une marque?
24

Dépôt d’une nouvelle marque?
25
MARQUE ?
Nouvelle Marque?
DISTINCTIVE

WRAP

1. Je n’ai pas de marque
2. J’ai une marque mais est-elle toujours adaptée ?
3. Je développe de nouveaux produits/services, ma marque est-elle
appropriée ?

Processus de création:
Qui êtes vous?
Que vendez-vous et pour qui ?
Pourquoi ?
Vos missions, visions et valeurs
Les promesses de votre marque ?
Les concurrents?
La brand Idea de votre marque
Votre Univers ?
31

BRAND IDEA
BRAND IDEA ?
Améliorer le quotidien du plus
grand nombre
« fun family entertainment"

 Votre marque actuelle est-elle crédible dans
le nouveau secteur de marché ?

Dépôt d’une
nouvelle marque?
37
 Votre nouveau produit risque-t-il d'entrer en conflit avec
les valeurs de votre marque actuelle ?

Dépôt d’une
nouvelle marque?
38
 Le positionnement prix entre votre produit actuel et le
nouveau produit est-il compatible ?

Dépôt d’une
nouvelle marque?
39
 Votre marque actuelle est-elle crédible auprès de votre
nouvelle audience pour le nouveau produit envisagé ?

Dépôt d’une
nouvelle marque?
40
Nouveau Produit/service
MANTRA
Brand idea
VISION
Degré de proximité avec
les autres produits/services
Promesse
Cible

Comment choisir une marque
juridiquement efficace?

Comment choisir ma marque?
• La marque ne doit pas empêcher la concurrence ou
fournir un avantage indu à son titulaire.
• Le droit s’oppose à ce qu’une entreprise monopolise
un terme nécessaire au commerce.

Sources légales
 Droit interne: Convention Benelux en matière de
propriété intellectuelle (Marques et dessins ou modèles)
du 25 février 2005
+ Code de droit économique
 Droit européen: Règlement (UE) 2017/1001 sur la
marque de l’Union européenne (RUE)
 Droit international: Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(OMC– 1994)

Objet du droit
Peuvent constituer des marques :
 tous signes représentés sous n’importe quelle forme
appropriée (…) pour autant que la représentation soit claire,
précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable
et objective,
notamment les mots, y compris les noms de personnes, les
dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son
conditionnement, mais aussi un son, un hologramme,…
 à condition que de tels signes soient
 propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise
de ceux d’autres entreprises,
 disponibles ; et,
 licites.

Objet du droit – « Signes »?
 Marques verbales
• Noms patronymiques
• Noms géographiques
• Uniquement pour des noms de fantaisie
• Ex. : Côte d’Or >< Saumon d’Ecosse.
• Ex:

• Slogans
Ex. : « Parce que vous le valez bien »; « Just do it »
• Lettres et chiffres ex:
• Sons et marques auditives
Ex : musique du marchand de glace,
rugissement de la MGM

 Marques figuratives
o Emblème / Dessin représentant le produit
- logo de Carrefour
- logo Coca-Cola
- Swoosh Nike

o Couleur : apprécier in concreto son caractère distinctif
- Bandes de couleur bleu-blanc du dentifrice Aqua-Fresh
Rem: ce n’est jamais la couleur en elle-même qui est
protégée, mais une combinaison particulière

 Marques de forme
Les marques à 3 dimensions sont acceptées
Par exception, ne peuvent être déposés à titre de marques,
même s’ils présentent un caractère distinctif :
o les signes constitués exclusivement par la forme imposée
par la nature même du produit ou les formes nécessaires
pour fabriquer le produit
Ex. : forme de ballon de rugby

o forme donnant une valeur essentielle au produit (+-value esthétique)
Ex: chaise « Tripp-Trapp »
o forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique (éviter d’ajouter
la protection des brevets à celle du droit des marques)
Ex. : la brique Lego

Conditions de validité de la marque
La marque s’acquiert au terme d’une procédure administrative
d’enregistrement de la marque (marque de l’UE ou nationale)
Conditions de validité de la marque :
1. Distinctivité
2. Licéité
3. Disponibilité

Conditions de validité de la marque –
Distinctivité (1)
• Distinctivité
Le signe présente un caractère distinctif s’il est apte à
distinguer, aux yeux du public, un produit ou un service
particulier  rejet des marques descriptives.
ex. : « Saumon d’Ecosse » : protection impossible
Crédit communal >< Dexia, Belfius.

Distinctivité (1)

Distinctivité (2)
Critères d’appréciation du caractère distinctif :
1. Territoire
o Le territoire à prendre en compte est celui pour lequel
l’enregistrement est demandé.
o Une marque descriptive dans un Etat membre ne l’est pas
nécessairement dans un autre EM.

Distinctivité (3)
2. Nature des produits et services protégés par la
marque
Ex.: « Panorama », non acceptable pour des aquarium
Importance du principe de spécialité ! :
une marque n’existe que pour une catégorie de produits
donnée.
Ex. : Honda = marques de voiture et de piles
Mais exception : marques de renommées (ex. Coca-Cola).

Distinctivité (4)
3. Perception du public pertinent
o Produits & services destiné au grand public:
consommateur moyen raisonnablement informé et
normalement attentif
o Produits & services destiné à des spécialistes : spécialistes
dont le degré d’attention est en principe plus élevé
o Le degré d’attention varie selon le type de p/s (lentilles de
contact, informatique, etc.)

Distinctivité (5)
4. Intérêt général
o Eviter la monopolisation d’un signe utile à la concurrence
5. Circonstances concrètes de la cause
Pour le public belge, les marques suivantes ont été jugées
distinctives:
– Pop Corn (pour du maïs grillé)
– Honey Pops (pour des céréales au miel)

Distinctivité (6)
6. La distinctivité peut s’acquérir par l’usage
– Belgacom, France Télécom ; Générale de Banque, Crédit
Lyonnais, …
7. Appréciation au moment du dépôt de la demande

Licéité (1)
 Licéité
Le signe utilisé ne doit ni être contraire à l’ordre public ou aux
bonnes mœurs, ni être trompeur, ni faire l’objet d’une
interdiction légale particulière.
- Opium (parfum): refusé en Suisse
- Avenir Joyeux (contraception)
- Je suis Charlie (textile)

Disponibilité (1)
 Disponibilité
La marque doit être libre d’occupation. Tel n’est pas le cas si le
signe qui la constitue appartient déjà à un tiers, à titre de
marque.

En résumé
– Mon signe est-il disponible?
– Mon signe est-il licite?
– Mon signe est-il distinctif (réfléchir aspect
visuel)?

Quelle protection m’offre la
marque vis-à-vis de mes
concurrents ?

Comment protéger sa marque ?
Types de procédures d’enregistrement ?
Nationale
Régionale
Internationale (OMPI/WIPO)

Procédures régionales
BENELUX
Marque de l’Union Européenne (hors UK)
Marque OAPI
Benin, Burkina Faso, Cameroon, the Central African Republic, Chad, the Comoros, the Congo, Côte
d’Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, the Niger, Senegal, and
Togo.

Procédure Internationale OMPI
Dépôt de base
Dépendance du dépôt de base (5 ans)
Le choix des pays…

Enregistrement
Motifs absolus/Relatifs
Systèmes monoclasse/Multiclasses

Période d’opposition

Quels recours si un concurrent
porte atteinte à ma marque ?

Comment réagir si un concurrent
porte atteinte à ma marque?
Actions contre le dépôt/l’enregistrement d’une
marque
 Procédures d’opposition et de nullité/déchéance devant les offices
de marques
Actions contre les cas d’atteinte à la marque
 Action en cessation
 Action en contrefaçon
 (Action pénale)

Comment réagir si un concurrent porte atteinte
à ma marque?
L’opposition
Le titulaire d’une marque peut s’opposer à l’enregistrement
d’une marque postérieure.
Cette action est tranchée par l’Office Benelux
/ l’EUIPO sans intervention d’un juge.
L’opposition doit être introduite pendant une brève période (2
mois Benelux / 3 mois EUIPO) à partir de la publication de
la demande de marque.

à ma marque?
L’annulation
Le titulaire d’une marque peut solliciter la nullité ou la
déchéance d’une marque.
Cette action est tranchée par l’Office Benelux
/ l’EUIPO sans intervention d’un juge.
Motifs de déchéance (absence d’usage sérieux,…) ou motifs de
nullité absolue (contraire OP,…) ou relative (atteinte à une
marque antérieure)

Comment réagir si un concurrent
porte atteinte à ma marque?
L’action en contrefaçon
Actions contre les cas d’atteinte à la marque dans les cas
suivants :
• Usage d’un signe identique pour des produis identiques.
• Usage d’un signe similaire/identique pour des produits
similaires/identiques
o Action si risque de confusion dans le chef du consommateur
• Usage d’un signe identique/ressemblante à une marque de renommée
:
o Atteinte au caractère distinctif ; atteinte à la renommée ; fait de tirer
indument profit.

à ma marque?
Action en cessation
Action en cessation
 Procédure accélérée (comme en référé)
 Objet limité  faire cesser l’atteinte

Comment réagir si un concurrent porte atteinte à ma
marque?
La procédure judiciaire
Action en contrefaçon:
 Objet plus large: cessation de l’atteinte …
 Mesures complémentaires
éventuelles:
• Dommages-intérêts
• Saisie de marchandises,
• Cession des bénéfices (atteinte de mauvaise foi)

Conclusions

Q/A

Merci pour votre attention !

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Notes de l'éditeur