Atelier du 25 mai 2016 organisé par le Pôle Numérique de la CCI de Bordeaux "Nouvelles extensions de noms de domaines : protégez et valorisez vos marques" avec le cabinet IP SPHERE et KEEPALERT - PRODOMAINES
4. Programme d’ateliers et conférences
Diagnostics et accompagnements
personnalisés
Certificats de signature électronique +
Archivage légal Chambersign
Visioconférence
RDV gratuits avec un avocat spécialisé
dans le numérique
8. SÉCURISER LA PRÉSENCE DE VOTRE MARQUE SUR INTERNET
25 mai 2016
Philippe RODHAIN
Conseil en propriété industrielle
Chargé d’enseignement - Université de Bordeaux
IP SPHERE
8 Cours Maréchal Juin - 33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 96 50 11 - Fax : 05 56 79 72 28
courriel : bordeaux@ipsphere.fr
9. ENVISAGER de déposer une marque
pour tout signe distinctif exploité
10. Pourquoi déposer ?
Pour se créer un droit (en France, usage ≠ droit)
Pour agir en contrefaçon (contre les marques identiques et similaires)
Pour agir à l’encontre des cybersquatteurs via les voies
extrajudiciaires (plaintes UDRP...)
Pour accéder à la Trademark Clearing House (TMCH) et bénéficier des
« sunrise period » des nouvelles extensions de noms de domaine
Pour étendre sa protection à l’étranger
Pour enrichir ses actifs immatériels
12. Principe : La marque doit porter sur un signe apte à garantir l’origine commerciale du
produit ou service de son titulaire, en permettant de le distinguer de ceux de la
concurrence
Pour être valable, une marque doit être distinctive (arbitraire) appliquée aux activités
visées, ne pas être trompeuse et ne pas porter atteinte aux bonnes mœurs et à
l’ordre public :
• EMAILING enregistrée en 2005 jugée descriptive pour des services de
communication par terminaux d’ordinateur (TGI Paris, 24 mars 2009)
• SELOGER, pour des affaires immobilières (CA Paris, 14 oct. 2014)
• JE SUIS CHARLIE considérées non distinctives et contraires à l’ordre
public
• VENTE-PRIVÉE.COM jugée usuelle et descriptive dans un premier temps
(TGI Paris, 6 déc. 2013), puis considérée valable (CA Paris, 31 mars
2015) en raison de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage
important du signe
Tendance mercatique de privilégier les marques communicantes…
LE CHOIX DU SIGNE
13. Fragilité de la validité des marques évocatrices
Frontière floue entre l’évocation et la description crée une incertitude juridique pour
les opérateurs économiques
•Marque BLIND TEST déposée en 2001 pour des jeux de quizz musical a été récemment
reconnue valable par les juges à la date de son dépôt
La marque est contrefaite par le site www.blindtest.com (CA Paris, 2 oct. 2013)
•Marques « Arrêtez de fumer en une séance » et « Arrêtez de fumer en une heure »
déposées en 2007 sont jugées descriptives pour des activités liées au sevrage tabagique
et annulées
Pas de contrefaçon par le site www.arreter-tabac.fr (TGI Paris, 25 mai 2012)
14. Faiblesse de la protection des marques évocatrices
Coexistence forcée avec des marques concurrentes voisines
• L'ATELIER est d'usage banal dans le commerce pour désigner un local de
fabrication et réglementé pour désigner un lieu de production des produits
alimentaires (oppo. 13 sept. 2010)
• Ne constitue pas la contrefaçon de la marque boco, la marque BOKO, les signes en
cause correspondant chacun à un dérivé du terme usuel « bocaux » pour désigner
un récipient en verre à large ouverture (CA Nancy,19 octobre 2015)
15. Faiblesse de la protection des marques évocatrices
• Brouillage de la fonction d’indicateur d’origine commerciale de la marque
Marque noyée dans un flot de signes proches
Nécessité d’efforts commerciaux supplémentaires pour se distinguer
de ses concurrents (publicité, référencement, etc.)
16. Anticipation de l’exploitation sur Internet
•Vérification de l’absence de connotation négative du signe choisi dans
une des langues des marchés d’exportation visés
Exemples dans le secteur automobile :
MR2 (Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha) en France
KOLEOS (Renault) en Grèce
•Vérification de la disponibilité technique du signe choisi dans une
extension visible
17. Choix difficile entre marque forte et nom de domaine
performant au regard des objectifs des opérateurs
économiques
• Avoir sa propre identité
distinctivité de la marque
• Eviter les risques d’atteinte aux droits de tiers
disponibilité de la marque
• Limiter le budget communication et publicité
être visible le plus rapidement possible
• Ne pas voir sa clientèle détournée par des concurrents
avoir les moyens juridiques de défendre ses droits
18. VERIFIER la disponibilité du signe
pour votre activité et dans tous les
pays d’intérêt
19. Comment ? La recherche d’antériorités
1er niveau : constatation et premiers sondages à l’identique
(recherches sur les principaux moteurs de recherche et sur les
bases de données gratuites (INPI/TMView, RCS, noms de
domaine)
Permettent de détecter les obstacles incontournables
Mais pas de déceler les signes antérieurs similaires, source
de conflits majeure
2ème niveau : recherches approfondies par similitude parmi
les marques protégées en France, les identifiants commerciaux
inscrits au RCS, les noms de domaine, les réseaux sociaux et les
principaux moteurs de recherche
20. • Décalage entre principes de territorialité et de spécialité propres
au droit des marques et accès mondial à Internet
• Difficulté de trouver un signe disponible en tant que marque
et libre en tant que nom de domaine
• Les new gTLDs devraient offrir une palette plus large, mais
compliqueront d’autant la vérification de la disponibilité
21. PROCEDER au dépôt de marque et à
la réservation de noms de domaine de
façon harmonisée
22. Faire les dépôts et réservations le plus rapidement possible
après les résultats de la recherche de disponibilité
La recherche n’est exploitable qu’à l’instant où elle est effectuée
Déposer la/les marque(s) et réserver le/les nom(s)
correspondant(s) dans les extensions libres en même temps ou à
peu d’intervalle
Permet d’éviter des réservations frauduleuses de tiers mal
intentionnés qui opèreraient une veille concurrentielle
La réservation du nom de domaine sans exploitation ne crée pas
de droit et ne génère pas d’atteinte
23. Comment ?
Procéder au dépôt auprès de l’INPI pour les marques françaises
dépôt électronique : 210 € de taxes officielles pour 3 classes
pour 10 ans renouvelable indéfiniment
Classification de Nice (45 classes)
Déposer les noms de domaine dans les extensions stratégiques
Registrars (ex. PRODOMAINES)
CPI pour choix de(s) la(les) marque(s)/noms de domaine à
déposer/réserver (ex. IP SPHERE)
24. DEFINIR les territoires d’exploitation
pour déterminer l’étendue de la
protection de la marque
27. Pourquoi ?
Pour repérer rapidement les dépôts de marque/réservations de noms
de domaine contrefaisants ou les usages litigieux
Pour réagir rapidement à l’encontre d’un usage contrefaisant par la
procédure la mieux adaptée
Comment ?
Les veilles classiques (parmi les marques, dénominations
commerciales inscrites au RCS et noms de domaine dans les principales
extensions)
Les veilles particulières (parmi les noms de domaine dans les
extensions sensibles, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur les
sites web, dans les codes sources …)
Les veilles concurrentielles
28. SURVEILLER les échéances
des marques et noms de
domaine pour les renouveler en
temps utile
115. Bruno Saintorens
CCI Bordeaux
Pôle Numérique
bsaintorens@bordeaux.cci.fr
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05.56.79.50.00
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