La propriété intellectuelle dans les accords de consortium

Philippe GORRY, MD-PhD
Coordinateur Aquitaine-Valo
Service valorisation du PRES Université de Bordeaux
en partenariat avec UPPA
Journées inter-pôles Propriété intellectuelle
14 janvier 2008
La propriété intellectuelle
dans les accords de consortium

phgorry@u-bordeaux2.fr
Objectifs
L’Education et la
Recherche sont au
coeur de la
stratégie définie au
congrès de
Lisbonne en Mars
2000 pour une
transition vers une
économie de la
connaissance en
2010
•Creation de:
- Sociétés
innovantes
- Une recherche
européenne
- Favoriser un pour
l’innovation dans
les PMEs
La stratégie de Lisbonne (1)

La stratégie de Lisbonne (2)
Culture de l’innovation en Europe
Importance de la propriété intellectuelle
"L'Europe a besoin de toute urgence d'un cadre clair et cohérent en matière
de protection de la propriété intellectuelle, fondé sur une qualité élevée,
l'accessibilité financière, la convergence et l'équilibre entre utilisateurs et les
détenteurs de droits, afin que les idées puissent circuler aisément dans une
société de l'information dynamique."
Communication de la Commission au Conseil européen de printemps
12.12.2006.

Fondements économiques
Vers un modèle économique vertueux
Innovation ouverte et gratuite
Innovation efficience

Modèle d ’innovation efficiente (1)
Fondé sur:
La traçabilité de la PI
La protection de la PI
La concession de licence
Seul modèle applicable en cas de coopération
multipartenaires
Fédère les relations recherche publique/privé

Modèle d ’innovation efficiente (2)
Fabricants High Tech
Transfert de technologies
Produits & Equipements
sur socle PI fort
Transfert de technologies
d’Intégration
sur socle PI fort
Intégrateurs
Fourniture de Produits
&
Equipements innovants
Etablissements
publics de recherche

1939 Centre national de la recherche scientifique
1946 Commissariat général au Plan
1953 Association nationale de la recherche technique (ANRT)
1967 Agence nationale de valorisation de la recherche (Anvar)
1999 Loi sur l’innovation (Allègre)
2001 MRT: Adoption d’une charte de la P.I.
2003 Plan en faveur de l’innovation
Politique de l’innovation

Les résultats de la recherche
Politique de P.I. spécifique
Co-propriété
Recommandations pour le partenariat responsable
Organisation des services de valorisation
Recommandation de la charte de P.I. (1)
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/technologie/charte.pdf

Aspects législatifs : droit aux titres
Art. L. 611-6 CPI : « le droit du brevet appartient à l’inventeur
ou son ayant cause …
Art. L. 611-7 CPI : « s’applique aux agents de l’état…» (notion
d’invention de missions)
Aspects législatifs : mesures financières
Secteur privé : Art. L. 611-7
Secteur publique : Art. L. 611-7 alinea 5, 11 & suivants
Décret Fevrier 2001 : 50% jusqu’à 65 000 € / an, et 25% au-delà.
Recommandations de la charte de P.I. (2)

Association Loi 1901, crée en 1991
Plus de 100 membres actifs et associés :
Universités et Grandes Ecoles
Organismes de recherche publique
Agence régionale d’innovation, société de capital risque,
cabinet conseil en PI, ..
But :
Organiser des échanges pour partager les expériences
Améliorer le professionalisme des membres (journéees
techniques, en partenariat avec INPI, LES, …)
Favoriser la coopération entre la recherche publique et le
secteur privé
Réseau Curie

La recherche académique en Aquitaine
352 contrats industriels
CA 10,6 M€
40 brevets 2000-2005
24 licences actives
25 cellules de transfert
un Incubateur (IRA)
21 start-up en activité
(données 2004)
Aquitaine-Valo
Val-UPPA
Relations Partenariales-
Valorisation CNRS

http://www.aquitaine-valo.fr
De la recherche académique aux applications industriels
Un portail commun de l’Université de Bordeaux en partenariat avec
UPPA
L’équipe Aquitaine Valo est disponible pour aider les chercheurs
Détecter les projets innovants
Déterminer une stratégie de transfert technologique (veille technique et
marché)
Soutien financier aux projets de R&D
Négocier et écrire des accords (CDA, MTA, …),
Protéger la propriétés intellectuelle des universités et écoles
Promouvoir le savoir-faire
Identifier des partenaires industriels

Veille:… des outils professionnels
Veille technologique:
Interrogation base données brevets
DELPHION
Outils d’analyse (« IP landscaping »):
MATHEOPATENT
Analyse cycle de vie PI
Acteurs importants
Analyse de compétitivité
Segmentation domaine
Veille concurrentielle:
Base de données entreprises:
Veille automatiser sur internet
WebSite Watcher
• (agent intelligent)

Réseau Curie
Réflexions sur la propriété intellectuelle
pour un partenariat responsable
Réseau CURIE
Travaux issus de la Commission Pôle de compétitivité
Octobre 2007

Modalités (1)
Partenariats sans flux financiers entre partenaires
Partenariats avec flux financiers entre partenaires

Modalités (2)
Partenariats sans flux financiers entre partenaires
Connaissances antérieures et gestion des apports
Protection et diffusion des résultats de recherche et
développement
Usage et exploitation commerciale

Partenariats sans flux financiers (1)
Afin de favoriser les échanges approfondis sur les opportunités
de collaboration
->signer un accord de confidentialité entre les parties
= un espace de confiance entre partenaires.
Formaliser les apports respectifs :
apports intellectuels, de savoir faire, de brevets, de licences, de
plateformes, de matériels, outils, financiers, ..

Afin de favoriser les échanges approfondis sur les opportunités
de collaboration
Formaliser les apports respectifs :
Traçabilité des travaux : cahier de laboratoire (permet
d’identifier des connaissances ou savoir-faire préexistants)
Accord de transfert de matériel
L’art antérieur de chacun des partenaires reste sa propriété
exclusive (mais mise à disposition gratuitement)

Protection et diffusion des résultats de recherche et
développement
Propriété
Les partenaires sont propriétaires ou co-propriétaires des résultats et
droits de PI, en fonction de leur contribution inventive au sens de leurs
apports intellectuels et de leurs apports financiers.
En l’absence de cofinancement de l’industriel concernant la part
académiques du projet, la règle préférée sera la pleine propriété des
résultats au profit de l’établissement public de recherche (Résultats
Propres).
Autrement dit, la co-propriété est limitée aux résultats obtenus vraiment
conjointement (les Résultats Communs).

Protection et diffusion des résultats de recherche
et développement
Propriété
Protection
Décisions prises par les propriétaires, après prise en compte de
l’avis de la coordination du consortium.
En cas de propriété intellectuelle partagée, il est recommandé
d’ établir un règlement de copropriété, conférant à l’un des co-
propriétaires un mandat de gestion pour agir
Prise en charge des frais de brevet par les co-propriétaires au
prorata des parts de copropriété (ces frais pourront être entièrement
supportés par l’exploitant exclusif).

Protection et diffusion des résultats de recherche
et développement
Propriété
Protection
Publication
Les projets de publications seront soumis pour avis aux
partenaires.
Un comité de lecture ET un délai de réponse raisonnable,
(classiquement 30 jours).
Procédure de revue des publications garantissant que la valeur
scientifique de celle-ci est préservée

Usage et exploitation commerciale
règles communes visera à renforcer la compétitivité
industrielle.
accès privilégié à l’exploitation des titres de propriété
intellectuelle sera donné aux partenaires exploitants
Les partenaires non exploitants (Universités, Ecoles,
organismes publics de recherche, …) bénéficieront de la
traçabilité de leurs innovations

Recommandations complémentaires
En cas de concession exclusive des droits d’exploitation
Introduire une clause de développement effectif,
l’assortir d’une clause de libération en cas de non-développement
définir un Domaine d’exclusivité,
fixer un minimum garanti de redevances,
Hors du domaine d’exclusivité, les partenaires non exploitants
disposent d’une liberté d’exploitation.

Recommandations complémentaires
En cas de concession exclusive des droits d’exploitation
Permettre un accès aux résultats non-brevetés libre et gratuit
pour tous les partenaires au projet pour leurs propres besoins de
recherche interne, sous réserve des intérêts légitimes,
En cas d’exploitation d’un Résultat Propre ou Commun,
breveté ou non, garantir au(x) propriétaire(s) de ce Résultat
Propre ne pouvant pas directement exploiter un juste retour
financier conformément au code de la propriété intellectuelle et
autres dispositions règlementaires

Modalités (3)
Partenariats avec flux financiers entre partenaires
Partenariats où l’industriel finance à 100% les coûts
complets de l’OPR
Partenariat où l’industriel co-finance, par exemple à 50%
les coûts complets de l’OPR
Autres formes de collaboration

Modalités (4)
Partenariat où l’industriel finance à 100% les
coûts complets de l’OPR
Une règle courante est l’attribution de la propriété
intellectuelle des nouveaux Résultats produits
Si l’industriel a besoin d’utiliser les Connaissances
Antérieures du laboratoire public de recherche, il devra
demander une licence d’exploitation de ces Connaissances
Antérieures

Modalités (5)
Partenariat où l’industriel finance à 100% les
coûts complets de l’OPR
lorsque les Connaissances Antérieures du laboratoire
public représentent une part significativement plus
importante que les nouveaux Résultats, la propriété des
nouveaux Résultats produits pourrait rester au laboratoire
public, la contrepartie pour l’industriel pouvant alors être
des conditions privilégiées d’accès (droit de premier
regard, option sur licence) tant sur les nouveaux Résultats
que sur les Connaissances Antérieures

Modalités (6)
Partenariat où l’industriel cofinance, par
exemple à 50% les coûts complets de l’OPR
L’industriel ne finance qu’une part du programme de
recherche. Dans ce contexte, la règle générale est la
propriété des Résultats nouveaux au laboratoire public,
avec des conditions d’accès privilégiées de l’industriel aux
Résultats nouveaux

Modalités (7)
L’industriel ne finance qu’une part du programme de
recherche. Dans ce contexte, la règle générale est la
propriété des Résultats nouveaux au laboratoire public,
avec des conditions d’accès privilégiées de l’industriel aux
Résultats nouveaux
Si pour exploiter les nouveaux Résultats, l’industriel a
besoin d’utiliser les Connaissances Antérieures du
laboratoire public de recherche, il devra demander une
licence non exclusive d’exploitation de ces Connaissances
Antérieures

Modalités (8)
Une licence d’exploitation adaptée
• l’exclusivité:
§ délimiter clairement le périmètre d’exploitation du licencié
§ exclusivité dans un ou plusieurs domaines déterminés
§ droits de premier refus sur les droits d’exploitation d’éventuels
perfectionnements ultérieurs réalisés par l’OPR

Modalités (9)
• l’exclusivité
• la durée:
§ peut être modulée
§ réexamen périodique de l’accord

Modalités (10)
• la durée
• prémunir contre des risques majeurs de concurrence
§ l’OPR n’exploitant pas les résultats directement ne peut, par
définition, jamais être concurrent de l’industriel

Modalités (11)
• la durée
• prémunir contre des risques majeurs de concurrence
• coût des redevances est modulable

Modalités (12)
Une discrétion plus grande des recherches

Modalités (13)
Un actif incorporel valorisé
• une licence exclusive peut avoir la même valeur économique
qu’un brevet en propriété ou copropriété dans les comptes de
l’industriel

Modalités (14)
Un actif incorporel valorisé
Une relation privilégiée avec l’OPR
• Le financement conjoint des recherches par l’industriel a des
contreparties tangibles en sus des droits
§ orienter les recherches
§ profite des infrastructures
§ l’accès privilégié aux domaines avoisinants
§ prix de la licence tiendra évidemment compte de sa part amont

Modalités (15)
Autres formes de collaboration
Par exemple, les laboratoires communs:
Les conditions seront définies en tenant compte des apports de
chacun :
• apports financiers,
• matériels,
• moyens humains.

Innovation ouverte et gratuite (1)
Loin d’un modèle économique vertueux
Pas de licence de transfert de technologie : couplage faible entre
Industriel (I) et Organisme de Recherche (OR) (« licence gratuite =
absence de licence »)
Pas d’incitation pour l’OR de créer et de protéger la PI
Non conforme aux souhaits des tutelles d’inciter les OR à la
valorisation
Non conforme à plusieurs dispositions règlementaires
Droit de la PI
Droit de la concurrence (français & européen)
Fiscalité nationale/européenne
Loi sur la recherche, et l’innovation …

Innovation ouverte et gratuite (2)
Loin d’un modèle économique vertueux
Moindre PI ancrée en Europe
Moindre création d’un tissus de PME high tech en Europe
La gratuité d’exploitation peut se traduire aussi par le fait que l’End
user ne passera pas de commande de produits aux IF qui ne pourront
pas se développer, car il pourra exploiter gratuitement les résultats
concernant ces produits

Conclusions ?
Le secret d’un bon accord de PI est
…… une négociation gagnant-gagnant

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