«Propriété intellectuelle
et Start-Up»
Atelier
« Vous avez dit
Start-Up ? »
Propriété	intellectuelle	et	Start-Up
2	
1.  Problématiques et intérêts
2.  Quoi protéger – Objet de la protection
3.  Comment protéger – Différents outils
4.  Quand protéger et par qui
5.  Pourquoi - La valorisation et la défense des
droits
Sommaire
Propriété	intellectuelle	et	Start-Up
Introduction
Métier d’Avocat en Propriété intellectuelle
Métier de Conseil en propriété Industrielle
Propriété	intellectuelle	et	Start-Up
La Propriété Intellectuelle
Le Droit d’Auteur et
les DroitsVoisins
la Propriété Industrielle
Marque
Brevet
Dessin et Modèle
COV
Secret de fabrication,
Savoir-faire…
Logiciels
Bases de
données…
Propriété	intellectuelle	et	Start-Up
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1- Problématique et intérêts
Contexte
Augmentation du nombre de start-up et de
leur valeur
Financiarisation importante des start-up
Du porteur de projet à la personne morale
Propriété	intellectuelle	et	Start-Up
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1- Problématique et intérêts
Problématique
Le financement et la protection de l’invention
L’équilibre entre la protection de l’apport et
le besoin de valorisation
Propriété	intellectuelle	et	Start-Up
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1- Problématique et intérêt
Ø Rentabiliser
§  Monopole pour un retour sur investissement
Ø Accroître la valeur de l’entreprise
§  Valorisation financière
§  Valorisation de son image
Ø Organiser les relations concurrentielles
§  (franchises, licences, cessions, coexistences,
interdire,…)
§  Pouvoir de négociation
Propriété	intellectuelle	et	Start-Up
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2- Quoi protéger – Objet de la
protection
Ø Efforts d’analyse et de recherche
d’élément protégeable
Ø Souvent « décortiquer » le concept et
l’innovation
Ø Exclusion de principe de la protection d’un
concept
Ø Difficultés à déterminer l’objet de la
protection
Propriété	intellectuelle	et	Start-Up
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2- Quoi protéger – Objet de la
protection
•  Un signe de reconnaissance
•  Une innovation technique
•  L’effort de création visuelle
•  Un savoir-faire…
Propriété	intellectuelle	et	Start-Up
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Ø Notions clefs – Propriété industrielle
§  Un véritable titre de propriété
§  Principe du dépôt / de l’enregistrement
Un titre de propriété industrielle s’acquiert auprès d’un Office
national, régional, ou international de Propriété Industrielle par un
dépôt ou un enregistrement.
§  Principe de territorialité
Le titre est nécessairement délimité géographiquement.
§  Durée limitée
§  Un droit d’interdire et non un droit de faire
Propriété	intellectuelle	et	Start-Up	
3- Comment – Outils de protection
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3- Comment – Outils de protection
Ø Brevets
Ils protègent les caractéristiques techniques
d’une invention (dispositif ou procédé).
Ø Marques
Elles protègent un signe d’identification associé à
des produits ou des services.
Ø Dessins et modèles
Ils protègent l’aspect esthétique d’une création.
Propriété	intellectuelle	et	Start-Up
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3- Comment – Outils de protection
Les brevets
Ø Conditions pour l’obtention d’un titre
§  Une invention
§  Nouvelle
§  Impliquant une activité inventive
§  Susceptible d’application industrielle
Le brevet est délivré à l’issue d’une procédure d’examen.
Ø  Durée de protection : 20 ans au maximum
Le brevet doit être maintenu par le paiement d’annuités.
Propriété	intellectuelle	et	Start-Up
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3- Comment – Outils de protection
Les marques
Ø  Conditions de validité pour l’obtention d’un titre
La marque :
§  Doit pouvoir être représentée graphiquement
§  Doit être distinctive des produits et des services
§  Ne doit être ni générique, ni descriptive, ni trompeuse
§  Ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs (marques,
dessins & modèles, droits d’auteurs, IG, dénominations
sociales, noms de domaine, etc.)
§  Ne doit pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni être
contraire à l’ordre public
§  Ne doit pas comporter de drapeaux, armoiries, etc.
Propriété	intellectuelle	et	Start-Up
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3- Comment – Outils de protection
Les marques
Ø  La marque est obtenue à l’issue d’une procédure
d’enregistrement.
Ø  Durée de protection : infinie
La marque doit être renouvelée tous les 10 ans.
Propriété	intellectuelle	et	Start-Up
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La propriété industrielle
Les dessins et modèles
Ø  Conditions de protection
§  Nouveauté
§  Caractère propre
§  Sans fonction technique
§  Caractère apparent
Un dessin ou un modèle est obtenu à l’issue d’une procédure
d’enregistrement.
Ø  Durée de protection : 25 ans maximum
Le dessin ou modèle doit être prorogé tous les 5 ans.
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3- Comment – Outils de protection
Le droit d’auteur : un outil complémentaire
Il protège les créations
§  originales
§  portant l’empreinte de la personnalité de leur
auteur
§  quels que soient leur nature et leur mérite
Durée de protection : vie de l’auteur et 70
ans après son décès
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3- Comment – Outils de protection
Le droit d’auteur : un outil complémentaire
Particularité
§  Pas besoin de dépôt. Le droit naît de la
simple création.
§  Un enregistrement (huissier, APP, etc.) est
recommandé pour prouver la qualité
d’auteur et prouver la date de création.
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3- Comment – Outils de protection
Cas particulier – Secret et savoir-faire
Pratique contractuelle nécessaire
Par choix ou par défaut
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4- Quand et par qui
Timing et titularité
Question essentielle du moment de la
démarche de protection.
-  Le budget
-  La communication au public
-  Les démarches de levée de fonds et la
crédibilité
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4- Quand et par qui
Timing et titularité
Réflexions sur l’identité du titulaire :
Les régimes légaux d’attribution
-  Droits d’auteurs (spécificité du logiciel)
-  Brevets – inventeur et inventions de salariés
Etude de cas : partenariat public / privé
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4- Quand et par qui
Timing et titularité
Intérêt de la réflexion :
-  Préservation de l’intérêt légitime du « père »
-  Nécessité de valorisation et d’intégration au
patrimoine de la start-up
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4- Quand et par qui
Timing et titularité
Résultats de la réflexion :
-  Dépôt en nom propre et mise à disposition
contractuel : intérêt et risque
-  Dépôt au nom de la société : la solution
préférée par les investisseurs
-  L’hypothèse de l’apport en nature
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5- Pourquoi – Valorisation et défense
des droits
Ø  Valorisation d’un brevet :
-  Importance du brevet, de l’innovation dans le secteur
concerné (combien les concurrents seraient ils prêts à
payer pour utiliser mon invention?)
-  La taille du marché, le cout de sa fabrication et le prix
de revente (touche un large public ou une petite
partie), quel est le besoin pour un tel produit, combien
de gens sont susceptibles d’en avoir besoin, d’y avoir
recours? L’obsolescence prévisible du produit, sous
quels délais?
-  , les
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5- Pourquoi – Valorisation et défense
des droits
Ø  Valorisation d’un brevet (suite) :
-  La durée de validité du brevet
-  investissements à faire, le retour sur investissements
ne pourra pas se faire dans un tel délai, d’autre part il
est probable que les concurrents ont déjà conçu une
technologie équivalente voire supérieure..
-  Ce que rapporte déjà son exploitation (en se basant
sur une satisfaction normale des besoins du marché
avec ce brevet) et jusqu’à l’expiration du brevet, les
licences concédées, son potentiel, on capitalise alors
les redevances des licences jusqu’à la fin du brevet
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5- Pourquoi – Valorisation et défense
des droits
Ø  Valorisation d’une marque (différente selon que la marque a été
exploitée ou non) :
- Ne pas confondre prix d’une marque et prix d’un projet associé
-  Frais liés à son dépôt (recherches d’antériorités et dépôts)
-  La force / validité de la marque (distinctivité)
-  Etude des données financières historiques et prévisionnelles de la
marque
-  Taux de croissance, importance de la marque dans la décision d’achat,
potentiel de développement, capacité de l’entreprise à valoriser la
marque,
-  La marque est elle susceptible de générer des revenus dans d’autres
domaines? Potentiel d’internationalisation?
-  Par comparaison avec des cessions de marques se rapprochant de
notre marque
-  Caractère innovant des produits marqués, leur bon rapport qualité prix,
Produits de licences, notoriété de la marque
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5- Pourquoi – Valorisation et défense
des droits
Ø  Cession de titres de PI (suite)
Ø  Le régime fiscal attaché au produit de la cession est différent
selon que la marque ou le brevet est exploité ou non
Ø  Ex pour la marque : si exploitée et cédée avec fonds de
commerce : droit d’enregistrement proportionnels au prix de
la cession, payable par celui qui l’acquiert et IR pour cédant
+ régime des plus values applicable dans certains cas / si
pas exploitées : TVA + droit fixe de 125 €
Ø  Il faut que la marque soit cédée sans limitations, qu’elle soit
clairement identifiée,
Ø  Il faut s’assurer en cas de marque figurative, que le cédant
est titulaire des droits d’auteur sur le logo, et qu’il en concéde
l’utilisation au Cessionnaire dans le cadre de l’exploitation de
la marque qu’il a cédé
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5- Pourquoi – Valorisation et défense
des droits
Ø Cession de titres de PI (suite)
Ø Il faut que le cédant garantisse avoir la libre
disposition du titre au moment de la cession : pas de
litiges, pas de licences exclusives concédées, …et
qu’il garantisse le cessionnaire de tout dommages liés
à l’existence de cette marque qui pourraient survenir
après la cession
Ø En cas de cession de demande et non de titre abouti,
il faut prévoir les conséquences sur le contrat du refus
du titre par l’office concerné, ainsi que les dispositions
relatives à l’extension du titre sur la base de la priorité
Ø Il faut également indiquer qui se chargera d’accomplir
les formalités d’inscription de la cession : cela ne doit
pas être oublié.
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5- Pourquoi – Valorisation et défense
des droits
La détention d’un titre de propriété industrielle
présente différents avantages :
§  Détention d’un droit de propriété authentique
§  Perception de redevances (royalties) via l’octroi de
licences
§  Création d’un actif immatériel inscrit au bilan de la
société
§  Assurance pour des partenaires commerciaux et
financiers
§  Préservation d’une exclusivité
Les titres de PI peuvent faire l’objet de contrats (cession,
licences, franchise, etc.).
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5- Pourquoi – Valorisation et défense
des droits
Il appartient au propriétaire du titre de faire valoir
ses droits.
Plusieurs actions possibles
§  Opposition
§  Action en contrefaçon sur la base d’un titre ou d’un
droit d’auteur
§  Action en revendication de propriété
§  Action en concurrence déloyale
§  Mesures provisoires d’interdiction
§  Retenues en douane
§  Action pénale
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Autres problématiques
Ø Protection de la vie privée
§  Loi informatique et libertés
Ø Responsabilité contractuelle –
§  CGV / CGU
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Me Lisa LE STANC
Avocat
Cabinet LE STANC et CARBONNIER
M. Jérôme FERRANDO
Conseil en propriété industrielle
Cabinet LEXANDO et CARACTEQ
Propriété	intellectuelle	et	Start-Up	
Nous	vous	remercions	pour	votre	a:en;on

Startup et propriété intellectuelle

  • 1.
    «Propriété intellectuelle et Start-Up» Atelier «Vous avez dit Start-Up ? » Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 2.
    2 1.  Problématiques etintérêts 2.  Quoi protéger – Objet de la protection 3.  Comment protéger – Différents outils 4.  Quand protéger et par qui 5.  Pourquoi - La valorisation et la défense des droits Sommaire Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 3.
    Introduction Métier d’Avocat enPropriété intellectuelle Métier de Conseil en propriété Industrielle Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 4.
    La Propriété Intellectuelle LeDroit d’Auteur et les DroitsVoisins la Propriété Industrielle Marque Brevet Dessin et Modèle COV Secret de fabrication, Savoir-faire… Logiciels Bases de données… Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 5.
    5 1- Problématique etintérêts Contexte Augmentation du nombre de start-up et de leur valeur Financiarisation importante des start-up Du porteur de projet à la personne morale Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 6.
    6 1- Problématique etintérêts Problématique Le financement et la protection de l’invention L’équilibre entre la protection de l’apport et le besoin de valorisation Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 7.
    7 1- Problématique etintérêt Ø Rentabiliser §  Monopole pour un retour sur investissement Ø Accroître la valeur de l’entreprise §  Valorisation financière §  Valorisation de son image Ø Organiser les relations concurrentielles §  (franchises, licences, cessions, coexistences, interdire,…) §  Pouvoir de négociation Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 8.
    8 2- Quoi protéger– Objet de la protection Ø Efforts d’analyse et de recherche d’élément protégeable Ø Souvent « décortiquer » le concept et l’innovation Ø Exclusion de principe de la protection d’un concept Ø Difficultés à déterminer l’objet de la protection Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 9.
    9 2- Quoi protéger– Objet de la protection •  Un signe de reconnaissance •  Une innovation technique •  L’effort de création visuelle •  Un savoir-faire… Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 10.
    10 Ø Notions clefs –Propriété industrielle §  Un véritable titre de propriété §  Principe du dépôt / de l’enregistrement Un titre de propriété industrielle s’acquiert auprès d’un Office national, régional, ou international de Propriété Industrielle par un dépôt ou un enregistrement. §  Principe de territorialité Le titre est nécessairement délimité géographiquement. §  Durée limitée §  Un droit d’interdire et non un droit de faire Propriété intellectuelle et Start-Up 3- Comment – Outils de protection
  • 11.
    11 3- Comment –Outils de protection Ø Brevets Ils protègent les caractéristiques techniques d’une invention (dispositif ou procédé). Ø Marques Elles protègent un signe d’identification associé à des produits ou des services. Ø Dessins et modèles Ils protègent l’aspect esthétique d’une création. Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 12.
    12 3- Comment –Outils de protection Les brevets Ø Conditions pour l’obtention d’un titre §  Une invention §  Nouvelle §  Impliquant une activité inventive §  Susceptible d’application industrielle Le brevet est délivré à l’issue d’une procédure d’examen. Ø  Durée de protection : 20 ans au maximum Le brevet doit être maintenu par le paiement d’annuités. Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 13.
    13 3- Comment –Outils de protection Les marques Ø  Conditions de validité pour l’obtention d’un titre La marque : §  Doit pouvoir être représentée graphiquement §  Doit être distinctive des produits et des services §  Ne doit être ni générique, ni descriptive, ni trompeuse §  Ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs (marques, dessins & modèles, droits d’auteurs, IG, dénominations sociales, noms de domaine, etc.) §  Ne doit pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni être contraire à l’ordre public §  Ne doit pas comporter de drapeaux, armoiries, etc. Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 14.
    14 3- Comment –Outils de protection Les marques Ø  La marque est obtenue à l’issue d’une procédure d’enregistrement. Ø  Durée de protection : infinie La marque doit être renouvelée tous les 10 ans. Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 15.
    15 La propriété industrielle Lesdessins et modèles Ø  Conditions de protection §  Nouveauté §  Caractère propre §  Sans fonction technique §  Caractère apparent Un dessin ou un modèle est obtenu à l’issue d’une procédure d’enregistrement. Ø  Durée de protection : 25 ans maximum Le dessin ou modèle doit être prorogé tous les 5 ans. Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 16.
    16 3- Comment –Outils de protection Le droit d’auteur : un outil complémentaire Il protège les créations §  originales §  portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur §  quels que soient leur nature et leur mérite Durée de protection : vie de l’auteur et 70 ans après son décès Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 17.
    17 3- Comment –Outils de protection Le droit d’auteur : un outil complémentaire Particularité §  Pas besoin de dépôt. Le droit naît de la simple création. §  Un enregistrement (huissier, APP, etc.) est recommandé pour prouver la qualité d’auteur et prouver la date de création. Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 18.
    18 3- Comment –Outils de protection Cas particulier – Secret et savoir-faire Pratique contractuelle nécessaire Par choix ou par défaut Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 19.
    19 4- Quand etpar qui Timing et titularité Question essentielle du moment de la démarche de protection. -  Le budget -  La communication au public -  Les démarches de levée de fonds et la crédibilité Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 20.
    20 4- Quand etpar qui Timing et titularité Réflexions sur l’identité du titulaire : Les régimes légaux d’attribution -  Droits d’auteurs (spécificité du logiciel) -  Brevets – inventeur et inventions de salariés Etude de cas : partenariat public / privé Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 21.
    21 4- Quand etpar qui Timing et titularité Intérêt de la réflexion : -  Préservation de l’intérêt légitime du « père » -  Nécessité de valorisation et d’intégration au patrimoine de la start-up Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 22.
    22 4- Quand etpar qui Timing et titularité Résultats de la réflexion : -  Dépôt en nom propre et mise à disposition contractuel : intérêt et risque -  Dépôt au nom de la société : la solution préférée par les investisseurs -  L’hypothèse de l’apport en nature Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 23.
    23 5- Pourquoi –Valorisation et défense des droits Ø  Valorisation d’un brevet : -  Importance du brevet, de l’innovation dans le secteur concerné (combien les concurrents seraient ils prêts à payer pour utiliser mon invention?) -  La taille du marché, le cout de sa fabrication et le prix de revente (touche un large public ou une petite partie), quel est le besoin pour un tel produit, combien de gens sont susceptibles d’en avoir besoin, d’y avoir recours? L’obsolescence prévisible du produit, sous quels délais? -  , les Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 24.
    24 5- Pourquoi –Valorisation et défense des droits Ø  Valorisation d’un brevet (suite) : -  La durée de validité du brevet -  investissements à faire, le retour sur investissements ne pourra pas se faire dans un tel délai, d’autre part il est probable que les concurrents ont déjà conçu une technologie équivalente voire supérieure.. -  Ce que rapporte déjà son exploitation (en se basant sur une satisfaction normale des besoins du marché avec ce brevet) et jusqu’à l’expiration du brevet, les licences concédées, son potentiel, on capitalise alors les redevances des licences jusqu’à la fin du brevet Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 25.
    25 5- Pourquoi –Valorisation et défense des droits Ø  Valorisation d’une marque (différente selon que la marque a été exploitée ou non) : - Ne pas confondre prix d’une marque et prix d’un projet associé -  Frais liés à son dépôt (recherches d’antériorités et dépôts) -  La force / validité de la marque (distinctivité) -  Etude des données financières historiques et prévisionnelles de la marque -  Taux de croissance, importance de la marque dans la décision d’achat, potentiel de développement, capacité de l’entreprise à valoriser la marque, -  La marque est elle susceptible de générer des revenus dans d’autres domaines? Potentiel d’internationalisation? -  Par comparaison avec des cessions de marques se rapprochant de notre marque -  Caractère innovant des produits marqués, leur bon rapport qualité prix, Produits de licences, notoriété de la marque 25 Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 26.
    26 5- Pourquoi –Valorisation et défense des droits Ø  Cession de titres de PI (suite) Ø  Le régime fiscal attaché au produit de la cession est différent selon que la marque ou le brevet est exploité ou non Ø  Ex pour la marque : si exploitée et cédée avec fonds de commerce : droit d’enregistrement proportionnels au prix de la cession, payable par celui qui l’acquiert et IR pour cédant + régime des plus values applicable dans certains cas / si pas exploitées : TVA + droit fixe de 125 € Ø  Il faut que la marque soit cédée sans limitations, qu’elle soit clairement identifiée, Ø  Il faut s’assurer en cas de marque figurative, que le cédant est titulaire des droits d’auteur sur le logo, et qu’il en concéde l’utilisation au Cessionnaire dans le cadre de l’exploitation de la marque qu’il a cédé 26 Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 27.
    27 5- Pourquoi –Valorisation et défense des droits Ø Cession de titres de PI (suite) Ø Il faut que le cédant garantisse avoir la libre disposition du titre au moment de la cession : pas de litiges, pas de licences exclusives concédées, …et qu’il garantisse le cessionnaire de tout dommages liés à l’existence de cette marque qui pourraient survenir après la cession Ø En cas de cession de demande et non de titre abouti, il faut prévoir les conséquences sur le contrat du refus du titre par l’office concerné, ainsi que les dispositions relatives à l’extension du titre sur la base de la priorité Ø Il faut également indiquer qui se chargera d’accomplir les formalités d’inscription de la cession : cela ne doit pas être oublié. 27 Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 28.
    28 5- Pourquoi –Valorisation et défense des droits La détention d’un titre de propriété industrielle présente différents avantages : §  Détention d’un droit de propriété authentique §  Perception de redevances (royalties) via l’octroi de licences §  Création d’un actif immatériel inscrit au bilan de la société §  Assurance pour des partenaires commerciaux et financiers §  Préservation d’une exclusivité Les titres de PI peuvent faire l’objet de contrats (cession, licences, franchise, etc.). Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 29.
    29 5- Pourquoi –Valorisation et défense des droits Il appartient au propriétaire du titre de faire valoir ses droits. Plusieurs actions possibles §  Opposition §  Action en contrefaçon sur la base d’un titre ou d’un droit d’auteur §  Action en revendication de propriété §  Action en concurrence déloyale §  Mesures provisoires d’interdiction §  Retenues en douane §  Action pénale Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 30.
    30 Autres problématiques Ø Protection dela vie privée §  Loi informatique et libertés Ø Responsabilité contractuelle – §  CGV / CGU Propriété intellectuelle et Start-Up
  • 31.
    31 Me Lisa LESTANC Avocat Cabinet LE STANC et CARBONNIER M. Jérôme FERRANDO Conseil en propriété industrielle Cabinet LEXANDO et CARACTEQ Propriété intellectuelle et Start-Up Nous vous remercions pour votre a:en;on